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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre

Caso No. DES2006-0008

1. Las Partes

La Demandante es Sanofi Aventis, Paris, Francia, representada por Elzaburu, Espaсa, .

La Demandada es Pierre Lefevre, Los Angeles, California, Estados Unidos de Amйrica.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <compra-acomplia.com.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC siendo el agente “EURODNS”.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2006. El 2 de junio de 2006 el Centro enviу a ESNIC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el/los nombre de dominio en cuestiуn. El 12 de junio de 2006 ESNIC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los Artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2006. De conformidad con el Artнculo16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 5 de julio de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 11 de julio de 2006.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres Experto el dнa 18 de julio de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de registros de la marca ACOMPLIA en mas de 120 paнses por la titularidad de diversas marcas internacionales o comunitarias que constituyen uno de los derechos previos objeto de protecciуn conforme al Artнculo 2 del Reglamente. Tales marcas son, entre otras, las siguientes:

Marca comunitaria 003565678 ACOMPLIA;

Marca comunitaria 825821 ACOMPLIA;

Marca internacional 854264 ACOMPLIA;

Marca estadounidense 2941824 ACOMPLIA.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas, internacionales o comunitarias, que incluyen el tйrmino “Acomplia” para lo que aporta copia de diversos certificados de la OMPI, OAMI o USPTO junto a su escrito de Demanda.

El Demandante considera incuestionable la confusiуn a la aboca el nombre de dominio en litigio con su marca pues no solo reproduce con absoluta identidad y de forma fбcilmente reconocible al estar separada por un guiуn, sino igualmente por el carбcter genйrico de la expresiуn “compra”.

El Demandante afirma que el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el trбfico el nombre Acomplia, y que su nombre (Pierre Lefevre) nada tiene que ver con la marca de su titularidad.

Tampoco, dice el Demandante, se desprenden derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa por el uso que el Demandado cuando se nos dirige a una web aparentemente gestionada por Eurodns que contiene simplemente vнnculos con otros sitios web, sin contenido propio.

Por otra parte, el Demandante considera que los nombres de registro han sido registrados o se utilizan de mala fe por lo siguiente:

a) el propio renombre del distintivo Acomplia

b) la utilizaciуn de la expresiуn compra-Acomplia supone un reconocimiento implнcito del potencial comercial del producto de su propiedad

c) El registro de una marca notoria es constitutivo de mala fe y,

d) La ausencia de contestaciуn de demandado constituye un indicio de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su Artнculo21 que

a) [e]l Experto resolverб la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”

y que conforme al Artнculo 20 del propio Reglamento

“a) El Experto podrб continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento

b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinarб el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a бquel.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El nombre de dominio en disputa incluye la marca propiedad del Demandante a la que se le adjunta la palabra genйrica “compra”. El Demandantes es titular de diversas marcas, internacionales y comunitarias, que incluyen el tйrmino “Acomplia”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Artнculo 2 del Reglamento.

El uso que se realiza del Derecho Previo del Demandante “Acomplia” junto con el tйrmino genйrico “compra” no impide que se califique el nombre de dominio en disputa como confusamente similar con los derechos del Demandante. De hecho numerosas resoluciones de la OMPI vienen manteniendo el criterio de que el uso de la marca del Demandante como ъnico criterio distintivo de un nombre de dominio debe calificarse como un uso confusamente similar con la marca del Demandante. (Wal-Mart Stores, Inc. v. Brad Tauer, Caso OMPI No. D2000-1076.) Pues, aсadiendo mediante un guiуn una palabra genйrica como “compra” a una marca registrada hace que el nombre de dominio se asocie a la actividad desarrollada por el Demandante y que se distingue en el mercado a travйs de la marca ACOMPLIA lo que provoca una confusiуn evidente. Como se dejу dicho en el caso Koninklijke Philips Electronics N.V. v. NicNax, Caso OMPI No. D2001-1245, la combinaciуn de la marca de titularidad del Demandante “con la palabra “compra” es desde el punto de vista del derecho de los signos distintivos muy posible que sea entendido por los consumidores como una marca derivada y cuando se uso el mismo es mas que probable que se considere a dicho nombre de dominio como propiedad del Demandante o a su Departamento Comercial o, si acaso a una web perteneciente a un licenciatario o agente autorizado”.

Por lo expuesto, este Experto entiende que la Demandante ha probado que el nombre de dominio <compra-acomplia.com.es> es confusamente similar con la marca de su propiedad, ACOMPLIA.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Demandado ni es conocido por el tйrmino Acomplia ni parece utilizar el nombre de dominio o, cuanto menos encontrarse en fase de preparaciуn de un sitio web destinado al trбfico comercial.

Tampoco existen pruebas de la cesiуn del uso de la marca al titular del nombre de dominio, ni tampoco ha logrado el Demandado demostrar derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el disputado nombre de dominio, bбsicamente porque se ha declarado confeso.

Y es que el Demandado, simplemente, se ha limitado a “aparcar” el nombre de dominio dirigiйndolo a una pбgina web que contiene vнnculos con otros sitios web carentes de contenido propio.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legнtimos del Demandado respecto al nombre de dominio en conflicto.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Finalmente, requiere el Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de Espaсa (.ES) la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Queda demostrado la amplia repercusiуn social y cientнfica del producto bajo el que circula la marca ACOMPLIA tanto en Espaсa, Estados Unidos como el resto de la poblaciуn mundial interesada en adelgazar o dejar de fumar a toda costa.

Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisiуn tenнa en mente la marca del Demandante, lo que aboca a calificar su actuaciуn como de mala fe. Es realmente difнcil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sуlo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandante por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca asumiendo.

Ademбs, queda igualmente acreditado el no uso efectivo del nombre de dominio al quedar vinculado a una pбgina web sin contenido propio, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentaciуn de la Demanda, como la falta de respuesta a la misma.

Todo ello, avalarнa la conclusiуn de que la solicitud de registro del nombre de dominio se basу en la propia notoriedad de la marca ACOMPLIA.

Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <compra-acomplia.com.es> se produjo de mala fe.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <compra-acomplia.com.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 25 de julio de 2006