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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Agustнn Mateo Garcнa v. Antonio Navarro Navarro y Beatriz Martinez S.L.

Caso No. DES2006-0011

1. Las Partes

El Demandante es Agustнn Mateo Garcнa, Valencia, Espaсa, representado por Eduard Chaveli Donet, Valencia, Espaсa.

El Demandado es Antonio Navarro Navarro y Beatriz Martinez S.L., Valencia, Espaсa, representado por Javier A. Maestre Rodrнguez, Madrid, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <derribosmateo.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 20 de junio de 2006. El 22 de junio de 2006 el Centro enviу a ESNIC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de junio de 2006 ESNIC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondientes a Espaсa (“.ES”).

De conformidad con los artнculos 7 y 15 a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de junio de 2006. De conformidad con el artнculo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 18 de julio de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de julio de 2006 despuйs de haber enviado la constancia de envнo en tiempo.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como Experto el dнa 28 de agosto de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Cuestiones Procesales

El Demandado, dos dнas despuйs de finalizado el plazo para presentar su contestaciуn, remitiу la misma por correo electrуnico al Centro y posteriormente en papel, enviando confirmaciуn del envнo postal del escrito en tiempo y forma.

Por tanto, no se ha provocado retraso alguno en la contestaciуn pero es preciso aclarar determinadas cuestiones procesales con carбcter previo.

Tales cuestiones son las siguientes: a) De la solicitud de inadecuaciуn del procedimiento b) De la solicitud de llamar al procedimiento a las mercantiles “Beatriz Martнnez S.L” y “Derribos Mateo S.L.” y c) Sobre la influencia del recurso de amparo presentado.

En cuanto a la primera cuestiуn este Experto entiende que el procedimiento iniciado acoge el conflicto de titularidad sobre el nombre de dominio en litigio por venir avalado por artнculo 1 del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) segъn el cual “El presente Reglamento se aplicarб a todos los conflictos de titularidad que se susciten en relaciуn con el registro de nombres de dominio bajo “.es” sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar. La presentaciуn de una demanda de conflicto de titularidad supondrб para la Demandante la aceptaciуn de todas las normas contenidas en el Reglamento”.

En cuanto a la segunda cuestiуn, es decir, sobre la solicitud de llamar al procedimiento a las mercantiles “Beatriz Martнnez S.L.” y a “Derribos Mateo S.L.” como demandados, debe admitirse respecto de la primera por haber quedado probado que el seсor Navarro registrу a su nombre el nombre de dominio litigioso en el desarrollo de su prestaciуn laboral y, por tanto para la empresa en la que trabaja, apareciendo йsta como contacto administrativo segъn nota registral aportada. Sin embargo, en el caso de la entidad mercantil “Derribos Mateo S.L.” no debe ser llamada al procedimiento por no ser titular registral del nombre de dominio litigioso, ni tampoco existir elementos probatorios que demuestren un uso por su parte actual o futuro.

En consecuencia, este Experto considera como partes del procedimiento a don Agustнn Mateo Garcнa como Demandante y, don Antonio Navarro Navarro y “Beatriz Martinez, S.L.”, como Demandado, no siendo necesario la ampliaciуn del plazo para traslado del expediente por razуn del escrito de contestaciуn, asн como del mandato de representaciуn suscrito por los demandados a favor del Letrado que les asiste en este procedimiento.

Finalmente, en cuanto al recurso de amparo presentado por “Derribos Mateo S.L.” y don Antonio Mateo Garcнa, nada puede afectar por no ser parte del procedimiento.

5. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

El Demandante es titular de la marca espaсola mixta M1770452;

El nombre de dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 12 de noviembre de 2005.

Al momento de la presentaciуn de la demanda el nombre de dominio no se encontraba vinculado a pбgina web alguna segъn se desprende del acta notarial.

En la actualidad, ha comprobado este Experto que el nombre de dominio dirige a la pбgina web de Benarmet Management, quien advierte de su titularidad registral.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de la marca “Derribos Mateo” para lo que aporta copia del certificado del tнtulo expedido por la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas junto a su escrito de demanda.

Existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio <derribosmateo.es> registrado por el Demandado y la marca “Derribos Mateo” de la que es titular la Demandante y que son anteriores al registro del nombre de dominio.

El Demandante considera incuestionable la identidad entre el referido derecho previo y el nombre de dominio en litigio.

El Demandante afirma que el Demandado carece de derechos legнtimos sobre el nombre de dominio, pues no ostenta la titularidad de la marca o de la denominaciуn social “Derribos Mateo”. Asн mismo agrega que carece de autorizaciуn para el uso de la citada marca y considera de aplicaciуn la prohibiciуn general establecida en el artнculo 34 de la ley de Marcas para prohibir el uso del signo distintivo en redes de comunicaciуn telemбtica como nombre de dominio.

Por otra parte, el Demandante considera que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe por lo siguiente: a) el demandado no hace un uso real y efectivo del nombre de dominio b) impide al titular de la marca reflejar la misma en un nombre de dominio y, c) el demandado ha registrado varios nombres de dominio bajo el cуdigo correspondiente a Espaсa (.es) con carбcter especulativo.

B. Demandado

Declara el Demandado que el presente conflicto se deriva de la mala fe del Demandante quien solicitу la marca “Derribos Mateo” ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas un mes antes de vender sus participaciones sociales en la compaснa de igual nombre. Que en todo caso, el derecho del titular marcario tiene las limitaciones establecidas en el artнculo 37 de la Ley de Marcas y por tanto, no cabe impedir a la sociedad utilizar el nombre de dominio en litigio.

Alega, igualmente, tener un interйs legнtimo respecto del nombre de dominio o, en su caso, que dicho interйs corresponda a la empresa en la que trabaja “Beatriz Martнnez S.L.” pues su registro tenнa como finalidad dar cumplimiento al encargo profesional que les efectuу “Derribos Mateo S.L.” sobre gestiуn de dominios. Gestiуn que, en definitiva, ha permitido que йsta ъltima utilice su denominaciуn social como nombre de dominio.

Finalmente, considera el Demandado que ni el registro ni el uso que se hace del nombre de dominio son de mala fe. En cuanto al registro, el Demandado cumplнa con las indicaciones de su cliente, la mercantil “Derribos Mateo S.L.” , con la que la empresa para la que trabaja mantenнa un contrato relativo al nombre de dominio en litigio. Respecto del uso, manifiesta que existe un uso efectivo del nombre de dominio pero en calidad de mero intermediario consistente en su cesiуn de uso a “Derribos Mateo S.L.” quien lo utiliza exclusivamente para las cuentas de correo electrуnico.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artнculo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y

- las leyes y los principios del Derecho nacional espaсol.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

De la prueba aportada resulta evidente que el Demandante es titular de la marca “Derribos Mateo”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Artнculo 2 del Reglamento.

En este caso, ni siquiera habrнa que realizar anбlisis alguno, pues los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden нntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Asн, este Experto reconoce como un hecho probado y evidente la identidad entre el referido derecho hasta el punto de crear confusiуn con el nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legнtimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto al nombre de dominio en cuestiуn.

Pues bien, de la prueba aportada se deduce que el Demandado no es titular de derecho previo que avale su titularidad registral ni tampoco lo es la empresa para la que trabaja.

Lo cierto es que las pбginas web a las que dirigiу el nombre de dominio despuйs de encontrarse inoperativo: la primera, una pбgina para envнo de correos sin relaciуn alguna con el Demandado, su empresa o el cliente de йsta que por lo demбs incumplнa la Ley de Servicios de Sociedad de la Informaciуn sobre identificaciуn del titular y, la segunda, una pбgina que manifiesta que el nombre de dominio es propiedad de la empresa donde trabaja el demandado.

En definitiva, queda demostrado el uso que realiza el Demandado de la marca ajena “Derribos Mateo” como nombre de dominio <derribosmateo.es> constituye un comportamiento que puede ser prohibido, como hace en este procedimiento, conforme al artнculo 34.3 de la Ley de Marcas y que no hace mas que “fortalecer la posiciуn exclusiva del titular de la marca” tal y como se justifica en la Exposiciуn de Motivos de la Ley de Marcas.

En opiniуn de este Experto y, en virtud de cuanto antecede, abocan a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artнculo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Segъn mantiene la parte Demandada el registro de la marca se realizу en calidad de agente de la mercantil “Derribos Mateo S.L.” quien es, por tanto, titular material del nombre de dominio en litigio y, quien es titular de Derechos Previos por vнa de la denominaciуn social.

Sin embargo, la realidad parece ser otra, fundada no sуlo en la titularidad registral, sino tambiйn en la ausencia de uso por parte de la sociedad “Derribos Mateo S.L.” lo cual nos aboca a concluir que la tenencia pasiva tenнa como objeto principal impedir que el titular de la marca reflejara la misma como signo de identificaciуn y localizaciуn de internet.

Asн es, de la prueba practicada puede apreciarse cуmo la parte Demandada ha solicitado el registro del nombre de dominio en litigio y posteriormente se ha limitado a poseer de manera pasiva el mismo toda vez no le ha dado uso alguno. Por lo tanto el inoperativo servicio de correoy la pбgina sobre la que descansa el nombre en la actualidad, permitirнan concluir con que existiу mala fe en el uso del nombre de dominio, impidiendo al Demandante el uso del signo distintivo en una pбgina web.

En definitiva, no habiendo probado un uso efectivo del nombre de dominio, excepto en la medida en que el competidor de su cliente y, demandante de este procedimiento, no puede hacer uso del nombre de dominio

Por ello, debemos concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en litigio “<derribosmateo.es> se produjo de mala fe.

8. Secuestro a la inversa del nombre de dominio

Plantea la parte Demandada la existencia de mala fe en el planteamiento del presente procedimiento al entender que el Demandante iniciу el mismo con el fin de hostigar al demandado en el buen uso del dominio en disputa.

Esta alegaciуn coincide con lo que el Reglamento de la Polнtica Uniforme de Resoluciуn de conflictos denomina Secuestro a la inversa del nombre de dominio, pero al no estar contemplado en el Reglamento Espaсol y carecer de sentido su solicitud, este Experto la desestima.

9. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <derribosmateo.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 12 de Septiembre de 2006