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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Equitaciуn y Caza S.A. v. Bolsos El Caballo SL

Caso No. DES2006-0017

 

1. Las Partes

La Demandante es Equitaciуn y Caza S.A., Sevilla, Espaсa, representada por Pedro Rodrнguez Lуpez de Lemus, Espaсa.

La Demandada es Bolsos El Caballo SL, Gijуn, Asturias, Espaсa, representada por Herrero & Asociados, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elcaballo.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 29 de julio de 2006. El 31 de julio de 2006 el Centro enviу a ESNIC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 17 de agosto de 2006. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de agosto de 2006. De conformidad el artнculo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 6 de septiembre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de septiembre de 2006.

El Centro nombrу a Alberto De Elzaburu como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 26 de septiembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Una vez que el expediente completo fue remitido al Experto, la representaciуn de la Demandante presentу con fecha 2 de octubre de 2006 un escrito de argumentos adicionales (remitido al experto por el Centro el dнa 3 de octubre de 2006) que fue oportunamente contestado por la representaciуn de la demandada mediante escrito presentado ante el Centro el dнa 4 de octubre de 2006 (a su vez, remitido al experto el dнa 9 de octubre de 2006).

 

4. Antecedentes de Hecho

La sociedad Demandante es titular de diversos registros de marca con efectos en Espaсa entre los que destacan:

- Registros de marca espaсoles 904848/9/50 EL CABALLO en clases 13, 18 y 25 del Nomenclбtor Internacional respectivamente, con prioridad en los tres casos de 26 de marzo de 1939.

- Registro de marca espaсol 1263832 EL CABALLO en clase 24 del Nomenclбtor Internacional, con prioridad de 11 de julio de 1988.

- Registros de marca espaсoles 2273387/9/90/91 EL CABALLO, en clases 3, 14, 20 y 35 respectivamente, todas ellas con prioridad de 25 de noviembre de 1999.

La sociedad Demandada es a su vez titular del registro de rуtulo de establecimiento nє 34207 EL CABALLO, con prioridad de 21 de agosto de 1950.

El nombre de dominio <elcaballo.es> fue registrado a nombre de la sociedad Demandada con fecha 6 de diciembre de 2005.

Que los respectivos signos distintivos de ambas partes (rуtulo de establecimiento de la Demandada y registros de marca de la demandante) han sido ya confrontados en procedimiento judicial iniciado a instancias de la aquн demandada ante el Juzgado de Primera Instancia nє 1 de Oviedo (juicio ordinario 250/04).

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante en su escrito de Demanda realiza las siguientes afirmaciones:

La Demandante es una sociedad que centra su actividad en el sector de la moda, marroquinerнa e hнpica con la denominaciуn “El Caballo”, tanto en Espaсa como internacionalmente, y debe considerarse notoria. Dicha notoriedad ha sido tambiйn reconocida por la decisiуn dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo (Secciуn 5Є) en el recurso interpuesto por la aquн demandada frente a la decisiуn dictada por el Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad en el enfrentamiento judicial habido entre ambas partes.

Que la sociedad Demandante explota su imagen y ofrece sus servicios a travйs del dominio <elcaballo.com> registrado a su favor en 1998, siendo ademбs titular del dominio <elcaballo.net>.

La sociedad Demandante es titular de numerosos registros de marca sobre la denominaciуn EL CABALLO, protegida a travйs de dos registros de marca internacional, un registro de marca comunitaria y nueve registros nacionales.

La Actora agrega que entre el dominio controvertido y los derechos de marca de la sociedad Demandante existe identidad total.

La sociedad Demandada no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno sobre el dominio controvertido al no ser titular de registro de marca o nombre comercial que proteja la denominaciуn “El Caballo”, a lo que debe aсadirse que su denominaciуn social es Bolsos El Caballo SL y que es titular del dominio <bolsoselcaballo.com>, lo que confirma la conclusiуn de que es “Bolsos El Caballo” y no “El Caballo”, la denominaciуn por la que es conocida la sociedad Demandada en el trбfico mercantil.

El Plan Nacional de Nombres de Dominio correspondiente a la extensiуn territorial “.es” establece que el sistema de resoluciуn extraoficial de conflictos se aplicara a marcas y nombres comerciales, sin hacer menciуn alguna al rуtulo de establecimiento.

Adicionalmente, a Fernando Vega Rodrнguez, inicial titular del negocio hoy en dнa identificado con la denominaciуn social Bolsos El Caballo, S.L., se le denegу la solicitud de marca 2272540 El Caballo debido a la existencia de los derechos previos de la sociedad Demandante.

La Demandada, cuncluye la Demandante, registrу el dominio controvertido de mala fe porque no es posible atribuir a la casualidad el registro del mismo por ser notoria la marca EL CABALLO y conocer perfectamente la existencia de la sociedad Demandante lo que permite concluir que el proceder de la Demandada constituye intento de aprovechamiento del prestigio ganado por la sociedad Demandante.

B. Demandado

Por su parte, la Demandada, en su contestaciуn, expone los siguientes argumentos:

Como consideraciуn previa, la Demandada pone de manifiesto que la sociedad Demandante ha silenciado intencionadamente parte del contenido de las decisiones recaнdas en el procedimiento judicial que ha enfrentado a Bolsos El Caballo, S.L. y Equitaciуn y Caza, S.A. relativo al enfrentamiento entre los signos distintivos de ambas partes.

La Demandada alega ser titular de un registro de rуtulo de establecimiento que protege la denominaciуn “El Caballo”, con mejor prioridad que los registros marcarios de la sociedad Demandante.

La Demandada reconoce expresamente la identidad existente entre las marcas protegidas por los registros de la sociedad Demandante y el nombre de dominio controvertido.

Que el registro del rуtulo de establecimiento nє 34207 “El Caballo” de la Demandada sн constituye un derecho de Propiedad Industrial que pueda entenderse equivalente al dominio controvertido y que justifica plenamente su registro.

La Demandada viene usando el citado distintivo desde 1941 para distinguir su negocio localizado en la ciudad de Gijуn, siendo plenamente reconocible por los ciudadanos de la misma.

El nombre de dominio controvertido fue solicitado durante el periodo reservado en exclusiva a los titulares de derechos anteriores en Espaсa, lo que demuestra que la entidad registradora sн considerу que tal derecho podrнa sustentar la solicitud de registro del nombre de dominio controvertido.

Alega ademбs la Demandada que la propia normativa reguladora del procedimiento de resoluciуn de conflictos reconoce que cualquier uso anterior y demostrable, de buena fe, del dominio objeto del conflicto se considerarб como acreditativa de la existencia de derecho de interйs legнtimo sobre el mismo.

La Demandada agrega que difнcilmente puede ademбs considerarse que ella haya actuado de mala fe si utiliza el nombre de dominio controvertido para dar a conocer y promocionar su propio negocio, teniendo ademбs en cuenta que, dadas las estructuras y medios de promociуn comercial tan dispares entre cada una de las partes, no pueden considerarse competidoras como para que exista alteraciуn de la marcha de ninguno de los dos negocios.

Seсala finalmente la Demandada que no se cumplen ni el segundo ni el tercer requisito exigidos por el artнculo 2 del Reglamento por lo que la Demanda debe ser desestimada.

C. Alegaciones adicionales presentadas extemporбneamente por las partes

Ambas partes han presentado, tal y como se ha descrito ya en el apartado “iter procedimental” de esta decisiуn, sendos escritos con alegaciones complementarias presentadas una vez el expediente completo habнa sido remitido al Experto designado para emitir la decisiуn. De esos escritos pueden destacarse como alegaciones mбs destacables las siguientes:

Demandante

- Que nunca ha silenciado el contenido de las decisiones judiciales recaнdas en el procedimiento judicial que ha enfrentado ambas partes ante la jurisdicciуn ordinaria.

- Que no puede equipararse el contenido conceptual del procedimiento judicial sostenido entre ambas partes (que enfrentaba a signos distintivos, en concreto, registros de marca y rуtulos de establecimiento respectivamente) con el aquн iniciado (que enfrenta a registros de marca y nombres de dominio).

- Que resultarнa un despropуsito pensar que un registro de rуtulo de establecimiento cuyo alcance de protecciуn es municipal, justifique el registro de un nombre de dominio, de alcance nacional y universal, impidiendo al poseedor de un registro de marca nacional hacer uso del mismo.

- Que la Demandada solo tendrнa justificaciуn en registrar <bolsoselcaballo.es> y nunca <elcaballo.es>.

- Que es falsa la afirmaciуn de la Demandada en cuanto a que el nombre de dominio controvertido fue registrado durante el periodo reservado en exclusiva a titulares de derechos anteriores en Espaсa, y que dicho registro se obtuvo con posterioridad a la expiraciуn de dicho periodo.

Demandado

- Que la Demandante, si bien aportу copia completa de las decisiones judiciales recaнdas en el procedimiento judicial antes citado, en ningъn momento alude al registro de rуtulo de establecimiento que ostenta la Demandada, muy anterior a los derechos marcarios de la Demandante.

- Que acepta que la disputa que aquн se ventila enfrenta a una marca y a un nombre de dominio, pero que el titular de йste ya ostentaba un derecho legнtimo sobre dicho nombre de dominio.

- Que el propio espнritu del plan nacional de nombres de dominios, al aludir a “otros derechos de Propiedad Industrial” como derechos previos justificativos de la titularidad de un dominio, solo podнa referirse al rуtulo de establecimiento, puesto que las restantes modalidades de protecciуn pertenecen a la categorнa de invenciones.

- Que la afirmaciуn de que el nombre de dominio controvertido fue registrado durante el periodo preferente de registro fue un error involuntario y que se debe a un “baile” de fechas, sin que ello deba restar el mбs mнnimo peso a cualquiera de los argumentos contenidos en el escrito inicial de contestaciуn a la Demanda.

 

6. Debate y conclusiones

Consideraciуn previa acerca de la admisibilidad de los escritos presentados extemporбneamente por ambas partes

Como es bien sabido, el artнculo 18 del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo del paнs correspondiente a Espaсa “.es” seсala que “el experto resolverб sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las partes estйn interesadas en aportar al procedimiento cualquier fase del mismo”.

Este Experto entiende que ninguna de las alegaciones complementarias contenidas en esos dos escritos citados en el apartado anterior, reviste relevancia suficiente como para influir en el tenor de esta decisiуn por lo que la decisiуn de no tener en consideraciуn el contenido de ninguno de esos escritos estarнa completamente justificada.

No obstante, a pesar de esa irrelevancia de fondo se hacen afirmaciones, particularmente por la parte demandante, a las que este experto desea hacer menciуn por considerar que ponen en duda la validez de los derechos aducidos en su escrito inicial por la parte Demandada. Por tanto, con el objetivo de lograr una total claridad en la decisiуn que aquн se dicta, el contenido de ambos escritos sн serб tenido en consideraciуn.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Este Experto considera que no ofrece discusiуn alguna la cuestiуn de la concurrencia del primer requisito contenido en el artнculo 2 del Reglamento.

El nombre de dominio controvertido resulta indubitadamente coincidente con la denominaciуn protegida por los registros de marca EL CABALLO de los que es titular la firma Demandante, dбndose ademбs la circunstancia de que esa identidad ha sido expresamente reconocida por la Demandada en su escrito inicial.

En consecuencia, este Experto decide que concurre el primer requisito establecido en el citado artнculo 2 del Reglamento y que por tanto existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusiуn entre la denominaciуn protegida por derechos marcarios de la demandante y el nombre de dominio controvertido.

B. Derechos o intereses legнtimos

Una vez examinado detenidamente el expediente remitido a este experto, deben ponerse de manifiesto dos circunstancias que deben entenderse esenciales para determinar la existencia o no a favor de la Demandada de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio controvertido:

- La sociedad Demandada es titular de un registro de rуtulo de establecimiento que protege la denominaciуn “El Caballo”, cuya protecciуn se circunscribe a la localidad asturiana de Gijуn y cuya fecha de prioridad es anterior a cualquiera de los registros de marca que igualmente protegen la denominaciуn EL CABALLO inscritos a favor de la sociedad Demandante.

- Que la sociedad Demandada, Bolsos El Caballo SL ha acreditado haber hecho uso continuado de los derechos que le confiere el citado rуtulo de establecimiento, en la localidad a la que se extiende su protecciуn, hasta el punto de poder concluirse que al menos allн su negocio sн ha sido conocido por la denominaciуn “El Caballo” (a este respecto los anexos nєs. 3, 4, 5 y 6 del escrito de contestaciуn a la Demanda resultan especialmente significativos ya que en ellos se contiene no solo prueba de que el negocio distinguido por la sociedad Demandada era ya conocido por “El Caballo” antes del inicio de la disputa sino que dicha circunstancia ya concurrнa con bastante antelaciуn al 6 de diciembre de 2005, fecha de registro del nombre de dominio controvertido).

Con base en esas circunstancias, debidamente acreditadas en el expediente, este Experto desea hacer constar las siguientes consideraciones:

- La existencia de un registro de rуtulo de establecimiento registrado hace mбs de cincuenta aсos por la sociedad Demandada que protege una denominaciуn idйntica a la contenida en el nombre de dominio controvertido, es ya prueba mбs que suficiente, a tenor de la normativa aplicable, de que la Demandada ostentaba un derecho o interйs legнtimo para registrar el dominio controvertido.

- La sociedad Demandante considera que los derechos de Propiedad Industrial a los que es aplicable la normativa que regula el procedimiento de resoluciones extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo del paнs correspondiente a Espaсa “.es” se circunscribe ъnicamente a las modalidades de marca y nombre comercial, cuando en modo alguno puede concluirse del anбlisis de dicha normativa que se deban excluir los rуtulos de establecimiento (que bien pudieran considerarse incluidos en la expresiуn “otros derechos de Propiedad Industrial” contenida en el artнculo 2 del Reglamento al especificar que debe entenderse por “derechos previos”).

- No puede aceptarse, por consiguiente, su afirmaciуn de que “resultarнa un despropуsito pensar que el registro de rуtulo de establecimiento en un municipio permita el registro de un nombre de dominio de carбcter nacional y universal, impidiendo a un poseedor de marcas nacionales e internacionales a hacer uso del mismo”.

- En relaciуn con lo anterior, este Experto considera que no tiene justificaciуn considerar la existencia de un derecho legнtimo sobre un nombre de dominio en particular, a partir solo de la existencia de un registro de marca nacional. Buena prueba de ello es el hecho de que una marca puede ser notoriamente conocida sуlo en un paнs, pero no en otros del mismo continente ni incluso en otro continente diferente por lo que si sirve para sustentar el registro de un derecho de alcance universal, como este caso es el nombre de dominio, tambiйn debe considerarse que puede cumplir esa funciуn un registro de rуtulo de establecimiento respecto del cual, no sуlo no se ha producido exclusiуn expresa alguna por la normativa aplicable en cuanto a su inclusiуn en la categorнa de “derechos previos”, sino que ademбs puede considerarse, tal y como se ha indicado, perfectamente incluido en la categorнa “otros derechos de Propiedad Industrial”.

- No quiere tampoco este experto dejar de poner de manifiesto el hecho de que, de acuerdo con las pruebas aportadas, el establecimiento “El Caballo” distinguido por el rуtulo de establecimiento de la demandada puede considerarse, aunque solo sea con alcance local, como un establecimiento notoriamente conocido. Todo ello independientemente de que la razуn social de la sociedad Demandada sea Bolsos El Caballo SL, de que tenga registrado el nombre de dominio <bolsoselcaballo.com> o de que aparezca identificada en cualquier guнa como “Bolsos El Caballo”, puesto que tambiйn ha tenido lugar, y de manera muy profusa, el uso simplemente de “El Caballo”.

- Aunque no lo establezca de manera expresa bien pudiera parecer que la Demandante trata de demostrar que la intenciуn de la Demandada es variar injustificadamente el statu quo de convivencia que se habнa venido produciendo entre las denominaciones “Bolsos El Caballo” y “El Caballo”. Debe seсalarse, no obstante, que tanto esa presunta intencionalidad como el alcance del uso que la Demandada haya dado a la denominaciуn “Bolsos El Caballo” (y no “El Caballo”) no son cuestiones que deban ser ventiladas en un procedimiento como el que aquн se sustancia.

- Que si bien tanto la sociedad Demandada como las decisiones judiciales recaнdas en el procedimiento que ha enfrentado ambas partes y a sus signos distintivos, reconocen la notoriedad de la marca EL CABALLO, ello no constituye razуn suficiente per se para que se presuma que no existнan derechos anteriores a favor de terceros sobre denominaciones idйnticas. Existen numerosos supuestos pasados en los que, en aplicaciуn de la UDRP por parte del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, ha emitido decisiones en ese sentido. Un claro ejemplo puede venir constituido por la decisiуn Gordon Sumnerp/k/a Sting vs. Michael Urvan, Caso OMPI Nє D2000-0596 (“www.sting.com”).

- Que siendo por tanto indiscutible que tanto la sociedad Demandante como la sociedad Demandada ostentaban y ostentan derechos legнtimos que justifiquen el registro del dominio <elcaballo.es> es la efectividad del principio consagrado de First come, First served la que debe determinar, como asн ha sido en el presente caso, quien ha de ostentar la titularidad del dominio en cuestiуn.

Considerando todas las circunstancias expuestas este experto concluye que la demandada sн ostentaba derechos y/o intereses legнtimos en el nombre de dominio controvertido por lo que se decide que no concurre el segundo requisito establecido por el artнculo 2 del Reglamento para determinar que el registro de un nombre de dominio se ha obtenido de manera especulativa o abusiva.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Habida cuenta de los razonamientos expuestos en el apartado anterior no puede apreciarse en modo alguno mala fe ni por parte de la Demandada, ni en lo que se refiere al registro ni en lo que se refiere al uso del nombre de dominio controvertido puesto que:

- La Demandada dispone, y disponнa con mucha antelaciуn al inicio de la disputa, de un derecho de Propiedad Industrial inscrito a su favor, idйntico al nombre de dominio controvertido.

- La Demandada ha venido operando bajo la denominaciуn “El Caballo” y siendo conocida en el бmbito territorial al que se extiende su derecho de Propiedad Industrial, por esa denominaciуn.

En tales circunstancias difнcilmente puede entenderse ni que el registro de nombre de dominio controvertido se produjo de mala fe ni que el uso del mismo haya venido teniendo lugar como consecuencia de la mala fe.

Por lo demбs, la Demandante no ha acreditado que concurra en ninguna de las cinco circunstancias que, no limitativamente, establece el artнculo 2 del Reglamento para llegar a la conclusiуn de que la Demandada obtuvo el registro o procediу al uso del nombre de dominio controvertido, de mala fe.

Este Experto, concluye, por tanto, que no concurre el tercer requisito exigido por el artнculo 2 del Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, este Experto desestima la Demanda.

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Alberto De Elzaburu
Experto

Fecha: 17 de octubre de 2006