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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Perfetti Van Melle S.p.A. c. Juan Carlos Gonzбlez Martнnez

Caso Nє DES2006-0042

 

1. Las Partes

La Demandante es Perfetti Van Melle S.p.A., con domicilio en Milan, Italia, representada por Alessandro Biraghi, Italia.

La parte Demandada es Juan Carlos Gonzбlez Martнnez con domicilio en Leуn, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <happydent.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2006. El 21 de diciembre de 2006 el Centro enviу a ESNIC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de diciembre de 2006 el ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2007. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de enero de 2007. El Demandado contestу a la Demanda con fecha 25 de enero de 2007.

El Centro nombrу a D. Josй Carlos Erdozain como Experto el dнa 16 de febrero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos que resultan acreditados a la vista de los documentos presentados y alegaciones efectuadas por las Partes, son los siguientes:

La Demandante ostenta el derecho de marca registrada sobre la menciуn HAPPYDENT NO SE PEGA A LOS DIENTES FRESA ACIDA 5 UNIDADES y HAPPYDENT NO PROVOCA LA CARIES DENTAL PERFETTI con efectos desde el 7 de julio de 1988 (Expediente M 1.263.286, Clase 5).

Asimismo, ostenta el registro sobre la marca HAPPYDENT NO SE PEGA A LOS DIENTES FRESA ACIDA 5 UNIDADES y HAPPYDENT NO PROVOCA LA CARIES DENTAL PERFETTI con efectos desde el 7 de julio de 1988 (Expediente M 1.263.287, Clase 30).

De la documental (documento 3 de la demanda) se observa que la palabra Happydent aparece en letras mayъsculas blancas de trazo grueso.

Igualmente, se demuestra que la Demandante es propietaria del derecho de marca sobre el vocablo Happydent, concedido por la OMPI en fecha 4 de abril de 1989, para clases 5 y 30. Entre los paнses en los que esta marca tiene efectos se encuentra Espaсa.

Asimismo, la Demandante ostenta los derechos exclusivos de marca comunitaria sobre la menciуn Happydent, concedida bajo nъmero 89938 con fecha de efectos desde el 1 de abril de 1996.

La pбgina web correspondiente al dominio cuestionado se encuentra actualmente vacнa, tal y como ha podido comprobar personalmente el Experto.

El dominio objeto de controversia se registrу en fecha 23 de noviembre de 2005.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Segъn el Demandante:

Es propietario de una serie de marcas con extensiуn territorial a Espaсa y a otros paнses de la Uniуn Europea, en todas las cuales el tйrmino HAPPYDENT aparece como parte fundamental del registro marcario concedido.

El Demandado ha registrado el dominio <happydent.es>, el cual es idйntico a las marcas registradas a nombre del Demandante. Solicita se tenga en cuenta que Happydent es un producto muy conocido en Espaсa, siendo las ventas totales de tal producto en 2005 de 12.717.000 euros, mientras que los costes promocionales alcanzaron la cifra de 1.017.000 euros.

El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio objeto de controversia. Afirma que el Demandado no ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio objeto de la Demanda, mientras que, por el contrario, HAPPYDENT es una marca famosa en Espaсa. El Demandado no ha hecho un ofrecimiento autйntico de productos o servicios usando esta denominaciуn y no utiliza el nombre de dominio. El temor del Demandante es que el Demandado pueda explotar la fama de los productos Happydent.

Por ъltimo, alega el Demandante que el nombre de dominio objeto de controversia fue registrado y estб siendo utilizado de mala fe. Para probar ello afirma que el Demandado nunca ha tenido conexiуn, afiliaciуn o relaciуn comercial con el Demandante, y que nunca se ha acercado al Demandante para informarle sobre su intenciуn de registrar el Dominio. El Demandante considera que otra prueba de mala fe viene dada por el hecho de que HAPPYDENT es una denominaciуn que se liga a la actividad comercial de la Demandante, lo que quedarнa acreditado por una bъsqueda de marcas registradas espaсolas, y mediante una simple bъsqueda en Google.

Por todo ello, el Demandante pide la transferencia del nombre de dominio.

B. Demandado

Aunque el Demandado lo sitъa en ъltimo lugar, entiendo que lo correcto es comenzar diciendo que el Demandado se allana a las pretensiones de la entidad Demandante, si bien alega lo siguiente.

Niega que pueda haber cualquier tipo de confusiуn entre la actividad que normalmente desarrolla en la ciudad de Leуn y la actividad comercial del Demandante.

Asimismo, niega el Demandado cualquier pretensiуn de aprovecharse de la fama de la entidad Demandante, de quien desconocнa las cifras de facturaciуn en Espaсa alegadas.

Segъn alega el Demandado йste tampoco ha utilizado el dominio en ningъn momento, ni tiene interйs en dedicarse al giro mercantil de la confiterнa.

Por ъltimo, el Demandado expone que la transferencia del dominio le ocasionarб una pйrdida por lucro cesante valorada en 9.000 euros mбs otros 60 euros por gastos de transferencia y adquisiciуn del domino ahora objeto de disputa.

 

6. Debate y conclusiones

A la vista de los argumentos expuestos por las partes y de la normativa aplicable al tipo de controversias existente entre nombres de dominio (“.es”) y marcas registradas, procede establecer las siguientes conclusiones jurнdicas sobre el caso que se me ha expuesto.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Es evidente, y el Demandado no lo niega, que el nombre de dominio objeto de controversia es idйntico a la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de la entidad Demandante. Aunque йstas incluyen en su parte denominativa otras menciones o expresiones, lo cierto es que la palabra Happydent es suficientemente importante por el grбfico y la fonйtica empleada en su estampaciуn dentro del signo distintivo, como para concluir que la misma constituye la parte literal mбs importante de las marcas concedidas a la entidad Demandante.

Por consiguiente, entiendo que se cumple el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

Respecto del segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento, tampoco se opone el Demandado a su estimaciуn: todo lo contrario. No obstante, respecto de esta cuestiуn conviene aclarar que la entidad Demandante acredita suficientemente la existencia de derechos previos a aquellos que pudiera oponer el Demandado sobre el nombre de dominio objeto de disputa. La existencia de estos derechos concedidos y la falta de acreditaciуn por el Demandado de otros que pudieran poner en entredicho la virtualidad de aquйllos en lo que al uso del nombre de dominio se refiere, obliga a concluir que el Demandado carece de un derecho o interйs legнtimo prevalente sobre el que alega la entidad actora.

Conviene tambiйn aclarar que en este tipo de procedimientos en los que se estб discutiendo la titularidad de derechos sobre un nombre de dominio (.es) no se puede entrar a conocer sobre el derecho que tiene una de las partes, en concreto el Demandado, a que se le resarza por los daсos y perjuicios que dice que se le han ocasionado, tal y como parece pretender el Demandado. Esta cuestiуn excede del estrecho marco de este procedimiento y, en su caso, deberб ser objeto del correspondiente declarativo ante la autoridad judicial competente.

Por consiguiente, entiendo que se da el segundo requisito previsto en el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por ъltimo, exige el Reglamento que el nombre de dominio objeto de controversia haya sido registrado o estй siendo utilizado de mala fe.

Tal y como ha ocurrido a la hora de analizar los anteriores requisitos, entiende este Experto que el allanamiento del Demandado a las pretensiones de la entidad Demandante es suficiente para considerar acreditada la prueba sobre este especial requisito previsto en el Reglamento.

Quede constancia, no obstante, de que, tal y como acreditadas decisiones del Centro anteriores han puesto de manifiesto, la falta de uso del nombre de dominio objeto de disputa, si no viene amparada o justificada por motivo legнtimo, puede ser considerada como un indicio de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio.

En este sentido, habiendo acreditado la entidad Demandante el uso extensivo que ha hecho de la marca HAPPYDENT en nuestro paнs, la conclusiуn no puede ser otra que es bastante probable que el Demandado hubiera tenido conocimiento de la existencia de esta denominaciуn en el mercado espaсol, por lo que, unido a la falta de uso, hay material probatorio suficiente para presumir que el registro y el uso del dominio estб siendo de mala fe al impedir que el titular legнtimo de la marca HAPPYDENT pueda utilizarlo.

Por consiguiente, entiendo cumplido el tercer requisito previsto en el Reglamento.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <happydent.es> sea transferido al Demandante.

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Josй Carlos Erdozain
Experto Ъnico

Fecha: 5 de marzo de 2007