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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises v. Marc Rodrнguez Negro

Caso N° DES2006-0043

 

1. Las Partes

La Demandante es The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises con domicilio en Berkeley, California, Estados Unidos de Amйrica representada por Gonzбlez-Bueno & Asociados, Espaсa.

La Demandada es Marc Rodrнguez Negro, con domicilio en Barcelona, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <hobbit.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 20 de diciembre de 2006. El 20 de diciembre de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2007. De conformidad con el artнculo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de enero de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda, siendo declarada su rebeldнa con fecha 31 de enero de 2007.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 15 de febrero de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises es titular de numerosos registros de la marca HOBBIT en todo el mundo.

En el caso que nos ocupa, resulta especialmente relevante que The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises sea titular de los siguientes registros de marca:

Marca comunitaria 003759231 HOBBIT

Marca comunitaria 003401932 HOBBIT

Marca comunitaria 002362606 HOBBIT

Marca comunitaria 002027035 HOBBIT

Marca comunitaria 000174961 HOBBIT

The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises adquiriу en 1976 los derechos exclusivos sobre la obra literaria de J.R.R. Tolkien que creу el libro titulado “El Hobbit” y la trilogнa conocida como el “Seсor de los Anillos”.

La fama y prestigio que acompaсa a la marca HOBBIT se ha visto notablemente ampliada en los ъltimos aсos debido a que la trilogнa de “El Seсor de los Anillos” ha sido objeto de tres grandes producciones de cine.

Desde la adquisiciуn de estos derechos, el demandante ha otorgado licencias sobre los derechos de propiedad intelectual a terceras partes para su uso como marcas de productos y servicios de merchandising. Entre la cartera de marcas registradas se encuentra la marca HOBBIT.

The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises es titular de numerosos nombres de dominio que contienen la marca HOBBIT. Por ejemplo, <hobbit.com>, <hobbit.net>.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante ha formulado las siguientes alegaciones en su escrito de demanda:

- Considera que a la vista de los derechos marcarios titularidad de su propiedad consistentes en la denominaciуn “Hobbit”, y el nombre de dominio, <hobbit.es> se produce una innegable identidad entre ellos.

- Considera que, por lo evidente del caso, es un hecho probado la identidad entre los referidos derechos prioritarios sobre la expresiуn “Hobbit” hasta el punto de crear confusiуn con el nombre de dominio.

- El Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el trбfico el nombre <Hobbit>, y su nombre (Marc Rodrнguez Negro) nada tiene que ver con la marca HOBBIT, por lo que el demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio; considera ademбs que tampoco se desprenden derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa porque el Demandado no es titular de ninguna marca “HOBBIT”, en vigor en la Uniуn Europea. Por ъltimo el Demandante manifiesta que el Demandado no utiliza el nombre de dominio y tampoco se observa que se encuentre en fase de preparaciуn de un sitio web destinado al trбfico comercial.

- Entiende que el registro de un nombre de dominio idйntico a una marca notoria debe ser considerado como prueba de mala fe, toda vez que dada la importancia que se ha otorgado a la marca HOBBIT en publicaciones tanto electrуnicas como impresas, en todo el mundo, permite suponer que el Demandado era consciente de que con el registro del nombre de dominio se estaba apropiando de una denominaciуn que pertenece al Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artнculo 21 que “el Experto resolverб la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artнculo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrб continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinarб el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquel.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante es titular de diversas marcas comunitarias incluyendo el tйrmino HOBBIT, aportando prueba de ello junto con su Demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artнculo 2 del Reglamento.

Los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden нntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos y los nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legнtimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto a los nombres de dominio en cuestiуn.

En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que: a) el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el trбfico el nombre “Hobbit”, b) que el nombre del Demandado nada tiene que ver con la marca HOBBIT, c) que el Demandado no es titular de marca comunitaria alguna sobre el disputado nombre de dominio, y, d) que el Demandante manifiesta que el Demandado no utiliza el nombre de dominio y tampoco se observa que se encuentre en fase de preparaciуn de un sitio web destinado al trбfico comercial.

Todo ello, junto con la falta de contestaciуn del Demandado, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artнculo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Finalmente, requiere el Reglamento la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Queda demostrado la amplia repercusiуn social y comercial del producto bajo el que circula la marca HOBBIT tanto en Espaсa como el resto del mundo.

Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisiуn tenнa en mente la marca del Demandante, lo que aboca a calificar su actuaciуn como de mala fe. Es realmente difнcil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sуlo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandado por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca.

Ademбs, queda igualmente acreditado el no uso efectivo del nombre de dominio al quedar vinculado a una pбgina web sin contenido propio, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentaciуn de la Demanda, como la falta de respuesta a la misma.

Todo ello, avalarнa la conclusiуn de que la solicitud de registro del nombre de dominio se basу en la propia notoriedad de la marca HOBBIT. Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <hobbit.es> se produjo de mala fe.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <hobbit.es> sea transferido al Demandante.

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Manuel Moreno-Torres
Experto Ъnico

Fecha: 23 de febrero de 2007