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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Tea Board, India contre Delta Lingerie

Litige n° DFR2006-0003

 

1. Les parties

Le requйrant est Tea Board, Kolkata, Inde, reprйsentй par Cabinet Escande, France.

Le dйfendeur est Delta Lingerie, Cachan, France, reprйsentй par Selarl Marchais de Candй, France.

 

2. Noms de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <darjeeling.fr> et <darjeeling.tm.fr.>

Les unitйs d’enregistrement auprиs desquelles les noms de domaine sont enregistrйs sont respectivement les sociйtйs Nameshied et NFrance Conseil.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Tea Board, auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”), reзue par le Centre en date du 12 juin 2006 par voie йlectronique.

En date du 12 juin 2006, le Centre a adressй une requкte а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 19 juin 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

En date du 15 juin 2006, le Centre a notifiй au Requйrant l’irrйgularitй de sa plainte aux motifs suivants :

- la plainte a йtй rйdigйe selon les Principes directeurs concernant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) et non selon le Rиglement sur la Procйdure alternative de rйsolution des litiges du .fr et du .re par dйcision technique,

- la langue de procйdure n’a pas йtй respectйe, la plainte ayant йtй entiиrement rйdigйe en anglais et non en franзais comme exigй par l’article 7 du Rиglement.

Conformйment а l’article 14(b) du Rиglement permettant au Requйrant de rйgulariser sa plainte dans les 5 jours civils, le Requйrant a adressй une plainte amendйe, reзue par le Centre le 19 juin 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte amendйe rйpond bien au Rиglement applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte.

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le 30 juin 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment а l’article 15(a) du Rиglement, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 20 juillet 2006. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 20 juillet 2006.

En date du 3 aoыt 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Christiane Fйral-Schuhl. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est l’йtablissement public indien Tea Board crйй en 1953, avec pour activitй la promotion du thй, et notamment celui produit dans la rйgion de Darjeeling, Inde.

Le Requйrant justifie кtre titulaire d’un certain nombres de marque dont les suivantes en relation avec les noms de domaine litigieux :

- Marque internationale collective semi-figurative n° 528696 pour le logo DARJEELING enregistrйe le 9 septembre 1988 et visant la France,

- Marque communautaire collective verbale n° 004325718 DARJEELING enregistrйe le 31 mars 2006 et visant notamment le territoire franзais.

Ces marques dйsignent toutes deux la classe 30 pour le produit “thй”.

Le Dйfendeur est la sociйtй franзaise Delta Lingerie, filiale du Groupe Chantelle, et spйcialisйe dans la fabrication et la commercialisation d’articles de lingerie fйminine, corseterie et sous-vкtements fйminins. L’enseigne de cette sociйtй est Darjeeling.

Le Dйfendeur justifie кtre titulaire de la marque DARJEELING dans de nombreux pays du monde entier, et notamment кtre titulaire des marques suivantes :

- Marque franзaise DARJEELING n° 94 515 068, dйposйe le 12 avril 1994 et renouvelйe le 12 avril 2004, pour dйsigner les produits de la classe 25,

- Marque communautaire DARJEELING n° 528018, dйposйe le 3 avril 1997 pour dйsigner les produits de la classe 25,

- Marque communautaire DARJEELING n°.1973973, dйposйe le 13 novembre 2000 pour dйsigner les produits de la classe 38.

Le Dйfendeur a enregistrй les noms de domaine <darjeeling.tm.fr> et <darjeeling.fr>, objet de la prйsente procйdure, respectivement les 11 juin 1997 et 3 juillet 2001.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <darjeeling.tm.fr> et <darjeeling.fr> par le Dйfendeur, constituent une atteinte aux droits des tiers, et plus particuliиrement а ses propres droits de propriйtй intellectuelle.

Le Requйrant indique en effet avoir crйй dans le cadre de sa mission de promotion du thй, un programme de certification destinй а assurer le suivi de la chaоne de production et de commercialisation du thй. Ce programme de certification repose essentiellement sur une utilisation du terme et du logo Darjeeling rйservйe aux producteurs, exportateurs et vendeurs agrййs par le Requйrant.

Afin de garantir l’efficacitй de ce programme de certification, le Requйrant s’est attachй а acquйrir les droits de propriйtй intellectuelle sur le terme et le logo Darjeeling dans de nombreux pays. Il justifie notamment кtre titulaire de la marque internationale n°528696 enregistrйe le 9 Septembre 1988 pour le logo Darjeeling, et de la marque communautaire DARJEELING n°004325718 enregistrйe le 31 Mars 2006. Ces marques sont enregistrйes dans la classe 30 pour “thй”.

Le Requйrant reproche donc au Dйfendeur d’avoir enregistrй sans son consentement les noms de domaine <darjeeling.tm.fr> et <darjeeling.fr>, considйrant que ce dernier ne dйtient aucun intйrкt lйgitime sur le signe ou le logo Darjeeling.

Le Requйrant soutient par ailleurs qu’en agissant de la sorte, le Dйfendeur tend а crйer une association avec le Requйrant, diluant de ce fait la rйputation et la notoriйtй des marques et du logo Darjeeling dйposйs par le Requйrant, notoriйtй avйrйe notamment par les nombreuses publications traitant du thй Darjeeling ainsi que de la rйgion du mкme nom. De mкme, selon le Requйrant, dиs lors que Darjeeling est mondialement connu pour le thй et le tourisme, tout visiteur cherchant des informations а ce sujet serait inйvitablement induit en erreur par le site du Dйfendeur.

Le Requйrant soutient donc qu’en enregistrant des noms de domaine identiques aux marques Darjeeling sur lesquelles le Requйrant dйtient des droits antйrieurs, le Dйfendeur a violй l’article 20(c) du Rиglement.

Le Requйrant considиre йgalement que l’enregistrement et l’utilisation par le Dйfendeur des noms de domaine litigieux serait constitutive d’une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commercial. Selon lui, la volontй du Dйfendeur de crйer une confusion dans l’esprit du consommateur serait rйvйlйe par l’utilisation d’un logo en forme de feuille rappelant celui sur lequel le Requйrant dйtient des droits antйrieurs en vertu de la marque internationale n°528696 ainsi que par la mention, comme contact administratif pour le nom de domaine <darjeeling.tm.fr> de l’adresse tea-bog@wanadoo.fr.

Enfin le Requйrant fait valoir que le Dйfendeur ne pouvait ignorer les droits dont il est titulaire sur les marques et le logo DARJEELING. En effet, le Requйrant s’est opposй а plusieurs reprises, et notamment en France, а des demandes d’enregistrement dйposйes par le Dйfendeur pour les marques DARJEELING.

Selon le Requйrant il ne fait donc aucun doute que le Dйfendeur utilise а dessein et de maniиre prйjudiciable les noms de domaine objet de la prйsente procйdure, en cherchant а profiter sciemment de la notoriйtй attachйe aux diverses marques du Requйrant.

Le Requйrant sollicite en consйquence la transmission des noms de domaine <darjeeling.tm.fr> et <darjeeling.fr> а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur prйcise qu’il est lui-mкme titulaire de droits de propriйtй intellectuelle sur le terme Darjeeling, et conteste ainsi la position tenue par le Requйrant de mкme que les mesures de rйparation sollicitйes par ce dernier.

Le Dйfendeur indique en premier lieu кtre titulaire de l’enseigne DARJEELING depuis plus de douze ans et l’exploiter rйguliиrement, comme l’atteste son Kbis.

Le Dйfendeur justifie йgalement кtre titulaire, entre autres, des marques suivantes:

- Marque verbale franзaise DARJEELING n° 94 515 068, dйposйe le 12 avril 1994 et renouvelйe le 12 avril 2004, pour dйsigner les produits de la classe 25,

- Marque verbale communautaire DARJEELING n° 528018, dйposйe le 3 avril 1997 pour dйsigner les produits de la classe 25,

- Marque verbale communautaire DARJEELING n° 1973973, dйposйe le 13 novembre 2000 pour dйsigner les produits de la classe 38,

- Marque semi-figurative franзaise DARJEELING n° 98 744 998, dйposйe le 5 aoыt 1998, pour dйsigner les produits de la classe 25,

- Marque semi-figurative communautaire DARJEELING n° 4189742, dйposйe le 14 janvier 2005 pour designer les produits de la classe 25.

Le Dйfendeur prйcise que le Requйrant est parfaitement informй de l’existence des droits du Dйfendeur sur le terme Darjeeling en raison des nombreuses procйdures d’opposition formйes par le Requйrant а l’encontre des demandes d’enregistrement de la marque DARJEELING dans divers pays par le Dйfendeur. Le Dйfendeur considиre ainsi qu’en omettant de prйciser les propres droits du Dйfendeur sur le terme Darjeeling dans le cadre de la prйsente procйdure, le Requйrant a dйlibйrйment procйdй а une prйsentation tronquйe et tendancieuse des faits aux fins de la prйsente procйdure, faisant preuve de mauvaise foi. Le Dйfendeur souligne toutefois que toutes ces procйdures se sont conclues par un rejet de l’opposition ainsi formйe, au motif principalement que le Requйrant n’avait pas apportй d’йlйments suffisants pour justifier de la renommйe de sa marque et/ou que les produits vendus par le Requйrant et le Dйfendeur n’йtaient en aucune maniиre identiques, similaires, ni mкme apparentйs et qu’en consйquence, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le Dйfendeur conteste en consйquence l’existence d’un risque de confusion, qu’il aurait sciemment entretenu aux dires du Requйrant, entre ses marques, prйsentйes sur le site auquel renvoie le nom de domaine <darjeeling.fr>, enregistrйes en classe 25 et celles du Requйrant, enregistrйes en classe 30.

Le Dйfendeur soutient qu’en tout йtat de cause, il n’appartient pas а l’Expert de se prononcer, dans le cadre de la prйsente procйdure, sur la validitй des marques du Dйfendeur, et qu’il a pour sa part procйdй а l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux dans le strict respect des rиgles posйes par la Charte, notamment aux articles 10 et 22 :

- le Dйfendeur justifie par son extrait KBis et ses marques, de droits sur le terme DARJEELING l’autorisant а l’enregistrer comme nom de domaine,

- lorsque plusieurs sociйtйs peuvent potentiellement revendiquer des droits sur un mкme terme, l’Afnic accueille leurs demandes par ordre chronologique de rйception selon la rиgle du “premier arrivй – premier servi”.

Au demeurant, le Dйfendeur prйcise que le Requйrant n’aurait pas pu lui-mкme enregistrer les noms de domaine, objet de la prйsente procйdure, а la date а laquelle le Dйfendeur les a lui-mкme enregistrйs.

Le Dйfendeur rappelle en effet que ce n’est qu’а partir de novembre 2001 que des sociйtйs йtrangиres ont pu enregistrer des noms de domaine pour lesquels elles justifiaient de la titularitй d’une marque йtrangиre visant le territoire franзais. Prйalablement а cette date, il fallait soit кtre titulaire d’une marque franзaise, ce que n’a pas le Requйrant, soit depuis 1999 justifier par son extrait Kbis d’une raison sociale et/ou d’un nom commercial correspondant au nom de domaine sollicitй, ce que le Requйrant ne pouvait lа encore justifier. Le Dйfendeur considиre ainsi que par la prйsente procйdure, le Requйrant tente de contourner les rиgles de nommage en .fr et notamment, l’article 22 de la Charte.

 

6. Discussion et conclusions

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine <darjeeling.fr> et <darjeeling.tm.fr> par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission dudit nom de domaine а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et, le Requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.

A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que les noms de domaine litigieux <darjeeling.fr> et <darjeeling.tm.fr>, enregistrйs respectivement les 11 juin 1997 et 3 juillet 2001, sont la reproduction exacte des marques internationale n° 528696 et communautaire n° 004325718 DARJEELING dont le Requйrant est titulaire depuis respectivement le 9 septembre 1988 et le 31 mars 2006.

Ces marques font l’objet d’une protection sur le territoire franзais pour le produit “thй” de la classe 30.

L’Expert relиve toutefois que ces deux noms de domaine sont йgalement la reproduction exacte des propres marques DARJEELING dont le Dйfendeur est titulaire pour des produits de classe 25, et notamment “articles de lingerie fйminine, corseterie et sous-vкtements fйminins”, ainsi que de l’enseigne commerciale du Dйfendeur.

Sur la base des piиces produites par le Dйfendeur, l’Expert considиre que l’enregistrement des noms de domaine, objet de la prйsente procйdure, a йtй effectuй dans le strict respect des rиgles imposйes par la Charte, le Dйfendeur justifiant tant par son extrait Kbis que par ses certificats d’enregistrement de marques, de ses droits sur le terme Darjeeling l’autorisant а procйder а l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux.

Il n’appartient pas а l’Expert de se prononcer sur la validitй des marques du Dйfendeur dans le cadre de la prйsente procйdure et d’en contester l’enregistrement. L’Expert constate en toute hypothиse que dans le cadre des diverses procйdures d’opposition formйes par le Requйrant, les autoritйs dйlibйrantes compйtentes ont toutes rejetй les oppositions ainsi formйes par le Requйrant а l’encontre de l’enregistrement, par le Dйfendeur, de ses propres marques, et que les produits vendus par le Requйrant et le Dйfendeur sont totalement distincts, ne permettant pas de crйer une confusion dans l’esprit du consommateur.

L’Expert est donc aujourd’hui en prйsence de deux sociйtйs dйtenant lйgitimement des droits de propriйtй sur le terme Darjeeling qui les autoriseraient toutes deux а кtre titulaires des noms de domaine objets de la prйsente procйdure.

Comme rappelй toutefois par le Dйfendeur, la rиgle appliquйe par l’Afnic est la rиgle du “premier arrivй-premier servi” selon l’ordre chronologique de rйception des demandes et dиs lors que les critиres d’obtention du nom de domaine sont satisfaits. Comme йgalement soulignй par le Dйfendeur, а la date d’enregistrement des deux noms de domaine par le Dйfendeur, le Requйrant ne remplissait pas lui-mкme les conditions alors posйes par la Charte pour enregistrer un nom de domaine en “.tm.fr” et en “.fr”.

Enfin, l’Expert constate йgalement que le nom de domaine <darjeeling.fr>, seul а кtre exploitй par le Dйfendeur, renvoie vers un site internet oщ sont prйsentйs les produits vendus par le Dйfendeur, а savoir des articles de lingerie fйminine. Et comme йvoquй prйcйdemment, ces produits sont distincts et sans parentй aucune avec les produits vendus par le Requйrant. Il n’existe donc pas, selon l’Expert, de risque de confusion dans l’esprit du public.

L’Expert en conclut en consйquence que l’enregistrement et l’utilisation par le Dйfendeur, des noms de domaine litigieux, ont йtй effectuйs de bonne foi par le Dйfendeur, dans le strict respect de la Charte et ne peuvent en consйquence кtre considйrйs comme portant atteinte aux droits de tiers, et en particulier а ceux du Requйrant.

B. Droit du Requйrant sur les noms de domaine litigieux

Comme йvoquй prйcйdemment, l’Expert considиre que si le Requйrant peut effectivement parfaitement justifier avoir des droits aujourd’hui sur les noms de domaine litigieux, pour autant ces droits n’existaient pas en 1997 et 2001, annйes d’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur, et que ces droits que le Requйrant tire aujourd’hui de l’йvolution des rиgles d’obtention d’un nom de domaine dans la zone .fr ne l’autorisent pas а faire йchec aux propres droits du Dйfendeur sur les deux noms de domaine litigieux, en application des rиgles posйes par la Charte.

En consйquence, l’Expert considиre que le Requйrant n’est pas fondй а demander la transmission des noms de domaine <darjeeling.tm.fr> et <darjeeling.fr> а son profit.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert rejette la demande de transmission а son profit des noms de domaine <darjeeling.tm.fr> et <darjeeling.fr> formulйe par le Requйrant.

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Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Le 17 aoыt 2006