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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

AMITEL SA et LTV GELBE SEITEN AG contre EDICIEL SARL

Litige n° DFR2006-0018

 

1. Les parties

Les Requйrants sont AMITEL SA, Bourg-en-Bresse, France et LTV GELBE SEITEN AG, Zьrich, Suisse, reprйsentйs par SELCA CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, Lyon, France.

Le Dйfendeur est EDICIEL SARL, Saint-Leu-la-Forкt, France, reprйsentй par Cabinet Plasseraud, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <local.fr> enregistrй le 24 juillet 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй EDICIEL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par les Requйrants auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) a йtй reзue le 22 dйcembre 2006 par courrier йlectronique et le 29 dйcembre 2006 par courrier postal.

Le 27 dйcembre 2006, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 27 dйcembre 2006, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 11 janvier 2007. Le Dйfendeur a adressй une rйponse au Centre, reзue le 31 dйcembre 2006 par courrier йlectronique et le 5 janvier 2007 par courrier postal.

Le 12 fйvrier 2007, le Centre nommait Louis B. Buchman comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Les Requйrants AMITEL SA (“AMITEL”) et LTV GELBE SEITEN AG (“LTV”) sont des sociйtйs sœurs dйtenues respectivement а 100% et 48 % par la sociйtй Publigroupe, qui йditent respectivement en France et en Suisse des annuaires intitulйs “Local”, et LTV a lancй en avril 2006 un portail internet “www.local.ch” qui propose un moteur de recherche et les donnйes des annuaires.

LTV a dйposй en Suisse la marque LOCAL LTV le 31 mars 2000, ensuite йtendue а la Communautй Europйenne selon l’Arrangement de Madrid et enregistrйe sous le n° 892 300 auprиs de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle le 15 mars 2006 dans les classes 9, 16, 38 et 42 de la classification internationale.

AMITEL a dйposй en France la marque LOCAL le 2 octobre 2006 auprиs de l’Institut National de la Propriйtй Industrielle, enregistrйe sous le n° 06 3 454 207 dans les classes 16, 38 et 41 de la classification internationale.

Le Dйfendeur EDICIEL SARL (“EDICIEL”) ayant rйservй le 24 juillet 2006 le nom de domaine <local.fr>, AMITEL est entrй en nйgociation avec lui le 25 juillet 2006 afin de tenter d’acquйrir ce nom de domaine, puis, constatant que le Dйfendeur ne l’exploitait pas activement, lui a adressй une lettre de mise en demeure le 7 novembre 2006, par lettre recommandйe avec accusй de rйception, afin de tenter d’obtenir le transfert amiable dudit nom de domaine.

Le Dйfendeur n’ayant rйpondu favorablement ni а cette proposition d’achat, ni а cette proposition transactionnelle, les Requйrants ont alors engagй la prйsente procйdure.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrants

Selon les Requйrants, l’enregistrement du nom de domaine <local.fr> par le Dйfendeur porte atteinte а leurs droits de propriйtй industrielle :

En effet, le nom de domaine litigieux <local.fr> reproduirait l’йlйment principal et distinctif de la marque internationale dйposйe par LTV, et sa rйservation constituerait un acte de contrefaзon de ladite marque en violation des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle.

Les Requйrants allиguent que le nom de domaine litigieux porte йgalement atteinte aux droits d’AMITEL sur la marque franзaise LOCAL, dйposйe le 2 octobre 2006 notamment pour dйsigner des services de “publicitй en ligne sur un rйseau informatique”.

Les Requйrants observent que la reproduction et/ou l’imitation de marque appartenant а un tiers, sans autorisation, constitue une atteinte qui doit кtre sanctionnйe.

En outre, il importerait peu que la ou les marques aient йtй enregistrйes au moment de la rйservation du nom de domaine litigieux.

Les Requйrants invoquent avoir un intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux dиs lors qu’ils subissent de son fait une atteinte а leurs droits sur les marques dont ils sont titulaires.

De surcroоt, la rйservation du nom de domaine litigieux constituerait une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale :

En effet, les Requйrants indiquent que bien que prestataire internet, EDICIEL a procйdй, sans effectuer de vйrification prйalable que sa rйservation ne porterait pas atteinte aux droits de tiers, а la rйservation du nom de domaine litigieux pour le compte d’une sociйtй allemande NETWORK.DE. Or, ni NETWORK.DE, ni EDICIEL n’ont vocation а exploiter ce nom de domaine. Aucune de ces sociйtйs n’a dйveloppй d’activitй internet autour du terme LOCAL et du nom de domaine litigieux.

Les Requйrants font йgalement valoir qu’une rйservation effectuйe dans de telles conditions est empreinte de mauvaise foi et est rйprйhensible. Le nom de domaine <local.fr> n’est pas exploitй, et le fait de conserver de maniиre injustifiйe l’enregistrement d’un nom de domaine sans que le site internet soit actif constitue un acte de rйtention injustifiйe du nom de domaine litigieux.

Les Requйrants considиrent que l’intention spйculative du Dйfendeur dans l’utilisation du nom de domaine litigieux est manifeste puisque son but en le rйservant йtait de le revendre.

Les Requйrants demandent le transfert du nom de domaine litigieux а AMITEL.

B. Dйfendeur

Selon le Dйfendeur, les marques invoquйes sont de simples dйpфts et le terme “local” est un terme gйnйrique et descriptif а telle enseigne et qu’il existe 403 marques protйgйes en France comportant le terme ”local” pour dйsigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41 (cf. Annexes C et D). Ce simple fait dйmontre la banalitй du terme ”local”.

En outre, le Dйfendeur soutient que la rйservation antйrieure par ses soins du nom de domaine <local.fr> doit кtre considйrйe comme un droit opposable а la marque postйrieure (sous rйserve de prйsenter une mкme activitй), et une demande d’enregistrement de marque ou un enregistrement postйrieur ne saurait valablement кtre opposй а un nom de domaine antйrieur.

Par ailleurs, EDICIEL reconnaоt l’existence de logiciels robots procйdant а la demande de rйservation d’un nom de domaine dиs qu’il est juste libйrй, mais argue que le titulaire antйrieur du nom de domaine litigieux a йtй radiй du Registre du Commerce et des Sociйtйs le 5 janvier 2005 et en conclut que la rйservation du nom de domaine <local.fr> a йtй artificiellement maintenue et que depuis la radiation du greffe, ce nom de domaine devait кtre considйrй comme “res nullius” en raison de l’absence de titulaire rйel.

EDICIEL fait valoir en outre qu’il s’est йcoulй prиs d’un mois et demi entre l’abandon du nom de domaine litigieux par le prйcйdent titulaire et la rйservation qu’il a effectuйe.

EDICIEL nie avoir utilisй une quelconque pratique dйloyale ou que sa rйservation du nom de domaine litigieux, dont l’йlйment qui le constitue est gйnйrique, usuel et descriptif, puisse кtre considйrйe comme une quelconque atteinte а un droit de tiers.

Le Dйfendeur observe que n’est pas en soi contraire aux rиgles du commerce la rйservation d’un nom de domaine (qui plus est si celui-ci est constituй d’un terme gйnйrique) avec pour objectif la revente de ce dernier.

EDICIEL dйclare cependant n’avoir eu aucune intention premiиre de revendre le nom de domaine litigieux, et que sa rйservation n’йtait pas indue car il n’y a pas eu tentative de sa part de monnayer une rйtrocession mais au contraire une approche de la part des Requйrants, sans rencontre de l’offre et de la demande sur le prix du nom de domaine litigieux.

EDICIEL conclut au rejet de la demande des Requйrants en raison de l’absence de droits valablement opposables, de l’absence de risque de confusion, et d’absence totale de mauvaise foi ou de comportement contraire aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale, et а la confirmation de sa rйservation du nom de domaine litigieux.

 

6. Discussion

Conformйment а l’article 20 (c) du Rиglement, “(c) L’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’article 1 du Rиglement dйfinit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne.”

Dиs lors, il appartient а l’Expert de dйterminer en premier lieu si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <local.fr> porte atteinte, au regard du droit franзais, aux droits des Requйrants, ou de l’un d’entre eux seulement, et en second lieu, puisque la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine litigieux, si les Requйrants, ou l’un d’entre eux seulement, ont justifiй de leurs droits sur l’йlйment objet de l’atteinte.

A. Atteinte aux droits des Requйrants

(i) Atteinte aux droits de marque

Les articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle sanctionnent la reproduction ou l’imitation d’une marque antйrieure, ainsi que l’usage d’une marque imitйe, pour des produits ou services identiques ou similaires, sans autorisation du titulaire de ladite marque.

L’Expert doit donc rechercher au vu des signes et produits ou services en prйsence si la reproduction ou l’imitation des marques des Requйrants par le nom de domaine du Dйfendeur est caractйrisйe.

La marque internationale LOCAL LTV enregistrйe sous le n° 892 300 le 15 mars 2006 est effectivement antйrieure а la rйservation par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux.

L’Expert retient que le nom de domaine litigieux <local.fr> reproduit quasi-totalement la marque LOCAL LTV dont le Requйrant LTV a justifiй кtre titulaire.

Toutefois, les Requйrants ne dйmontrent pas que prйalablement au blocage du nom de domaine litigieux par l’Afnic, celui-ci йtait exploitй par le Dйfendeur.

Or, il a йtй jugй que le titulaire d’une marque ne peut agir en contrefaзon de marque sur le fondement des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle contre le propriйtaire d’un nom de domaine qui ne l’exploite pas (Cass. Com. 13 dйcembre 2005).

Il n’y a donc pas en l’occurrence de contrefaзon de marque caractйrisйe, contrairement aux allйgations des Requйrants.

(ii) Atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale

L’article 12 de la Charte imposait au Dйfendeur de s’assurer, avant tout enregistrement, que le terme qu’il souhaitait utiliser а titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits de tiers. Le Dйfendeur ne justifie pas s’кtre acquittй de cette obligation. En ne procйdant pas а cette vйrification, il s’est rendu coupable de nйgligence fautive, sans prйjudice des constations qui suivent.

En effet, a posteriori, le Dйfendeur a procйdй а une recherche d’antйrioritй de marques qui lui a rйvйlй l’existence de 403 marques protйgйes en France comportant le terme LOCAL pour dйsigner des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 41.

Si donc le Dйfendeur avait satisfait а son obligation au regard des dispositions de la Charte, il aurait dы constater que sa rйservation risquait de porter atteinte aux droits de nombreux tiers et s’en abstenir.

En outre, le Dйfendeur argue que du fait de la radiation du Registre du Commerce et des Sociйtйs du prйcйdent propriйtaire du nom de domaine litigieux, celui-ci йtait devenu disponible bien avant le 24 juillet 2006 et que s’il ne l’avait pas rйservй а cette date, d’autres l’auraient fait.

Sur ce dernier point, l’Expert constate au vu de la piиce F produite par le Dйfendeur que la radiation invoquйe est intervenue le 5 janvier 2005 pour transmission universelle du patrimoine de Construction Expert SA, et que donc loin d’кtre devenu de ce fait “res nullius”, le nom de domaine a йtй transmis avec le reste du patrimoine de Construction Expert SA, et n’йtait donc pas restй sans titulaire depuis cette date.

L’Expert constate que face а une offre de cession du nom de domaine litigieux portant sur € 5.000, le Dйfendeur est restй йvasif tout en conservant inactif le nom de domaine litigieux, qui pointait vers une page blanche.

L’Expert constate de surcroоt que le Dйfendeur ne nie pas avoir йtй informй de discussions portant sur l’achat du nom de domaine litigieux entre les Requйrants et NETWORK.DE, bйnйficiaire rйel de la rйservation du nom de domaine pour le compte duquel il semble avoir agi, puisque le Dйfendeur produit lui-mкme la copie d’un courriel entre le Requйrant LTV et NETWORK.DE (Cf. Piиce M du Dйfendeur).

Le fait que le Dйfendeur est prestataire internet, et que son activitй statutaire est le “conseil, la conception, l’йdition, la rйalisation et la commercialisation de produits et services informatiques”  (Cf. piиce n° 8 des Requйrants) apparaоt au vu de ce qui prйcиde comme une circonstance aggravante.

Dans ces conditions, l’Expert considиre que le comportement du Dйfendeur va au-delа de la simple nйgligence fautive et est empreint de mauvaise foi, et que comme il a dйjа йtй jugй, le fait de conserver de maniиre injustifiйe l’enregistrement d’un nom de domaine litigieux sans que le site internet soit actif constitue un acte de rйtention injustifiйe du nom de domaine. Ceci est particuliиrement vrai lorsque, comme dans le prйsent litige, aucun usage а caractиre gйnйrique ou descriptif n’a йtй fait du nom de domaine.

Un tel acte est contraire а un comportement loyal en matiиre commerciale.

L’atteinte aux droits des Requйrants est donc caractйrisйe par le comportement du Dйfendeur.

B. Justification des droits des Requйrants sur le nom de domaine litigieux

Le Rиglement n’impose nullement que les droits du Requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte soient antйrieurs а la rйservation du nom de domaine litigieux, voire mкme antйrieurs а l’introduction de la plainte. L’existence des droits des Requйrants sur l’йlйment objet de l’atteinte est un critиre purement objectif ne s’inscrivant aucunement dans une logique de comparaison chronologique avec la date de rйservation par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux : L’Expert doit se contenter de constater si de tels droits existent ou non.

Au vu des piиces versйes au dossier, l’Expert considиre que les Requйrants justifient de droits exclusifs sur la dйnomination LOCAL а titre de marque.

Les Requйrants sont donc bien fondйs а demander la transmission du nom de domaine litigieux au profit du Requйrant AMITEL.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit d’AMITEL SA du nom de domaine <local.fr>.

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Louis B. Buchman
Expert

Le 2 mars 2007