Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domнnguez / SuNegocioEnInternet

Caso No. DMX 2006-0006

 

1. Las Partes

El Promovente es Heidelberger Druckmaschinen AG, con domicilio en Heidelberg, Alemania, representada por Herrero & Asociados, Espaсa.

El Titular es Alejandro Guadarrama Domнnguez / SuNegocioEnInternet ambos con domicilio en Coacalco, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente Solicitud es <heidelberg.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center Mйxico, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).

 

3. Iter Procedimental

El 25 de mayo de 2006, el Promovente presentу su Solicitud a travйs de correo electrуnico y el 29 de mayo de 2006, en documentos originales, junto con la tarifa de presentaciуn requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediaciуn (el Centro) de la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 29 de mayo  y el 1° de junio de 2006.

Con fecha 29 de mayo de 2006, el Centro enviу una “Solicitud de Verificaciуn por el Registrador” por vнa correo electrуnico a NIC-Mйxico solicitando la confirmaciуn de si el nombre de dominio bajo disputa habнa sido registrado ante NIC-Mйxico; de si los Titulares son los Registrantes actuales de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS asн como los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn; que la Polнtica es aplicable al nombre de dominio en cuestiуn; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrб bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; asн como que confirme cuбl es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador. Con fecha 16 de junio del 2006, el Centro solicitу al Registrador aclaraciones relacionadas con la Solicitud antes mencionada.

En relaciуn con lo anterior, el dнa 29 de mayo de 2006, NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, sus respuestas, proporcionando la informaciуn solicitada, confirmando los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. Este Panel considera que de conformidad con el apartado de definiciones de las Polнticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mйxico, los Titulares del Nombre de Dominio son el Contacto Administrativo y el Contacto Tйcnico del nombre de dominio.

El Centro realizу asimismo la acostumbrada verificaciуn de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, confirmando que йsta cumplнa con los requisitos formales de la Polнtica, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Con fecha 16 de junio de 2006, y de conformidad con el Artнculo 4.B del Reglamento y de la Secciуn 5 a) del Reglamento Adicional, el Centro realizу la Notificaciуn de Deficiencias en la Solicitud. El Promovente presentу el 16 de junio de 2006 a travйs de correo electrуnico y finalmente el 23 de junio de 2006, en documentos originales, las enmiendas a la Solicitud, en donde se subsanaron las deficiencias seсaladas.

Con fecha 23 de junio de 2006, y de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro enviу adecuadamente vнa correo electrуnico y en documento original a travйs de correo expreso, tanto a los Titulares como al Registrador, una “Notificaciуn de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciaciуn formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artнculos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y pбrrafo 4 c) del Reglamento Adicional, asн como otorgando un tйrmino para la presentaciуn de la contestaciуn a dicha Solicitud en fecha no posterior al 13 de julio de 2006. De conformidad con lo indicado en la Secciуn 6 de la notificaciуn arriba mencionada, el Centro precisу claramente a los Titulares que si no enviaba el escrito de contestaciуn antes de la fecha mencionada, se le considerarнa como no personado en el procedimiento.

El 13 de julio de 2006, los Titulares presentaron su escrito de contestaciуn a travйs de correo electrуnico y el 17 de julio de 2006, en documentos originales. Un acuse de recibo del escrito de contestaciуn fue enviado a los Titulares por el Centro el 17 de julio de 2006.

Con fecha 3 de agosto de 2006, el suscrito recibiу la invitaciуn para participar como Experto Ъnico en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmу y enviу el 3 de agosto de 2006, al Centro la Declaraciуn de Aceptaciуn para participar como Experto y la Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 14 de agosto de 2006, el Centro enviу a las partes Promovente y Titular una Notificaciуn de Nombramiento del Experto y de Fecha Proyectada para la Emisiуn de la Decisiуn correspondiente, designando al seсor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Ъnico y seсalando el 28 de agosto de 2006, como la fecha para la emisiуn de la Decisiуn del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artнculo 8 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfiriу el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluaciуn de el Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Polнtica, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artнculo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Polнticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningъn requerimiento del Promovente ni de los Titulares respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de tйrminos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna informaciуn, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el espaсol, de conformidad con el artнculo 13.A del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente manifiesta que HEIDELBERG es una marca lнder en el sector de las artes grбficas en todo el mundo. Que en su pбgina web “www.heidelberg.com” se pone de manifiesto las sucursales que tiene en diversas partes del mundo, y particularmente en Mйxico. Que HEIDELBERG es una marca de prestigio, reflejo de la tecnologнa mбs avanzada en artes grбficas e impresiуn y que sus clientes depositan su confianza en los productos de esta marca y su conocimiento en el sector.

El Promovente seсala que goza de tal prestigio en el sector que son numerosas las referencias y artнculos en la prensa especializada.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

El Promovente es titular de marcas idйnticas al nombre de dominio en conflicto.

El Promovente es titular de diferentes marcas registradas tanto de HEIDELBERG como de HEIDELBERG y Diseсo, en todo el mundo y en particular en Mйxico como se evidenciу con documentos anexos a su Solicitud:

- Registro mexicano No. 227.150, HEIDELBERG

- Registro mexicano No. 498.353, HEIDELBERG

- Registro mexicano No. 693.102, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 693.101, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 693.100, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 695.777, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 695.401, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 697.460, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 700.510, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 699.174, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 721.422, HEIDELBERG y Diseсo

- Registro mexicano No. 715.640, HEIDELBERG y Diseсo

Que HEIDELBERG es una marca notoria en el sector de la impresiуn y las artes grбficas.

Los Titulares carecen de derechos legнtimos sobre el nombre de dominio en conflicto:

Los Titulares no tienen derechos legнtimos sobre el nombre en cuestiуn puesto que, de una parte, tenemos una compaснa que se dedica al registro de dominios y a ofrecer servicios de hosting y de otra, la actual usuaria del dominio es una compaснa mexicana de artes grбficas que al parecer utiliza la tecnologнa de HEIDELBERG ya que la mбquina que aparece en su pбgina de entrada es una mбquina de HEIDELBERG.

Ni la compaснa Titular del dominio ni tampoco quien lo estб explotando cuentan con derechos o intereses legнtimos para registrar el nombre de dominio que coincide con la marca HEIDELBERG ya que en todo caso, corresponderнa a la legнtima titular de la marca su autorizaciуn.

Muchas son las empresas que utilizan la tecnologнa HEIDELBERG, sin que ninguna de ellos se haya atribuido el derecho a registrar un nombre de dominio para el que no tiene autorizaciуn por el mero hecho de haber adquirido mбquinas de impresiуn marca HEIDELBERG.

La conducta de los Titulares no encaja en ninguna de las excepciones previstas en el Reglamento por la que se podrнa entender que existen derechos legнtimos sobre el dominio.

El Nombre de Dominio “heidelberg.com.mx” ha sido registrado y estб siendo usado de mala fe.

De acuerdo con lo dispuesto en el artнculo 1.b.iv. de la Polнtica, el nombre de dominio se registrу con el fin de atraer hacia la pбgina los visitantes que buscaran informaciуn, tecnologнa o calidad de HEIDELBERG puesto que, de hecho, al teclear el mencionado dominio, se redirecciona automбticamente hacia la pбgina de CONSORCIO GRБFICO en la que aparecen las mбquinas de HEIDELBERG.

CONSORCIO GRБFICO parece ser una compaснa que presta diferentes servicios relacionados con las artes grбficas. Que los Titulares operan en el mismo sector de actividad que el Promovente utilizando sus mбquinas y su tecnologнa.

Todo parece indicar que los Titulares han registrado el nombre de dominio de mala fe: “con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrado… refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa нndole” tal y como establece la propia LDRP en su artнculo 1.b.ii.

De la misma forma se observan en la conducta de los Titulares indicios de que “se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio web o del sitio en lнnea o de un producto o servicio o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio web o en el sitio en lнnea” tal y como establece la LDRP en su artнculo 1.b.iv.

El registro se hizo de mala fe. Que cuando losTitulares solicitaron el dominio HEIDELBERG era ya una marca muy notoria en su sector.

Ademбs, la actual usuaria del dominio conoce perfectamente quiйn es HEIDELBERG puesto que lo primero que aparece en la pбgina web es precisamente una mбquina del Promovente.

El nombre de dominio se usa de mala fe. Que no se puede alegar desconocimiento sino todo lo contrario. Que a sabiendas de las posibles confusiones que pueden existir en la red y perfecta conocedora de la marca HEIDELBERG puesto que su actividad pertenece al mismo sector, los Titulares mantienen el dominio que ahora es objeto de conflicto.

B. Los Titulares

Que el Promovente no tiene ningъn derecho sobre el nombre de dominio. Que es un hecho irrefutable que el nombre NO es una marca ya que la legislaciуn vigente prohнbe el registro de este nombre.

Que el fin que nos ocupa que es el nombre de dominio con terminaciуn MX, y dado que esta clasificaciуn es el cуdigo de paнs para identificar nombres de dominio relativo a los Estados Unidos Mexicanos (Mйxico), de conformidad con la ley de la Propiedad Industrial en los Estados Unidos Mexicanos, en su titulo VI, Capitulo 1, De las Marcas en artнculo 90, fracciones IV, VI, VII, X y XI, HEIDELBERG no es registrable como marca.

Que lo que el Promovente pretende hacer pasar como una marca registrada, categуricamente, no lo es, en tanto que dicha “marca”, corresponde a la denominaciуn de una provincia o divisiуn polнtica del paнs de Alemania, lo que desde luego se corrobora plenamente con la direcciуn citada para contacto del Promovente; “Heidelberg Alemania” ; debido a que tal hipуtesis encaja perfectamente en lo supuesto de las fracciones mencionadas del articulo 90 de la Ley de Propiedad intelectual vigente en los Estados Unidos Mexicanos, legislaciуn plenamente aplicable al presente caso.

Que bajo los principios de las Polнticas Generales de Nombre de Dominio el registro de nombres de dominio debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios contenidos en el documento RFC1591 que bбsicamente exponen que cualquier grupo o persona que solicite un registro de dominio tendrб los mismos derechos y el trato serб equitativo, sin influir el tipo de usuario que sea, por lo que debe ser irrelevante si el Promovente es una empresa importante y grande. Mбs aъn que de conformidad con el documento de referencia, el registro de un nombre de dominio no tiene ningъn estado de marca registrada, por lo que el hecho de haber registrado el dominio en disputa, no se adquiere la calidad de marca registrada.

Que es falso que el Promovente tenga oficinas en todo el mundo.

Que en lo relativo a los documentos exhibidos de registro de marcas, algunas ya han caducado, otras carecen de cualesquier valor jurнdico, al no haber sido expedido por autoridad competente en los Estados Unidos Mexicanos, y otras no ostentan ningъn sello ni firma oficial o han sido firmadas por ausencia por lo que deben de ser desestimados por su absoluta falta de valor probatorio.

Que de conformidad con lo estipulado en las Polнticas Generales de Nombres de Dominio, Anexo A, Tabla de clasificaciуn para MX, para la extensiуn COM.MX, podrб registrarla cualquier persona fнsica o moral que lo solicite.

Por lo anterior cualquier persona fнsica o moral, tiene derecho de registrar cualquier nombre de dominio que a sus intereses convenga, sin mayor requisito que cumplir lo estipulado en el fracciуn III a. de las Polнticas mencionadas.

Que el nombre de dominio en cuestiуn no tiene ninguna reserva de ley, que no es una marca y que las pruebas que aporta el Promovente son totalmente falsas.

Que el nombre de dominio es usado por los Titulares de buena fe.

 

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que los Titulares, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-Mйxico, aceptaron todos los tйrminos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o polнtica pertinente, y particularmente las Polнticas Generales de Nombres de Dominio, la Polнtica, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la soluciуn de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del бmbito de los contratos y las polнticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicciуn para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, los Titulares convinieron y garantizaron, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendнa utilizar dicho nombre de dominio, infringirнa directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Polнtica, los servicios de registro del nombre de dominio de los Titulares podrнan ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de soluciуn de disputas que se reъnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente los Titulares, en este caso, sean debidamente notificados de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento y la integraciуn de este Experto se realicen adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designaciуn de este Panel; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto esta satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificaciуn de la presentaciуn de la Solicitud, la integraciуn de este Panel y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los tйrminos del artнculo 1.a. de la Polнtica el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que la parte Titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca HEIDELBERG del Promovente se encuentra incluida en el Nombre de Dominio de los Titulares, adicionada exclusivamente con el “.com.mx”. La adiciуn de dicha frase no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el Nombre de Dominio. Adicionalmente, el “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con cуdigo territorial, y no constituye una adiciуn voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca HEIDELBERG, como consta en el Anexo No. 12 de la Solicitud, y que esta marca es idйntica al nombre de dominio bajo disputa registrado por losTitulares.

B. Derechos o intereses legнtimos

Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicaciуn de que los Titulares tengan algъn derecho o legнtimo interйs con respecto al nombre de dominio; que es cuestionable la utilizaciуn por parte de los Titulares del nombre de dominio <heidelberg.com.mx> en relaciуn con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios, como lo contempla el artнculo 1.c.i.de la Polнtica; que los Titulares no han sido conocidos comъnmente por el nombre de dominio, artнculo 1.c.ii. de la Polнtica;que llos Titulares no estбn realizando un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro, como lo establece el 1.c.iii. de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitaciуn, de conformidad con lo establecido en el artнculo 1.b.iv de la Polнtica, en virtud de que, de la informaciуn y documentaciуn presentada por el Promovente, la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente al utilizarlo de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web de los Titulares o de los productos o servicios que figuran en el sitio Web de los Titulares.

En resumen, este Experto considera que el Promovente presentу informaciуn y documentaciуn substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisiciуn del nombre de dominio bajo disputa por la parte Titular.

Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacciуn alguna con anterioridad a la emisiуn de la presente decisiуn por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminaciуn de este procedimiento de soluciуn de controversias, tal y como lo prevй el artнculo 21.A del Reglamento. Mбs aъn, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicciуn competente para resoluciуn independiente, en relaciуn con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artнculo 3.B.x del Reglamento.

 

7. Decisiуn

En virtud de lo anterior, tal y como lo dicta el artнculo 19 del Reglamento, este Experto decide:

(1) que el Nombre de Dominio registrado por los Titulares es idйntico a la marca HEIDELBERG sobre la que el Promovente tiene derechos;

(2) que los Titulares no tienen derechos o intereses legнtimos algunos con respecto al Nombre de Dominio <heidelberg.com.mx>; y,

(3) que el Nombre de Domino <heidelberg.com.mx> ha sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe por los Titulares.

En virtud de lo anterior, el Experto ordena que el nombre de domino <heidelberg.com.mx> sea transferido al Promovente.

---

Pedro W. Buchanan Smith
Experto Ъnico

Fecha: 28 de agosto de 2006