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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ANFOSA, S.A. de C.V. v. Santiago Pereda Martнnez

Caso Nє DMX2006-0012

 

1. Las Partes

La Promovente es ANFOSA, S.A. de C.V. con domicilio en Mйxico, D.F., Mйxico representada por Ogarrio Daguerre, S.C., Mйxico.

El Titular es Santiago Pereda Martнnez con domicilio en Mexico, D.F., Mйxico representada por Gastуn Esquivel Santos, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <almacenesanfora.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center Mйxico S.C. (NIC-Mйxico).

 

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 26 de septiembre de 2006. El 26 de septiembre de 2006 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 28 de septiembre de 2006, NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta indicando que el Titular no era la persona que figura como registrante. A su vez, el Registrador proporcionу los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 23 de octubre de 2006.

El Centro verificу que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplнan los requisitos formales de la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artнculos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 24 de octubre de 2006. De conformidad con el artнculo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 13 de noviembre de 2006. La Titular argumentу no haber recibido copia de la Solicitud, como justificaciуn para no haber presentado su escrito de Contestaciуn dentro de plazo. La Promovente y el Centro han dejado evidencia en el expediente que permitirнa suponer que la Solicitud sн fue enviada a la Titular. No obstante, con fecha 15 de noviembre de 2006, el Centro concediу una extensiуn extraordinaria hasta el 22 de noviembre de 2006 para que la Titular presentara su contestaciуn. La razуn de esta extensiуn fue darle una oportunidad procesal a la Titular para contestar. La Titular presentу su contestaciуn a la Solicitud el 21 de noviembre de 2006. El Centro acusу recibo de dicha presentaciуn el 22 de noviembre de 2006. Considerando que tanto Promovente como Titular son parte de otro procedimiento en donde se controvierte un dominio de naturaleza similar, i.e.ё<almacenesanfora.com>, y que en ese procedimiento la Titular presentу una contestaciуn para manifestar lo que a su derecho convenнa, habiendo participado ambas partes activamente en dicho procedimiento, este Experto ratifica la decisiуn del Centro de otorgar a la Titular una oportunidad de ser oнda en el procedimiento, y presentar las pruebas que estime convenientes. Ello obedece al espнritu subyacente en la Polнtica de procurar mantener uniformidad en las decisiones cuyo fondo es sustancialmente el mismo, y a la naturaleza de mecanismo de resoluciуn alterna de disputas que guarda este procedimiento, en donde lo primordial es buscar la verdad, favorecer el fondo del asunto y dirimir una controversia permitiйndoles a las partes presentar sus argumentos y pruebas. Por tanto, este Experto decide tomar en cuenta el escrito de Contestaciуn.

El Centro nombrу a Kiyoshi I. Tsuru como Experto Ъnico (“Experto”) el dнa 28 de noviembre de 2006, recibiendo su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 8 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es titular de los siguientes registros marcarios en Mйxico:

1. Para la marca denominativa, ALMACENES БNFORA:

(a) Registro Nє 848913, para proteger servicios de la Clase 35 conforme al Clasificador Internacional de Niza, distinguiendo, entre otros, negocios comerciales y administraciуn comercial.

(b) Registro Nє 927862, para distinguir productos de la Clase 9.

(c) Registro Nє 927854, para proteger productos de la Clase 3.

2. Para la marca mixta, ALMACENES БNFORA (acompaсada de un diseсo):

(a) Registro Nє 939770, para disntiguir productos de la Clase 14.

(b) Registro Nє 939771, para proteger prodcutos de la Clase 28.

(c) Registro Nє 939772, para distinguir bienes de la Clase 7.

(d) Registro Nє 939773, para productos de la Clase 8.

(e) Registro Nє 943495, para identificar productos de la Clase 6.

Por su parte, Comercial Anforama, S.A. de C.V., de la cual el Titular, Santiago Pereda Martнnez es su representante, segъn se ha acreditado en este proceso, tiene registrada en Mйxico, a su nombre, la marca БNFORA, bajo el Nє 945648, para distinguir servicios de la Clase 38, entre otros, comunicaciones, correo electrуnico, mensajerнa electrуnica, provisiуn de acceso a usuarios a una red global de computadoras.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

La Promovente argumenta que existe un acuerdo verbal con la Titular en donde la Promovente tendrнa la facultad de utilizar la denominaciуn ALMACENES БNFORA y la Titular usarнa la denominaciуn ANFORAMA. La Promovente ofrece como prueba de este pacto verbal una entrevista publicada por la Revista “Cambio”.

La Promovente asegura que el dominio en disputa es idйntico a las marcas de la Promovente.

II. Derechos o intereses legнtimos

La Promovente afirma que la Titular no es conocida por el nombre de dominio controvertido, sino como ANFORAMA, que dicha Titular no usaba el nombre de dominio de buena fe sino que lo tenнa “estacionado”.

III. Mala fe

La Promovente manifiesta que la Titular le impide solicitar un nombre de dominio utilizando sus marcas. Tambiйn argumenta que la Titular, que es su competidora directa, direcciona el dominio en disputa a la pбgina principal de la Titular, creando confusiуn entre el pъblico consumidor.

B. Titular

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

La Titular seсala que tambiйn cuenta con una marca registrada, es decir, el registro Nє 945648 ANFORA en Clase 38, y que dicha clase estб relacionada con pбginas Web.

La Titular niega que el acuerdo verbal a que se refiere la Promovente haya sido llevado a cabo.

La Titular manifiesta que la entrevista publicada en “Cambio” no puede ser tomada como prueba, porque las publicaciones impresas pueden ser manipuladas por los editores.

II. Derechos o intereses legнtimos

La Titular niega el hecho de que el nombre de dominio controvertido no estuviera en uso antes de que se tuviera conocimiento de la Solicitud.

Alega la Titular que su registro marcario en Clase 38 la faculta para usar nombres de dominio como el que se controvierte.

III. Mala fe

La Titular argumenta que no puede haber mala fe, ya que al tener una marca registrada, estб haciendo uso legнtimo y legal del nombre de dominio controvertido. Alega que no es posible que la Titular cree confusiуn por usar su propia marca.

 

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Polнtica, el Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren copulativamente con el fin de obtener la transferencia o cancelaciуn de un nombre de dominio en disputa:

(a) el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(b) el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

En la especie, el nombre de dominio controvertido es semejante en grado de confusiуn a las marcas ALMACENES БNFORA de la Promovente, por estar dicho dominio totalmente comprendido dentro de las citadas marcas. La presencia del ccTLD “.mx” y su sTLD.com carecen de relevancia jurнdica y por lo tanto no puede ser un elemento diferenciador. Ver, mutatis mutandis, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI No. D2000-0859, (que a su vez cita a Monty and Pat Roberts, Inc. v. J. Bartell, CASO OMPI No. D2000-0300; J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso OMPI No. D2000-0035).

Por tanto, el primer requisito de la Polнtica se ha cumplido.

B. Derechos o intereses legнtimos

La Polнtica es un instrumento diseсado para casos de ciberocupaciуn. En consecuencia, para que la Polнtica permita la transferencia o cancelaciуn de un nombre de dominio en disputa, el Titular no debe poseer derechos o intereses legнtimos relacionados con el nombre de dominio en cuestiуn. Asimismo, este motivo unido a la sumariedad de este procedimiento, importan que la Polнtica no sea adecuada para la soluciуn de conflictos sobre nombres de dominio cuyo origen descanse en relaciones contractuales, de suyo complejas.

Lo dicho no obsta, en caso alguno, a que un Promovente intente otras vнas, en sede diversa, con el fin de obtener la transferencia o cancelaciуn de un nombre de dominio.

En este caso, por una parte, la Titular ha presentado como prueba de sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa una Solicitud de Reserva. Este Experto considera que dicha Solicitud de Reserva carece de valor probatorio por no haberse acompaсado al procedimiento ningъn Certificado de Reserva.

Sin perjuicio de lo anterior, la Titular ha presentado en este procedimiento copia del tнtulo del registro Nє 945648, para la marca БNFORA, en Clase 38. Ello, junto con la relaciуn de la Titular con Comercial Anforama, S.A. de C.V., quien detenta el reciйn mencionado registro marcario, hace que el segundo requisito de la Polнtica no concurra en la especie. En efecto, en opiniуn de este Experto, la existencia de dicho registro marcario otorga a la Titular derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio disputado.

Dado lo anterior, la autoridad administrativa y/o judicial locales son las indicadas para resolver quй tнtulo otorga mejor derecho, cuбl tнtulo es vбlido y por lo tanto cuбl prevalece. Este Experto recomienda que el caso sea llevado ante las autoridades locales para que se aplique la ley nacional y se resuelva esta disputa.

En vista de ello, en la especie, no se ha cumplido el segundo de los requisitos establecidos en la Polнtica para ordenar la transferencia o cancelaciуn del nombre de dominio disputado. En consecuencia, no procede analizar el tercer elemento contemplado en la Polнtica.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

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Kiyoshi I. Tsuru
Experto Ъnico

Fecha: 10 de diciembre de 2006