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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya

Caso N° D2007-0168

 

1. Las Partes

El Demandante es el Col.legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, con domicilio en Barcelona, Espaсa, representado por JAUSAS, Espaсa.

El Demandado es el Col.legi Oficial d’Enginyeria en Informбtica de Catalunya con domicilio en Barcelona, Espaсa, representado por Eduard Elias i Vila.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <coeic.cat >, <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net>.

Los registradores de los citados nombres de dominio son, respectivamente, Entorno Digital, S.A., eNom, Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 5 de febrero de 2007. El 8 de febrero de 2007 el Centro enviу a Entorno Digital, S.A; eNom; e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 8 de febrero de 2007 eNom enviу al al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tйcnico. El 28 de febrero de 2007, Entorno Digital, S.A. e Intercosmos Media Group d/b/a directNIC.com enviaron al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tйcnico. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 5 de marzo de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de marzo de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 26 de marzo de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de marzo de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 11 de abril de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento:

El idioma de registro de los nombres de dominio <coeic.net>, <coeic.info> y <coeic.com> es el inglйs. No obstante, el Demandante solicita en la modificaciуn de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaсol. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son espaсolas y estбn domiciliadas en Espaсa; la demanda y la contestaciуn estбn redactadas en espaсol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el pбrrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducciуn al espaсol de la documentaciуn presentada en catalбn.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- El Demandante es un Colegio profesional que se rige por los Estatutos aprobados por la Asamblea General de la entidad de fecha 18 de diciembre de 1986 y por la resoluciуn del Conseller de Justicia de la Generalitat de Cataluсa de 30 de enero de 1987. El Demandante estб inscrito con el nъmero EI/C-2001, en el Registro de Colegios Profesionales del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluсa.

- El Demandante es titular de la marca espaсola registrada en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas con el N° 2.478.652, consistente en la denominaciуn COEIC concedida el 7 de enero de 2003, para los servicios de representaciуn, asesorнa y defensa de los ingenieros (clase 42).

- El signo COEIC es usado profusamente por el Demandante en impresos, publicaciones, directorios, panfletos, productos de papelerнa, tarjetas de felicitaciуn, material de escritura, libros de notas, papeles y cartones publicitarios, reproducciones grбficas y representaciones grбficas, pуsteres, fotografнas, calendarios, etc. El Demandante ha venido usando este signo con anterioridad al registro de la marca.

- El Demandante es titular del nombre de dominio <eic.es> desde el 19 de octubre de 1996.

- El Demandado es un Colegio Oficial creado por una Ley del Parlamento de una de las Comunidades Autуnomas de Espaсa, la Comunidad Autуnoma de Cataluсa. La Ley referida es la Llei 3/2001, de 9 de abril, de creaciу del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya publicada en el Butlletн Oficial del Parlament de Catalunya N° 167, de 2 de abril de 2001, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, N° 3371, de 19 de abril de 2001.

- Los Estatutos del Demandado, el Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya, fueron aprobados por “Resoluciуn del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluсa JUS/2068/2002, de 9 de julio, por la que habiйndose comprobado previamente la adecuaciуn a la legalidad, se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Cataluсa los Estatutos del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica de Catalunya” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya nъm. 3680, de 18 de julio de 2002). En el artнculo 1 de estos Estatutos se dispone que el Colegio tambiйn podrб usar su acrуnimo, formado por las letras COEIC (“El Col·legi podrа usar tambй el seu acrтnim, format per les lletres COEIC”)

- El nombre de dominio <coeic.net> fue registrado el 12 de marzo de 2001. El nombre de dominio <coeic.info> fue registrado el 15 de febrero de 2006. El nombre de dominio <coeic.com> fue registrado el 3 de marzo de 2003. El nombre de dominio <coeic.cat> fue registrado el 18 de febrero de 2006.

- El Demandado solicitу el registro de la marca COEIC para distinguir servicios de la clase 41, solicitud que le fue denegada por la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas por medio de resoluciуn publicada en el Boletнn Oficial de la Propiedad Industrial el dнa 16 de noviembre de 2004.

- Los nombres de dominio <coeic.net> y <coeic.info> remiten al sitio web de los Col.legis Oficials d’Enginyeries en informаtica de Catalunya, denominaciуn que engloba al Col·legi Oficial d’Enginyeria Tиcnica en Informаtica y al Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informаtica. El nombre de dominio <coeic.cat> no estб en uso. Por su parte, bajo el nombre de dominio <coeic.com> se ofrece una pбgina web en la que se puede encontrar diferente informaciуn sobre viajes, medios de comunicaciуn, vacaciones, etc.

- El 27 de enero de 2005, el Demandante remitiу por carta un requerimiento al Demandado solicitбndole formalmente que dejara de utilizar el acrуnimo COEIC, asн como el nombre de dominio <coeic.org>. De igual modo, el 23 de mayo de 2005 el Demandante requiriу al Demandado por Acta Notarial para que cesara en el uso del referido acrуnimo y del referido nombre de dominio.

- El 2 de octubre de 2006, el Despacho de abogados que representa al Demandante remite por burofax al Demandado una comunicaciуn en la que afirma que la utilizaciуn de las siglas COEIC, en concepto de marca y/o de nombre de dominio, constituye una infracciуn de los derechos de marca de la que es titular el Demandante; y en la que se le advertнa al Demandado que se iniciarнan las acciones oportunas en caso de no atender al requerimiento de cancelaciуn de los nombres de dominio que contienen las siglas COEIC. Dicho burofax es contestado por el Demandado mediante burofax remitido el 9 de octubre de 2006, en el que manifiesta que no utiliza el acrуnimo COEIC ni como logo ni marca, sino como nombre institucional, aduciendo ademбs que en el artнculo 1є de los Estatutos del Colegio, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales de la Generalitat de Catalunya antes del registro de la marca COEIC por el Demandante, se dispone que el Colegio podrб usar su acrуnimo COEIC.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El Demandado, segъn el Demandante, habrнa actuado de mala fe al registrar los nombres de dominio, por cuanto siendo conocedor de que el acrуnico COEIC es utilizado desde antaсo por el Col.legi dґEnginyers Industrials de Catalunya, y pese a la existencia de la marca del Demandante, y al conocimiento que el Demandado tenнa de ella, registrу los nombres de dominio apoyбndose tan sуlo en que los Estatutos redactados por ella misma prevйn que dicha entidad podrб utilizar el acrуnimo “COEIC”.

- La utilizaciуn por el Demandado de los nombres de dominio <coeic.cat >, <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net> con denominaciуn idйntica a la de la marca COEIC anteriormente registrada por el Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, constituye (segъn el Demandante) una vulneraciуn del derecho de la marca del Demandante, por infringir el derecho de exclusiva que otorga la marca a quiйn la tiene registrada.

- A juicio del Demandante su marca goza de la condiciуn de notoria en el sentido del artнculo 8 de la Ley de Marcas de 2001, citando numerosa jurisprudencia sobre el concepto y rйgimen de la marca notoria.

- Tras recordar que los nombres de dominio <coeic.cat> y <coeic.com> no estбn siendo usados, cita el Demandante la regulaciуn de la Ley espaсola de marcas de 2001 sobre el uso obligatorio de la marca registrada, asн como diferente jurisprudencia sobre los tipos de usos de una marca que permiten concluir que se cumple la carga de uso obligatorio de la marca. Pero el Demandante no extrae ninguna consecuencia sobre la relevancia de esta normativa y de esta jurisprudencia en relaciуn a un nombre de dominio.

- A continuaciуn expone el Demandante que aunque la demanda se presenta seis aсos despuйs del registro del nombre de dominio <coeci.net>, a efectos de evitar una eventual aplicaciуn de la Ley de marcas y considerar que ha prescrito la acciуn argumenta el Demandantes que el plazo de prescripciуn habrнa sido interrumpido con las reclamaciones extrajudiciales dirigidas al Demandado.

- Tras las alegaciones de carбcter general a las que se acaba de aludir, el Demandante pasa a realizar alegaciones en relaciуn con los requisitos que exige la Polнtica para que prospere la demanda. Asн, considera que los nombres de dominio son idйnticos a la marca sobre la que posee derechos y que, aunque no es necesario la comparaciуn de los productos o servicios a los que se aplica la marca, con los productos o servicios que se ofrecen bajo los nombres de dominio en conflicto, si se realiza dicha comparaciуn se comprueba que con los nombres de dominio <coeic.net> y <coeic.info> se crea confusiуn entre los agente del sector de la ingenierнa, perjudicбndose la labor y funciуn que desarrolla el Demandante. De igual modo, entiende el Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no podнa desconocer la notoriedad de la denominaciуn; porque el Demandado en ningъn momento ha solicitado autorizaciуn de la Demandante para la utilizaciуn de su marca, y porque aunque el Demandado sea una Corporaciуn de Derecho pъblico, con personalidad jurнdica propia, e inscrito en el correspondiente registro oficial, dicha inscripciуn no le otorga un derecho de marca sobre el acrуnico COEIC. Finalmente, entiende el Demandante que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. En primer lugar, porque se han registrado con el fin de impedir que el Demandante reflejara la marca de la que es titular en un nombre de dominio. En segundo lugar, existirнa mala fe segъn el Demandante, porque el registro se hizo con conocimiento del uso del acrуnimo COEIC por parte del Demandante y de su marca, y siendo consciente el Demandado de que se podнa inducir a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del titular del nombre de dominio. Finalmente, argumenta el Demandante que el Demandado ha registrado el tйrmino COEIC respecto de todos los dominios posibles, excepto el .eu, pretendiendo asн que el Demandante no refleje su marca en un nombre de dominio.

- Por todo lo anterior, el Demandante solicita que se dicte una resoluciуn por la que se ordene la transferencia a su favor de los nombres de dominio <coeic.cat > <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net>.

B. Demandado

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Admite la evidente coincidencia entre las iniciales de su denominaciуn y las iniciales de la denominaciуn del Demandante, pero afirma que hasta la fecha no le consta que se haya producido confusiуn alguna.

- Afirma la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio, por contener sus Estatutos una disposiciуn en su artнculo primero segъn la cual el Colegio podrб usar tambiйn su acrуnimo, formado por las letras COEIC. Estos estatutos fueron hallados acordes a la legalidad el 9 de julio de 2002 por la Generalitat de Cataluсa y eso establece el legнtimo derecho del Demandado a usar dicho acrуnimo, teniendo en cuenta que estos Estatutos son anteriores a la fecha del registro de la marca COEIC por parte del Demandante. Ademбs, considera el Demandado que los estatutos del Demandante no mencionan acrуnimo alguno y que en el momento en que se creo el colegio demandante la lengua catalana estaba prohibida en Espaсa, de modo que lo que se crea es el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, en castellano, cuyas iniciales son COIIC y no COEIC, denominaciуn que (siempre segъn el Demandado) es usada por el Demandante de forma extraoficial sin ningъn derecho real.

- Los nombres de dominio en conflicto no han sido registrados ni se estбn usando de mala fe. Segъn el Demandado, dichos nombres de dominio no se han adquirido con la finalidad de venderlos al Demandante, ni se han adquirido con la finalidad de impedir que el propietario de una marca la pueda reflejar en un nombre de dominio. Segъn el Demandado, el Demandante abriу su pбgina web en el aсo 1996 con el dominio <eic.es> y nunca mostrу el mбs mнnimo interйs por ningъn dominio “coeic”. Segъn el Demandado, tampoco se han registrado los nombres de dominio para atacar el negocio de un competidor. Porque Demandante y Demandado no son competidores, ya que los Ingenieros Industriales no se pueden colegiar en el Colegio de Informбtica, ni los Ingenieros en Informбtica pueden hacerlo en el de Industriales. Y tampoco puede un Colegio visar proyectos de los colegiados del otro. Ademбs, afirma el Demandado que un Colegio Oficial es un organismo de Derecho pъblico, no un negocio, y por ello el uso de los nombres de dominio no supone un ataque a ningъn negocio del Demandante. De igual modo, explica el Demandado que no usa los nombres de dominio de forma engaсosa para atraer a usuarios con finalidad lucrativa, porque no estб interesados en los ingenieros industriales, puesto que no los puede colegiar, ni en los proyectos que llevan a cabo, dado que no los pueden visar. Ademбs, reitera que no se ha producido ninguna confusiуn hasta la fecha.

- Con relaciуn a la mala fe de la que lo acusa el Demandante, el Demando afirma tambiйn que no tuvo conciencia del conflicto por el uso de las iniciales COEIC hasta el aсo 2003, cuando el Demandante registrу la marca y se entablaron las primeras conversaciones. El uso anterior de las iniciales COEIC por parte del Demandante no fue conocido por el Demandado, ni podнa serlo, porque no existнa un uso pъblico y notorio, y asн lo acreditarнa segъn el Demandado, el hecho de que la documentaciуn aportada por el Demandante para probar ese uso notorio se refiera a documentaciуn interna o dirigida a terceros a las que el Demandado difнcilmente podrнa tener acceso.

- Afirma asimismo el Demandado que en el aсo 2002, recibiу una propuesta de adquisiciуn del nombre de dominio <coeic.org>, por parte de una empresa americana que no le inspirу ninguna confianza. Fue entonces, cuando decidiу intentar el registro de la marca COEIC y posteriormente procediу al registro de los dominios <coeic.com>, <coeic.net> y <coeic.info>, que estaban libres. A su entender el Demandante ha actuado con absoluta dejadez en relaciуn con el registro como nombre de dominio de sus iniciales en catalбn. Ademбs, el Demandado reconoce que por un error la redirecciуn de los dominios <coeic.com> y <coeic.cat> no estб operativa, quedando el primero redirigido a la pбgina por defecto del registrador e inaccesible el segundo.

- Considera finalmente el Demandado que el Demandante actъa con prepotencia agresiva (pese a la antigьedad del Demandante, el Demandante sуlo registra su marca en 2003, dos aсos despuйs de la creaciуn del Demandado, segъn el Demandado con la intenciуn de iniciar el presente conflicto), que silencia lo que no le conviene (en especial que su denominaciуn oficial es la espaсola y no la catalana), que realiza argumentaciones torticeras (pues a juicio del Demandado pretende estar usando las iniciales COEIC de forma pъblica y notoria cuando lo ъnico que ha aportado son documentos internos en los que las iniciales COEIC se usan residualmente), que realiza una exposiciуn parcial de los hechos, que utiliza un victimismo mentiroso (afirma el Demandante que el Demandado ha acaparado todos los dominios posibles, obligando al Demandante a solicitar el nombre de dominio con las siglas eic, cuando dicho dominio <eic.es> lo solicitу en el aсo 1996, lo cual demuestra que no tuvo que solicitarlo por culpa de los dominio del Demandado, que son muy posteriores); que existen contradicciones malйvolas, mentiras descaradas; utilizaciуn malintencionada del procedimiento arbitral, incumplimiento sistemбtico de la palabra dada, falsa voluntad de negociaciуn, y mala fe en dilatar los tiempos. Por todo lo anterior, entiende el Demandado que la demanda ha sido presentada de la mala fe, en un intento de sustraer los nombres de dominio a un titular que los utiliza de buena fe.

- Por todo lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda y que, de acuerdo con el pбrrafo 15.e) del Reglamento, se declare que la demanda ha sido presentada de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que el Demandante es titular registral de una marca espaсola constituida por la denominaciуn COEIC.

De igual modo, este Experto considera que existe identidad entre los nombres de dominio <coeic.cat > <coeic.com>, <coeic.info> y <coeic.net> y la marca del Demandante constituida por el signo COEIC. La comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas [--United Feature Syndicate, Inc. c. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans), Caso OMPI N° D-2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre la marca del Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Por lo demбs, es indiferente que los productos o servicios que se puedan ofrecer bajo los nombres de dominio y los productos para los que estб registrada la marca del Demandante sean idйnticos o semejantes. Porque frente a lo que sucede en el Derecho espaсol y comunitario de marcas, en la Polнtica lo ъnico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el pъblico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algъn tipo de vнnculo. Y es claro que entre la marca COEIC y los nombres de dominio en conflicto puede originarse dicha confusiуn (con independencia de que al Demandado le consten o no casos concretos de confusiуn).

Sobre la base de lo expuesto, este Experto ъnico considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. (Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos  -Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com, OMPI N° D2000-0120; D2001-0017, Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora, o- Caja de Ahorros del Mediterrбneo c. Antonio Acuсa Racero, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4 c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario en este tipo de procedimientos nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable al demandante. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones en- Motorola, Inc. c. NewGate Internet, Inc, Caso OMPI N° D2000-0079,  - Soria Natural, S.A. c. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI N° D2004-0803).

El Demandante afirma en su demanda que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio en conflicto, porque tres de ellos fueron registrados con posterioridad al registro de la marca por parte del Demandante; porque el Demandado no podнa desconocer la notoriedad de la denominaciуn COEIC; porque el Demandado en ningъn momento ha solicitado autorizaciуn del Demandante para la utilizaciуn de su marca; y porque pese a ser el Demandado una Corporaciуn de Derecho pъblico, con personalidad jurнdica propia, e inscrita en el correspondiente registro oficial, dicha inscripciуn no le otorga un derecho de marca sobre el acrуnimo COEIC.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos

Para intentar probar sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega sus Estatutos, en cuyo artнculo primero se contiene una disposiciуn segъn la cual el Colegio podrб usar tambiйn su acrуnimo, formado por las letras COEIC. Estos Estatutos fueron hallados acorde a la legalidad el 9 de julio de 2002 por la Generalitat de Cataluсa, y segъn el Demandado eso establece el legнtimo derecho del Demandado a usar dicho acrуnimo, antes del registro de la marca COEIC por parte del Demandante.

Pues bien, este Experto considera que el Demandado goza de un derecho o interйs legнtimo sobre los nombres de dominio en conflicto, en la medida en que dichos nombres de dominio estбn compuestos por el signo COEIC, que es el acrуnimo de su denominaciуn oficial. Ademбs el artнculo 1 de los Estatutos del Demandado recoge expresamente la posibilidad de que el Demandado use su acrуnimo COEIC.

Todas estas circunstancias permiten constatar la existencia de un interйs legнtimo a favor del Demandado. En este mismo sentido, mъltiples resoluciones de Grupos de expertos precedentes han reconocido que un demandado en un procedimiento sometido a la Polнtica no sуlo puede salir exitoso del procedimiento si demuestra que posee un derecho de marca. Puede tambiйn hacer valer que el nombre de dominio que utiliza coincide totalmente o parcialmente con su denominaciуn social. Asн, entre otras muchas resoluciones OMPI, -Eauto, Inc. c. Eauto Parts, Inc, Caso OMPI N° D2000-0121; - “VeriSign Inc. c. Venesign C. A, OMPI caso N° D2000-0303. Y si constituye un interйs legнtimo usar como nombre de dominio total o parcialmente la denominaciуn de una sociedad, tambiйn lo es usar la denominaciуn de un Colegio Profesional, ya sea en extenso, ya en forma de acrуnimo, mucho mбs cuando el uso de dicho acrуnimo es habitual y ademбs se prevй en los estatutos del Colegio Profesional.

De hecho, tambiйn existen resoluciones precedentes que han reconocido que una persona fнsica que registra como nombre de dominio las iniciales de su nombre y apellidos, tiene un interйs legнtimo sobre el nombre de dominio. Y ello sin necesidad de ser generalmente conocido por esas iniciales. Asн, por ejemplo, International Youth Hostel Federation c. Ivor Yevgeni Haya-Filkov, Caso OMPI N° D2002-0720.

De este modo, si en estos casos se reconoce un interйs legнtimo sobre el nombre de dominio, con mayor razуn cuando el uso de las iniciales es habitual, como es el caso, y ademбs se prevй con anterioridad al registro de la marca que ahora invoca el Demandante.

El Demandante insiste repetidamente en su derecho de marca y en la existencia de una vulneraciуn del mismo, con cita de jurisprudencia espaсola en la que se ha reconocido que un nombre de dominio puede lesionar una marca registrada (tal como por lo demбs dispone el artнculo 34 de la Ley espaсola de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). No obstante, un Grupo administrativo de expertos no es competente para determinar si se produce o no una infracciуn de marca de conformidad con la Ley espaсola. Esa es una tarea que sуlo a los Tribunales de justicia compete, y que claramente excede de los limitados mбrgenes de los procedimientos regidos por la Polнtica, en los que ъnicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio.

En sentido similar de negar la competencia de un Grupo de expertos para determinar la eventuales colisiones entre la marca del demandante y el nombre de dominio del demandado, desde el punto de vista de la legislaciуn espaсola, por ejemplo, Larios Pernod Ricard, S.A. c. Interalis Consulting, S.A. y Dn. Darнo Fernбndez de Villavicencio Greb, Caso OMPI N° D2003-0149

El apartado 15 a) del Reglamento dispone que el Grupo de expertos resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones de Grupos de expertos se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo Estado resulta de aplicaciуn, para suplir las eventuales lagunas de la Polнtica y del Reglamento de la ICANN, la normativa de dicho Estado (Vйanse a tнtulo meramente ejemplificativo las resoluciones de los casos -Robert Ellenbogen c. Mike Pearson, Caso OMPI N° D2000-0001; - Mary-Linn Mondich, an individual, and American Vintage Wine Biscuits, Inc, a corporation, c. Shane Brown, an individual, doing business as Big Daddy’s Antiques, Caso OMPI N° D 2000-0004;- Transacciones Universales S.A. c. Mario Ariel Castillo Vargas, Caso OMPI N° D2000-0484; -Seur Espaсa, S.A. c. Antonio Llanos Alonso, Caso OMPI N° D2000-0691).

Pero la aplicaciуn de la legislaciуn nacional de forma complementaria a la Polнtica no significa que el Grupo de Expertos pueda irrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia.

Asн pues, si el Demandante considera que el Demandado hace un uso del signo COEIC que vulnera su derecho de marca, siempre tiene abierta la vнa jurisdiccional para entablar las acciones que le reconoce la Ley espaсola de marcas. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamaciуn en un procedimiento UDRP. Por ello es posible que un nombre de dominio que no ha sido registrado de forma especulativa y por lo tanto que no es recuperable o cancelable por un procedimiento UDRP sea utilizado de tal modo que infrinja una marca registrada de conformidad con la legislaciуn espaсola. Esto es asн por las diferencias de rйgimen entre la Polнtica y la Ley de Marcas espaсola.

De este modo, este Experto no puede mбs que reconocer que en el presente caso el Demandado ha acreditado debidamente la existencia de intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Y una vez reconocido este extremo, es claro que no se cumplen los presupuestos de la Polнtica para que la demanda sea acogida.

Sуlo a los Tribunales de justicia les corresponde decidir si el uso que el Demandado hace de los nombres de dominio lesiona o no la marca de la Demandante, si resulta de aplicaciуn al caso el artнculo 37 de la Ley de marcas segъn el cual “el derecho conferido por la marca no permitirб a su titular prohibir a terceros el uso en el trбfico econуmico, siempre que ese uso se haga conforme a las prбcticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su direcciуn”; y si en caso de que eventualmente se acreditase ante los Tribunales la existencia de una infracciуn de marca, si puede o no procederse a una aplicaciуn analуgica de la Disposiciуn adicional decimosйptima de la Ley de marcas, ordenando el cambio de denominaciуn del Demandado. [Cuestiуn йsta, dicho sea de paso, que no estб exenta de debate jurisprudencial, pues aunque el Tribunal Supremo espaсol ha venido admitiendo la protecciуn de los signos distintivos registrados frente a denominaciones sociales inscritas posteriormente, reconociendo el ius prohibendi del titular de la marca, y ordenando cancelar la inscripciуn de la denominaciуn social en el Registro Mercantil, no es menos cierto que aъn se sigue manteniendo una lнnea jurisprudencial que admite la pacнfica convivencia entre una denominaciуn social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominaciуn no se use a tнtulo distintivo de productos o servicios. Y aunque esta ъltima lнnea jurisprudencial es minoritaria en la actualidad, tampoco se puede desconocer que las Conclusiones presentadas el 18 de enero de 2007, por la Abogada General Sra. Eleanor Sharpston en el asunto que se sigue ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, C-17/06, Cйline Sаrl contra Cйline SA parecen venir en apoyo de la lнnea jurisprudencial minoritaria, al defender la Abogada General que es posible la pacнfica convivencia entre una denominaciуn social y un signo distintivo igual o similar, siempre que la denominaciуn social no se use a tнtulo distintivo de productos o servicios. Por ello, en caso de que finalmente el TJCE asuma los planteamientos de la Abogada General, los tribunales espaсoles se verбn obligados a seguirlos).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En definitiva, en la medida en que no se cumple el segundo de los requisitos de la Polнtica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el pбrrafo 4 de la Polнtica, no tiene sentido a entrar a analizar el requisitos relativo al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto del procedimiento.

D. Inexistencia de un abuso del procedimiento por parte de la Demandante

El Demandado solicita que el Grupo de Expertos dicte una Resoluciуn en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento. Segъn el apartado 15 e) del Reglamento, “si despuйs de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declararб en su resoluciуn que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo”. A la hora de aplicar este apartado, los grupos de expertos han declarado en reiteradas ocasiones que para que proceda la declaraciуn de que la demanda se ha interpuesto de mala fe es preciso que el Demandante conozca la clara falta de mala fe del Demandado y pese a todo interponga la demanda (-Sydney Opera House Trust c. Trilynx Pty. Ltd., Caso OMPI N° D2000-1224;- Goldline International, Inc. c. Gold Line, Caso OMPI N° D2000-1151), o que el Demandante interponga la demanda siendo consciente de que carece de derechos sobre la marca por йl invocada: (Caso OMPI DBIZ-Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, Caso OMPI DBIZ 2002-00245; -HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc, Caso OMPI N° D2002-0754), o que la demanda sea entablada a pesar de que el Demandante conozca la existencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado (Caso OMPI -Smart Design LLC c. Hughes, Caso OMPI N° D2000-0993).

Pues bien, este Experto considera que la demanda no se ha presentado de mala fe y que no se ha producido un abuso del procedimiento por parte del Demandante. Este Experto entiende que el Demandante ha realizado una interpretaciуn errуnea de la UDRP, creyendo que la titularidad de una marca coincidente con los nombres de dominio litigiosos priva de toda legitimidad al Demandado y le permite obtener, sin mбs, la transferencia de los nombres de dominio. Pero una cosa es realizar una interpretaciуn desafortunada, y otra muy distinta es haber interpuesto una demanda de una mala fe y abusando del procedimiento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

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Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 24 de abril de 2007