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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fn Box Ventures Inc. v. Carlos Alberto Ramos Burboa

Caso No. D2007-0275

 

1. Las Partes

La Demandante es Fn Box Ventures Inc., con domicilio en Ciudad de Panamб, Marbella, Panamб representada por Andrйs Gustavo San Juan, Argentina,.

La Demandada es Carlos Alberto Ramos Burboa con domicilio en Mйxico DF, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <seximetro.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Go Daddy Software.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 23 de febrero de 2007. El 27 de febrero de 2007 el Centro enviу a Go Daddy Software vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El mismo 27 de febrero de 2007 Go Daddy Software enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y tйcnico. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 14 de marzo de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de marzo de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 4 de abril de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de abril de 2007.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 20 de abril de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento: El idioma de registro del nombre de dominio <seximetro.com> es el inglйs. No obstante, el Demandante solicita en la modificaciуn de la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaсol. A la vista de las circunstancias del caso (el Demandante y el Demandado estбn domiciliados en paнses en los que la lengua oficial es el espaсol, la demanda y la contestaciуn estбn redactadas en espaсol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el pбrrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducciуn de la documentaciуn presentada en inglйs.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- El Demandante es titular del nombre de dominio <sexymetro.com> desde el 9 de enero de 2001.

- El Demandante ofrece bajo el nombre de dominio <sexymetro.com> un sitio web en el que los usuarios pueden “colgar” en la red sus fotografнas a efectos de que los demбs usuarios califiquen su atractivo personal, votando de 1 a 10.

- El nombre de dominio <seximetro.com> fue registrado el 1 de febrero de 2002.

- Bajo el nombre de dominio <seximetro.com> se ofrecen unos servicios similares a los que se ofrecen bajo el nombre de dominio <sexymetro.com>.

- Con anterioridad al registro del nombre de dominio <seximetro.com> el Demandado utilizaba el tйrmino “Seximetro” como tнtulo de una secciуn de su portal <loschistes.com>, (parte del canal de humor Muydivertido). En dicha secciуn se incluнa una encuesta para medir el comportamiento y opiniones de los usuarios respecto al sexo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El Demandante registrу el nombre de dominio <sexymetro.com> el 9 de enero de 2001, con ocasiуn del lanzamiento de un servicio on-line, que identificarнa bajo la marca SEXYMETRO.COM, desarrollando y costeando una intensa campaсa de marketing destinada a posicionar el servicio entre el pъblico de Internet. Dicho servicio consiste, fundamentalmente, en la posibilidad de incorporar al sitio una o mбs fotografнas personales, con el objeto de que los restantes usuarios califiquen segъn una escala que se extiende del 1 al 10, el atractivo personal del usuario que fija su fotografнa.

- SEXYMETRO.COM es una marca usada e inscrita como nombre de dominio con anterioridad al registro del nombre de dominio <seximetro.com>. Segъn el Demandante, el uso de su nombre de dominio ha sido de tal intensidad que ha permitido generar un pъblico considerable que claramente identifica el nombre de dominio con los servicios y contenidos ofrecidos a travйs del mismo. Segъn el Demandante, la denominaciуn “Sexymetro.com” no solo se corresponde con el nombre de dominio, sino que a su vez funciona como marca de los servicios y contenidos ofrecidos bajo el nombre de dominio. Insiste en este sentido el Demandante en que el uso de un signo distintivo en el trбfico econуmico desempeсa un papel determinante para el nacimiento del derecho sobre el mismo, y en este бmbito se habrнa alcanzado la notoriedad de la marca efectivamente a travйs de su uso en Internet.

- Afirma el Demandante que la Polнtica no sуlo se aplica a las marcas registradas, sino tambiйn a las no registradas (citando diversas resoluciones de grupos administrativos de expertos que se han manifestado en este sentido). Asimismo, invoca el Demandante el Convenio de la Uniуn de Parнs, en particular sus artнculos 1, 8 y 10 bis, asн como el Acuerdo ADPIC, concluyendo que la Polнtica debe interpretarse a la luz de estos Convenios, que tutelan a las marcas no registradas.

- Segъn el Demandante, el nombre de dominio <seximetro.com> es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, por existir confusiуn visual, auditiva y conceptual.

- El Demandado, a juicio del Demandante, carece de derechos o intereses, legнtimos sobre el nombre de dominio <seximetro.com>, porque no hay razуn que justifique la elecciуn de un nombre de dominio parecido a una marca (registrada o no), con la que un competidor denomina un producto o servicio similar que ha sido puesto a disposiciуn del pъblico de Internet con anterioridad en el tiempo. Si el Demandado quisiera evitar que el navegante pudiera ser vнctima de una confusiуn, debiera ofrecer sus servicios bajo un nombre de dominio diferente al de sus competidores, y en lugar de indicar que el visitante se encuentra en MuyDivertido.com hubiera resultado mбs honesto ofrecer sus servicios bajo el nombre de dominio <muydivertido.com>.

- Finalmente, considera el Demandante que el nombre de dominio <seximetro.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque el Demandado tenнa conocimiento efectivo de la existencia de un competidor que ofrecнa un servicio prбcticamente idйntico bajo un nombre de dominio casi idйntico al que registrу, y porque con el registro del nombre de dominio el Demandado buscу perjudicar a su competidor y al propio pъblico de Internet, llevando a cabo un acto de typosquatting.

- Por todo lo anterior, el Demandante solicita al Experto que dicte una resoluciуn ordenando que el nombre de dominio <seximetro.com> le sea transferido.

B. Demandado

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- El Demandante no ha acreditado la titularidad de una marca no registrada o de hecho, pues no aporta datos para sustentar sus afirmaciones sobre la realizaciуn de una inversiуn significativa en la promociуn del signo Sexymetro.com, ni sobre el nivel de presencia de dicho signo en Internet. Antes al contrario, afirma el Demandado que la presencia de Internet de Sexymetro.com era mнnima en febrero de 2001, cuando el Demandado iniciу su actividad bajo el nombre de dominio <seximetro.com>. Asimismo, alega el Demandado que el Demandante incluyу entre sus formas de promociуn mйtodos que no implican cuantiosas inversiones, como el envнo de correos electrуnicos masivos. En definitiva, entiende el Demandado que el signo Sexymetro.com no se ha convertido en una marca, porque el servicio que se ofrece bajo el mismo es indistinguible del ofrecido por numerosos sitios de Internet y porque la difusiуn de este tipo de servicios en Internet ha derivado en una categorнa de sitios genйrica, de forma que el Demandante no puede reclamar derecho alguno sobre la categorнa de sitios de votaciуn de fotos, los cuales existнan desde un aсo antes a la puesta en marcha del sitio del Demandante, y que en la actualidad se han convertido en una funciуn genйrica estбndar en portales de entretenimiento.

- Aunque los nombres de dominio <sexymetro.com> y <seximetro.com> son similares, la existencia de dicha similitud es insuficiente de conformidad con la Polнtica. Ello serнa asн, segъn el Demandado, porque en este caso el Demandado utiliza una palabra descriptiva como “seximetro”, que se conforma por la grafнa espaсola del tйrmino ingles “sexy” y del sufijo “metro”, dando la idea de alguna forma de mediciуn del atractivo personal.

- El Demandado posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <seximetro.com>, porque la elecciуn del nombre de dominio obedeciу al uso previo que habнa realizado de la palabra “seximetro” (como una secciуn de entretenimiento en el canal de humor de su portal <loschistes.com>, parte del canal de humor de Muydivertido.com, en fecha mбs de dos meses anterior al registro de su nombre de dominio por parte del Demandante). Ademбs, los derechos o intereses legнtimos del Demandado se derivarнan del hecho de que el nombre de dominio estб formado por la palabra correcta en espaсol para el contenido que desea incorporar. Argumenta asimismo el Demandado que al crear <seximetro.com> perseguнa un objetivo de negocios lнcito, encuadrado perfectamente en las actividades de creaciуn de un portal de entretenimiento, y con caracterнsticas especнficas distintas a las del Demandante, cuyo sitio era desconocido para el Demandado en ese momento. Segъn el Demandado, al estar dirigido el sitio del Demandante a un pъblico adulto, a diferencia del sitio del Demandado, los dos sitios han coexistido mбs de seis aсos sin problemas de confusiуn de los usuarios, y tan sуlo las modificaciones recientes en el sitio del Demandante, eliminando los contenidos para adultos, han aproximado ambos sitios web.

- El nombre de dominio <seximetro.com> no se ha registrado ni se usa de mala fe. A juicio del Demandado, la elecciуn natural de un nombre de dominio para un canal de votaciуn de fotos era Seximetro.com, cuyo uso previo habнa realizado, y que registrу desconociendo la existencia del sitio del Demandante, que contaba con escasa popularidad y se dirigнa a un pъblico distinto. Asimismo, entiende el Demandado que no existe similitud entre el diseсo de su sitio web ofrecido bajo el nombre de dominio <seximetro.com> y el diseсo del sitio web del Demandante contenido bajo el nombre de dominio <sexymetro.com>, de modo que no cabrнa concluir que el sitio web del Demandado ha copiado el del Demandante. Y siendo esto asн, tampoco se puede utilizar la supuesta similitud cono elemento demostrativo del conocimiento efectivo de la existencia del sitio del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio <seximetro.com>. Finalmente, niega el Demandado que se cumplan los requisitos del typosquatting, porque el nombre de dominio en conflicto no es una variante ortogrбfica de ningъn otro nombre de dominio, sino la forma ortogrбfica correcta en espaсol para expresar el concepto y servicios prestados, y porque el nombre de dominio sobre el cual se realiza la supuesta variaciуn no era una marca registrada de gran reconocimiento en el pъblico y porque no fue registrado para aprovechar trбfico marginal que hipotйticamente pudiera derivarse de la similitud con el nombre de dominio del Demandante.

- Por todo lo anterior, el Demandado solicita al Experto que rechace los recursos solicitados por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.

Para que el Experto se pronuncie a favor del Demandante es preciso que йste sea titular de algъn derecho sobre la marca. Este requisito se cumplirб, naturalmente, cuando el demandante sea titular de un derecho de exclusiva sobre la marca, haya nacido йste o no por medio de un registro de marca. Asн se deduce del hecho de que la Polнtica se refiera simplemente a una marca de productos o de servicios, sin especificar que se deba tratar de una marca registrada. En este sentido, y como acertadamente se indica en la Demanda, existen numerosas resoluciones de expertos que aplican la Polнtica en casos en los que el Demandante posee derechos sobre marcas no registradas.

La polнtica debe interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta el carбcter global de Internet. En este sentido el Demandante puede basar sus pretensiones en marcas no registradas. Ver Classic Media Inc. v. Satoshi Shimoshita, Caso OMPI Nє D2007-0086. Ahora bien, las marcas no registradas dan lugar a un derecho sobre las mismas en virtud de una determinada legislaciуn. El mero hecho de usar un identificador no da lugar al nacimiento de un derecho sobre la marca sin mбs. Es preciso por tanto analizar la legislaciуn del paнs en el que se pretenda haber adquirido el derecho, para comprobar si se cumplen o no las condiciones que pueda establecer esa legislaciуn. Tйngase en cuenta en este sentido que los derechos de marca, como en general los derechos de propiedad industrial, son derechos territoriales, que necesariamente se refieren a un determinado бmbito territorial y que nacen de conformidad con una determinada legislaciуn.

Pues bien, el Demandante afirma tener un derecho sobre una marca no registrada, pero no indica legislaciуn nacional alguna segъn la cual se haya producido el nacimiento de ese derecho. El Demandante ъnicamente invoca el Convenio de Parнs para la protecciуn de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (Acuerdo ADPIC).

En particular, se invocan en la Demanda los artнculos 1, 8 y 10 bis del CUP. Ahora bien, ninguno de estos preceptos sirve de apoyo para justificar el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. En efecto, el artнculo 1 del CUP se limita a enumerar los derechos que se integran en el concepto de propiedad industrial.

Por su parte, el artнculo 10 bis del CUP establece la obligaciуn de los Estados miembros del CUP de reprimir la competencia desleal. Pero, aparte de que en este artнculo no se contiene una norma autoejecutiva directamente invocable por los particulares, sino que debe ser cumplida por los Estados de la Uniуn de Parнs que deben aprobar legislaciones nacionales conforme a lo previsto en el CUP, la represiуn de los actos de competencia desleal no se traduce en el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca.

Finalmente, el Demandante invoca expresamente el artнculo 8 del Convenio de la Uniуn de Parнs, segъn el cual: “El nombre comercial serб protegido en todos los paнses de la Uniуn sin obligaciуn de depуsito o de registro, forme o no parte de una marca de fбbrica o de comercio”.

No obstante, debe ponerse de manifiesto que la Polнtica no resulta de aplicaciуn a los nombres comerciales, estйn o no registrados. En efecto, son mъltiples las resoluciones de grupos de expertos que niegan que el titular de un nombre comercial (registrado o no) pueda invocar con йxito dicho nombre comercial en un procedimiento UDRP. Asн, por ejemplo, las resoluciones de los casos Sealite Pty Limited v. Carmanah Technologies, Inc., Caso OMPI Nє D2003-0277, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI Nє D2000-0859; University of Konstanz v. uni-konstanz.com, Caso Nє D2001-0744; SGS Sociйtй gйnйrale de surveillance S.A. v. Inspectorate, Caso OMPI Nє D2000-0025.

Por lo demбs, esta conclusiуn se ha visto confirmada durante el Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, en el que se han estudiado conclusiones y recomendaciones respecto de los problemas que se plantean en el sistema de nombres de dominio por factores como el uso de mala fe, abusivo, engaсoso y desleal de nombres de personas, denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacйuticas, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales, indicaciones geogrбficas, indicaciones de procedencia y tйrminos geogrбficos, y nombres comerciales. El referido proceso concluyу con el Informe Final de 3 de septiembre de 2001, elaborado por la OMPI y titulado “El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet”. Pues bien, en este Informe, la OMPI considera poco apropiado extender la Polнtica a los conflictos entre nombres de dominio y nombres comerciales.

El Demandante no invoca, en cambio, el artнculo 6 bis del CUP, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas. Este artнculo podrнa ser utilizado como punto de apoyo para el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. No obstante, se requiere para ello que se hubiese alegado y acreditado que el signo usado por el Demandante cumple los requisitos exigidos para gozar del carбcter de notoriamente conocido. En relaciуn con esta cuestiуn debe recordarse, que la “Recomendaciуn Conjunta relativa a las disposiciones sobre protecciуn de marcas notoriamente conocidas” aprobada por la Asamblea de la Uniуn de Parнs para la Protecciуn de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI durante la trigйsima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999, dispone en su artнculo 2 que entre los factores que las autoridades nacionales podrбn tener en cuenta a la hora de valorar si una marca se ha convertido en notoriamente conocida se encuentran: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del pъblico, 2) la duraciуn, la magnitud y el alcance geogrбfico de cualquier utilizaciуn de la marca; 3) la duraciуn, la magnitud y el alcance geogrбfico de cualquier promociуn de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentaciуn en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca, 4) la duraciуn y el alcance geogrбfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que se reflejen la utilizaciуn o el reconocimiento de la marca; 5) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes; y 6) el valor asociado de la marca.

Pues bien, ninguna de estas circunstancias es acreditada por el Demandante, quien se limita a afirmar la conversiуn de su nombre de dominio <sexymetro.com> en una marca de hecho como consecuencia de su uso y de su promociуn. Pero no se aporta prueba alguna de la intensidad de ese uso, ni se acredita que, efectivamente, el pъblico entiende el signo como una marca. Y si resultara que el mero uso de un nombre de dominio originara un derecho de marca de conformidad con alguna legislaciуn nacional, el Demandante podrнa haber invocado esa legislaciуn nacional, y acreditar que le resulta de aplicaciуn.

Por otra parte, entiende el Demandante que el Acuerdo ADPIC tiene por finalidad otorgar una mayor protecciуn a los titulares de signos, se hallen registrados o no, pero que cumplan adecuadamente con la funciуn propia de una marca de productos y servicios. Sin embargo, esta alegaciуn no sana la falta de prueba de la adquisiciуn de derechos sobre el signo no registrado como marca.

Resulta, en conclusiуn, que el Demandante no ha probado la tenencia de derechos marcarios sobre el signo “sexymetro.com”. Asн las cosas, en la medida en que no se cumple el primero de los requisitos de la Polнtica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el pбrrafo 4 de la Polнtica, no tiene sentido a entrar a analizar los demбs requisitos.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

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Prof. Dr. Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 4 de abril de 2007