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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

La Vanguardia Ediciones S.L. v. Juan Andres Mijares Elizondo

Caso No. D2007-0892

 

1. Las Partes

La Demandante es La Vanguardia Ediciones S.L. con domicilio en Barcelona, Espaсa, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., Espaсa.

El Demandado es Juan Andres Mijares Elizondo con domicilio en Nuevo Leуn, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lavanguardia.mobi>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Go France Domains, Inc.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 15 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007, el Centro enviу a Go France Domains, Inc. vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 6 de julio de 2007, Go France Domains, Inc. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de julio de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 1 de agosto de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de julio de 2007.

El Centro nombrу a Miguel B. O’Farrell como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 9 de agosto de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante La Vanguardia Ediciones S.L. pertenece al Grupo Godу, primer holding de comunicaciones en Barcelona, Espaсa y posee una reconocida publicaciуn llamada “La Vanguardia”.

La Demandante es titular de varios registros espaсoles de la marca LA VANGUARDIA, Reg. No. M1294156 al 87, entre otros, del registro comunitario (Comunidad Europea) No. 1.697.408 y del registro internacional (Protocolo de Madrid) No. 731075, todo ellos registrados con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa.

El Demandado es titular del nombre de dominio <lavanguardia.mobi>, registrado el 26 de septiembre de 2006.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que:

Pertenece al Grupo Godу, primer holding de comunicaciones en Barcelona, Espaсa. Que es el indiscutible lнder del sector de Medios de Comunicaciуn tanto a nivel local como nacional, narrando su trayectoria e importancia.

En el aсo 2003 iniciу ante el Centro un procedimiento UDRP para la recuperaciуn del nombre de dominio <lavanguardia.com>, con resoluciуn favorable.

Que debido a su actividad econуmica ha creado dentro su ediciуn digital un sitio Web donde se pueden consultar los diferentes servicios de alertas informativas. Es evidente la importancia que tiene para la Demandante el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> para la creaciуn de contenidos ad-hoc dirigidos a terminales. En definitiva, los nombres de dominio .mobi son el primer y ъnico dominio de nivel superior dedicado a la conexiуn a Internet a travйs de los dispositivos mуviles.

La Demandante es titular de varios registros espaсoles de la marca LA VANGUARDIA, Reg. No. M1294156 al 87, entre otros, del registro comunitario (Comunidad Europea) No. 1.697.408 y del registro internacional (Protocolo de Madrid) No. 731075, los que son idйnticos al nombre de dominio en disputa.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio como por ejemplo <lavanguardia.com>, <lavanguardia.es>, <lavanguardia.biz>, entre muchos otros.

Tanto los registros de marca como los nombres de dominio enumerados son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa <lavanguardia.mobi>.

El Demandado no tiene intenciуn de desarrollar una actividad dirigida a la comunidad de Internet ya que lo que ha hecho es poner el nombre de dominio en disputa a la venta.

El Demandado no estб realizando ninguna actividad de carбcter comercial ni dirigida al desarrollo de contenidos Web para telйfonos mуviles y mucho menos una preparaciуn para utilizar el dominio pues simplemente se dedica a venderlo en Sedo, conocido subastador de nombres de dominio. No es probable que quien estб realizando preparativos para utilizar un nombre de dominio, lo ponga a la venta.

El Demandado ha intentado vender el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> por encima de su precio de registro.

El Demandado no es conocido por el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> ni por el nombre “La Vanguardia”.

El Demandado, titular del nombre de dominio <disysol.com>, posee asociado el nombre de dominio a un sitio Web dedicado a la venta y distribuciуn de vinos, actividad comercial a la cual parece dedicarse y que nada tiene que ver con la denominaciуn “La Vanguardia”.

El Demandado carece de licencia o permiso para usar la marca LA VANGUARDIA o para utilizarla como nombre de dominio.

La puesta en venta del nombre de dominio <lavanguardia.mobi> no se puede considerar un uso legнtimo por parte de su titular.

La denominaciуn LA VANGUARDIA goza de notoriedad incuestionable a nivel internacional, habiendo el Demandante acreditado su posicionamiento en el mercado. De esta circunstancia ha de seguirse que el Demandado registrу el nombre de dominio en disputa siendo plenamente consciente de estar perjudicando los derechos de la Demandante y que la adopciуn del nombre de dominio <lavanguardia.mobi> podrнa ser susceptible de inducir a error a los usuarios de Internet acerca de la verdadera identidad del titular del nombre de dominio.

Otro elemento que demuestra la mala fe del Demandado es que ademбs de registrar el nombre de dominio <lavanguardia.mobi>, ha registrado conjuntamente el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> coincidente con la marca de la empresa El Mundo Deportivo, otra de las compaснas del holding Grupo Godу y ademбs segundo diario deportivo de Europa.

El Demandado debнa conocer la marca LA VANGUARDIA previo a solicitar el registro del nombre de dominio <lavanguardia.mobi>.

Es evidente que al momento del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado conocнa la existencia de La Vanguardia por lo que la puesta en venta de este nombre de dominio hace que se valore esta acciуn como un uso de mala fe.

B. Demandado

En contestaciуn a las alegaciones de la Demandante, el Demandado alega que:

“La Vanguardia” es una frase genйrica, formada por palabras comunes que son parte oficial del idioma espaсol, citando su definiciуn segъn el diccionario de la Real Academia Espaсola.

“La Vanguardia” no es un vocablo vinculado al pueblo espaсol, sino que tiene un carбcter cosmopolita.

En Mйxico, el Grupo Godу y su publicaciуn periodнstica no tienen injerencia alguna y no son conocidos. De hecho, en Mйxico existe un periуdico impreso de gran circulaciуn, que no tiene ninguna relaciуn con el Grupo Godу, que lleva la misma denominaciуn “Vanguardia” y utiliza el sitio web “www.vanguardia.com.mx”

La Demandante no puede pretender monopolizar una frase tan genйrica a nivel absoluto y mundial.

La resoluciуn que la Demandante haya obtenido respecto del nombre de dominio <lavanguardia.com> es irrelevante y tampoco la legitima pues el presente caso se da ostensiblemente bajo diferentes hechos y circunstancias.

El Demandado adquiriу el nombre de dominio en disputa junto con otros dominios con visiуn a futuro para negocios con los que ya cuenta o respecto de los cuales ha invertido en proyectos, con la idea de dar uso a los que resulten mбs propios y legнtimamente vender los que siguieren otra suerte, teniendo derecho a asн hacerlo.

El Demandado tiene particular interйs en el nombre de dominio en disputa para promocionar y comercializar, bajo el esquema moderno de Internet para telйfonos mуviles, vinos y licores que vende en forma profesional. Es precisamente ese esquema vanguardista para mуviles lo que hace que la denominaciуn “lavanguardia” resulte atractiva para el Demandado.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de diciembre de 2006, y el Demandado tiene derecho a que se le de un tiempo razonable para terminar de desarrollar el interactivo del sitio, mбs considerando la complejidad de las operaciones que pretende realizar.

Es falso que el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> haya sido puesto en venta a travйs del sitio Web Sedo. Si bien se dio de alta en dicho sistema, no estб a la venta. La pбgina dice “may be for sale” que significa “que puede estar a la venta”, siendo йste un parбmetro default de Sedo.

El Demandado tendrнa derecho a vender el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> pues no estarнa violando en forma alguna derechos marcarios de terceros ni actuando de mala fe. De hecho el Demandado no tenнa conocimiento alguna sobre la existencia del Grupo Godу y su periуdico espaсol “La Vanguardia” hasta que se planteo la controversia sobre el nombre de dominio en disputa.

Las actividades de la Demandante y el Demandado son de distinta naturaleza y no hay competencia o mercados encontrados entre los mismos. El uso por parte del Demandado del nombre de dominio <lavanguardia.mobi> no va en contra de derecho alguno de la Demandante, por ser un tйrmino genйrico.

El uso de <lavanguardia.mobi> ha sido legнtimo y leal, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de producto o de servicios de la Demandante. La Demandante no ha aportado pruebas que demuestren lo contrario.

El Demandado tiene derechos e intereses legнtimos sobre un nombre de dominio que consiste en una frase genйrica y comъn.

Como se explicу, el periуdico espaсol “La Vanguardia” no es conocido en Mйxico y al tiempo de efectuar el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> el Demandado no habнa escuchado ni tenнa conocimiento alguno sobre la Demandante y sus operaciones. La Demandante no aportу evidencia que demuestre que el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> ha sido registrado por el Demandado con el fin de obstaculizar a la Demandante el uso del tйrmino “la vanguardia” o para crear confusiуn.

La referencia que la Demandante hace sobre el nombre de dominio <elmundodeportivo.mobi> como sostйn de mala fe es infundado, pues el Demandado lo adquiriу para un proyecto de artнculo deportivo que estб estudiando y, de hecho, es titular de otros nombres relacionados con el deporte como <gambetear.com>, <uniformedefutbol.com>, y <tachones.com>, es decir, nunca mediу mala fe y al momento del registro del nombre de dominio <lavanguardia.mobi>, el Demandado no tenнa conocimiento de existencia y actividades de la Demandante, ni de marcas que pudieran corresponderle.

 

6. Debate y conclusiones

Conforme el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, la Demandante deberб probar los elementos siguientes:

(i) que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el pбrrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <lavanguardia.mobi> y la marca LA VANGUARDIA, registrada por el Demandante en Espaсa y en la Comunidad Europea, conforme surge de las copias de los certificados de marca acompaсados como Anexo 7 de la Demanda.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el pбrrafo 4.a).i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legнtimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir informaciуn que generalmente estб en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que sн posee derechos o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderб que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el pбrrafo 4.a).ii) de la Polнtica (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang Caso N° D2002-1064 y decisiones del suscripto Mr. Ronaldo de Assis Moreira v. GOLDMARK – CD WEBB Caso No. D2004-0827 y Xuxa Promoзхes E Produзхes Artнsticas Ltda. v. Laporte Holdings Caso No. D2005-0899).

La Demandante ha alegado que no consta el uso o preparaciуn para el uso del nombre de dominio por parte del Demandado, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organizaciуn o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Demandado ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa en el sitio Web Sedo, conocido subastador de nombres de dominio.

Entiende el Experto que la Demandante ha alegado que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Frente a ello, la carga de esta prueba recayу sobre el Demandado.

Por su parte, el Demandado ha alegado que ha adquirido el nombre de dominio en disputa con visiуn a futuro, para negocios con los que ya cuenta o respecto de los cuales ha invertido en proyectos; que especнficamente tiene interйs legнtimo en el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> para promocionar y comercializar, bajo el esquema moderno de Internet para telйfonos mуviles, vinos y licores que vende en forma profesional; que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de diciembre de 2006, y que tiene derecho a que se le de un tiempo razonable para terminar de desarrollar el interactivo del sitio; y que es falso que el nombre de dominio <lavanguardia.mobi> haya sido puesto en venta a travйs del sitio Web Sedo.

De acuerdo con los documentos presentados, surge que el Demandado ha puesto a la venta su nombre de dominio <lavanguardia.mobi> en un conocido sitio Web de subastas de nombres de dominio, lo cual estб reсido con su manifestada intenciуn de usarla y, por lo tanto, no resulta razonablemente creнble.

Asimismo, el Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es conocido generalmente como individuo, organizaciуn o negocio por el nombre de dominio, (ii) ha utilizado el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de bienes y servicios; y (iii) hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca.

Segъn surge de las constancias del caso, el Demandado – a travйs del sitio Web “www.lavanguardia.mobi” - no hace oferta alguna de bienes y servicios. Asimismo, en dicho sitio el Demandado ъnicamente ha colocado vнnculos esponsorizados que redirigen a los usuarios de Internet hacia otros sitios en lнnea.

Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4.a).ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha probado ser titular de la marca LA VANGUARDIA, registrada en Espaсa y la Comunidad Europea, con anterioridad a que el Demandando registrara el nombre de dominio en disputa <lavanguardia.mobi>, el 26 de septiembre de 2006.

Siendo la marca de la Demandante altamente reconocida a nivel mundial, tal como lo sostuvo el Panel de Expertos en el Caso Nє D2003-0539, el Experto encuentra que el Demandado conocнa o debiу haber conocido la marca LA VANGUARDIA al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que no puede concebirse un registro de buena fe del nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, el Experto encuentra que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otros sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer elemento requerido en el pбrrafo 4.a).iii) de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <lavanguardia.mobi> sea transferido a la Demandante.

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Miguel B. O’Farrell
Experto Ъnico

Fecha: 23 de agosto de 2007