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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gobierno de Asturias v. Dispal Astur, S.A.

Caso No. D2007-1233

1. Las Partes

La parte demandante es el Gobierno de Asturias, representada por UBILIBET, con domicilio en Oviedo, Asturias, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Dispal Astur, S.A., representada por Rebollo Abogados, con domicilio en Llanera, Asturias, Espaсa (en adelante, la “Demandada”).

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <asturias.com> y <asturias.org> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

La entidad registradora de los Nombres de Dominio es Nominalia Internet S.L. (en adelante, “Nominalia”).

3. Iter Procedimental

La Demandante presentу su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 21 de agosto de 2007. El 23 de agosto de 2007 el Centro enviу a Nominalia Internet S.L. por medio de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los Nombres de Dominio. El 5 de septiembre de 2007 Nominalia Internet S.L. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn de los Nombres de Dominio.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "Polнtica"), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 10 de octubre de 2007. El escrito de contestaciуn a la demanda (en adelante, la “Contestaciуn a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 10 de octubre de 2007.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del grupo administrativo de expertos el dнa 23 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El 7 de noviembre de 2007 el Experto notificу que, a fin de terminar de comprobar una serie de puntos vinculados a su decisiуn, la entrega de la misma se realizarнa el 13 de noviembre de 2007.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante

La Demandante es el gobierno de la comunidad autonуmica de Asturias, regiуn que forma parte del territorio espaсol y de cuya administraciуn se encarga, en el marco de sus competencias, la propia Demandante.

De acuerdo con lo indicado en la Demanda, la Demandante asн como sus уrganos de gestiуn son titulares de numerosos registros de marca y nombres de dominio basados en la denominaciуn “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). En este sentido, cabe seсalar que la Demandante es titular de una serie de signos distintivos basados en la mencionada denominaciуn, que pueden dividirse en dos grandes grupos de:

- Por una parte, la Demandante, por medio de diversos entes administrativamente vinculados a ella, es titular de dos registros de marca inscritos ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas exclusivamente o casi exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). Dichos registros son:

- Marca espaсola denominativa con grбfico “ASTURIAS” (registro nє 2660283), titularidad del Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclбtor Internacional, especнficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusiуn de programas de televisiуn y de programas de radio; y

- Marca espaсola denominativa con grбfico “ASTURIES” (registro nє 2660282), titularidad del Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclбtor Internacional, especнficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusiуn de programas de televisiуn y de programas de radio.

- Por otra parte, la Demandante, de nuevo a travйs de una serie de уrganos y entes administrativamente dependientes de ella, es titular de mбs de cien registros de marcas parcialmente basadas en el nombre “Asturias”. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:

- Marca espaсola denominativa con grбfico “ASTURIAS PARAISO NATURAL” (registro nє 1598924), titularidad de la Consejerнa de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 26 de octubre de 1990 en la clase 35 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola denominativa “ASTURIAS EXPORTA” (registro nє 2668707), titularidad del Instituto de Desarrollo Econуmico del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 8 de septiembre de 2005 en las clases 16, 35, 36, 41 y 42 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola denominativa “ASTURIASEMPRENDE” (registro nє 2305663, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000 en la clase 38 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca comunitaria denominativa con grбfico “INFOASTURIAS” (registro nє 2427201), titularidad de la Consejerнa de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 25 de octubre de 2001 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;

- Marca espaсola denominativa con grбfico “ASTURIAS+” (registro nє 27217880), titularidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 11 de julio de 2006 en las clases 35 y 41 del Nomenclбtor Internacional, especнficamente para publicidad, gestiуn de negocios comerciales, administraciуn comercial y trabajos de oficina (para la clase 35) y para educaciуn, formaciуn, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (para la clase 41).

- Marca comunitaria denominativa con grбfico “SABOREANDO ASTURIAS” (registro nє 4791117), titularidad de Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 19 de abril de 2005 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41.

Asimismo, la Demandante, directamente o a travйs de уrganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de mбs de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominaciуn “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.

Desde diciembre de 1996 la Demandante tiene su portal institucional vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener informaciуn sobre los distintos уrganos y entidades dependientes de ella asн como sobre el territorio asturiano en general.

4.2. La Demandada y los Nombres de Dominio

La Demandada es una sociedad espaсola con sede en Asturias, donde se constituyу en el aсo 1989. De acuerdo con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, la Demandada estб especializada en la prestaciуn de servicios informбticos y de redes de telecomunicaciones, actividades que ha venido desarrollando desde su constituciуn. En particular, la Demandada ofrece a sus clientes servicios de comunicaciones electrуnicas vinculadas a servidores de red gestionados por ella.

Por lo que respecta a los Nombres de Dominio cabe seсalar lo siguiente:

- El nombre de dominio <asturias.com> fue registrado el 6 de mayo de 1996 y actualmente se encuentra conectado a un sitio web desde el que se ofrecen servicios de correo electrуnico personalizado, de modo que los usuarios que se den de alta de dicho servicio pueden contar con una direcciуn de correo electrуnico vinculada al mencionado nombre de dominio.

- El nombre de dominio <asturias.org> fue registrado el 4 de abril de 1996 y actualmente se encuentra conectado a una pбgina web de “aparcamiento” de nombres de dominio, en la cual se incluyen una serie de enlaces a sitios web vinculados a servicios turнsticos en Asturias asн como a otros бmbitos. Asimismo, en dicha pбgina web se indica que el nombre de dominio se encuentra a la venta, cabiendo incluso la posibilidad de realizar una oferta de adquisiciуn en lнnea.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda afirma la Demandante que:

- Es titular de una vasta relaciуn de registros de marcas espaсolas y comunitarias basadas exclusiva o parcialmente en el nombre “Asturias” o “Asturies” (su equivalente en lengua bable). En este sentido, considera la Demandante que tanto las mencionadas marcas como su condiciуn de уrgano de gobierno de dicha regiуn le otorgan un uso excluyente sobre la denominaciуn “Asturias”, sobre la cual hace un extenso estudio refiriйndose a sus orнgenes asн como a la vinculaciуn que dicha denominaciуn . Teniendo en cuenta lo indicado, la Demandante indica que los Nombres de Dominio son idйnticos a su marca espaсola “ASTURIAS”, asн como confusamente similares respecto a las marcas parcialmente compuestas por el nombre “Asturias” de las que es titular.

- Las intenciones de la Demandada quedan claramente refrendadas si se tiene en cuenta que tiene su domicilio en Asturias, que es una entidad vinculada profesionalmente al бmbito de Internet, que conoce la forma de promociуn electrуnica de las administraciones pъblicas y, consecuentemente, de la Demandada y que, por todo ello no es casual que los Nombres de Dominio se basen en el tйrmino “Asturias”;

- La Demandada no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno respecto a los Nombres de Dominio ni lo ostentaba en el momento de su registro, habida cuenta que no posee registro marcario alguno que se base en dicha denominaciуn, no ha sido nunca conocido por el nombre de “Asturias”, ni los Nombres de Dominio se vinculan a un uso informativo referido a la comunidad autуnoma asturiana;

- La Demandada registrу los Nombres de Dominio de mala fe dado que con su registro obtenнa sendos elementos identificativos de Asturias y, en consecuencia, de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que la denominaciуn “Asturias” se encuentra claramente vinculada a ella, siendo dicha vinculaciуn especialmente notoria en el territorio asturiano, donde la Demandada tiene su domicilio. Adicionalmente, la Demandante considera que, al ser “Asturias” la palabra mбs utilizada para designar ese territorio, es obvio que el registro de los Nombres de Dominio se realizу de forma oportunista. En efecto, entiende la Demandante que el registro de los Nombres de Dominio ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de su titularidad, actuaciуn expresamente prohibida por la normativa marcaria espaсola;

- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio <asturias.com> ya que lo ha vinculado a un servicio de correo electrуnico de pago, lo cual constituye –a juicio de la Demandante- un claro intento de atraer usuarios y lucrarse de ellos por medio de la utilizaciуn de sus marcas. Tampoco considerarse la Demandante que el uso del mencionado nombre de dominio por parte de la Demandada constituya un acto de “asturianнa” (concepto que, de acuerdo con la Ley 3/1984, de 9 de mayo –modificada por la Ley 18/1999-, por la que se establece el derecho al reconocimiento de la asturianнa, consiste en el fomento de lazos culturales o sociales con Asturias) puesto que en el sitio web conectado al mencionado nombre de dominio no se hace menciуn alguna a Asturias ni a sus ciudadanos;

- La Demandada ha utilizado de mala fe el nombre de dominio <asturias.org> puesto que actualmente se encuentra conectado a un sitio web en el que, aparte de ofrecerse enlaces a otras pбginas de Internet referidas a diversos бmbitos de Asturias, dicho nombre de dominio se ofrece pъblicamente en venta. Este uso, en opiniуn de la Demandante, es un riesgo a su preocupaciуn por proteger y cuidar todos los servicios y prestaciones relacionados con la regiуn, habiendo puesto en marcha numerosas iniciativas de fomento de la calidad de los productos o servicios genйricamente referidos a Asturias. Por ъltimo, la Demandante indica que la mala fe en el uso del nombre de dominio <asturias.org> queda igualmente plasmada en el hecho que la Demandada lo ofrece pъblicamente en venta, actuaciуn paradigmбtica de las conductas de mala fe previstas en la Polнtica; y

- Teniendo en cuenta todo lo indicado, los Nombres de Dominio deberнan ser transferidos a favor de la Demandante.

B. Demandada

En la Contestaciуn a la Demanda afirma la Demandada que:

- A pesar de las continuas referencias en la Demanda identificando a la Demandante como el Gobierno de Asturias, su denominaciуn oficial y protegida es la de Gobierno del Principado de Asturias. Indica en este sentido la Demandada que Asturias es la denominaciуn geogrбfica del territorio asturiano y que, aparte de la Demandante, se trata de un nombre que es utilizado por numerosas personas jurнdicas y fнsicas para identificar diferentes productos y/o servicios;

- Es una entidad mercantil con domicilio en Asturias, territorio donde ha desarrollado sus actividades desde su constituciуn y, por tanto, es conocedora de la denominaciуn “Asturias” y las implicaciones que su uso comporta;

- Respecto a la denominaciуn “Asturias”, la Demandante sуlo ha acreditado ser titular de una marca idйntica a la misma, si bien la misma fue solicitada el 1 de julio de 1995, mientras que los Nombres de Dominio fueron registrados en abril de 1996. De este modo, sostiene la Demandada que no puede considerarse que el registro de la mencionada marca por la Demandante pueda considerarse como un derecho previo vбlido a efectos de sustentar una demanda bajo la Polнtica. De hecho, indica la Demandada que dicha marca corresponde al ente televisivo regional asturiano, el cual empezу sus actividades en 2006;

- Numerosos registros de marcas en Espaсa basados exclusivamente en la denominaciуn “Asturias” conviven con las marcas de la Demandante, sin que dicha convivencia haya provocado acciones por parte de aquella. En este sentido, argumenta la Demandada que el nombre “Asturias” se identifica antes bien con un territorio que con una concreta persona o instituciуn;

- En ningъn caso existe un riesgo de confusiуn entre los sitios web vinculados a los Nombres de Dominio y el sitio web de la Demandante o йsta misma como instituciуn. Por el contrario, la Demandada ofrece, en particular, a travйs del nombre de dominio <asturias.com> un servicio plenamente diferenciado de la Demandante, a la par que plenamente adaptado a la legalidad espaсola;

- La Demandada no ha registrado los Nombres de Dominio ni para impedir a la Demandante el uso de sus propios signos distintivos en Internet (uso que, por otra parte, puede realizar plenamente) ni con el fin de perturbar la actividad de la Demandante, sin que exista riesgo alguno de confusiуn entre Demandada y Demandante como consecuencia del uso de los Nombres de Dominio;

- La Demandante no tiene ningъn derecho a presentar una acciуn basada en cуmo y cuбndo utiliza la Demandada sus activos intangibles y, por consiguiente, el tener registrados los Nombres de Dominio no implica que tenga que hacer un uso automбtico, sino cuando lo crea apropiado y para lo que considere oportuno;

- La Demandante hasta finales de 2006 utilizу como principal signo distintivo el nombre “Princast” (contractura de “Principado de Asturias”), nombre que tambiйn utilizу como nombre de dominio durante aсos. Asн, insiste la Demandada en que el uso por su parte de los Nombres de Dominio en ningъn caso puede considerarse abusivo o lesivo contra los intereses de los intereses del Principado de Asturias o de la Demandante; y

- En atenciуn a lo indicado, la Demanda deberнa ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4(a) de la Polнtica, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de la marca sobre las que la Demandante tiene derechos;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio; y

- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza los Nombres de Dominio de mala fe.

A continuaciуn se analizarб la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Polнtica respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los elementos que, de acuerdo con la Polнtica, debe acreditar la Demandante es que los Nombres de Dominio son idйnticos o confusamente similares a las marcas de las que aquйlla es titular. A este respecto, debe recordarse que las marcas de la Demandante basadas en el nombre “Asturias” se pueden dividir en dos grupos: aquellas marcas exclusivamente compuestas por el mencionado nombre o su traducciуn a lengua bable y aquellas marcas en las que “Asturias” compone un elemento denominativo mбs en la marca. De este modo, es preciso comparar cada uno de los grupos de marcas mencionados con los Nombres de Dominio, con el objeto de determinar si se puede concluir que existe identidad o una similitud entre ellos.

No obstante, antes de proceder a dicha comparaciуn, cabe recordar que las marcas alegadas por la Demandante son tanto titularidad directa suya como de otros уrganos o entidades dependientes de ella. En este sentido, hay que tener en cuenta que el pбrrafo 4(a)(i) de la Polнtica establece que una demanda deberб basarse en una “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. La aplicaciуn de esta disposiciуn al presente caso hubiera requerido una acreditaciуn por parte de la Demandante de sus derechos sobre las marcas titularidad de aquellas entidades que, a pesar de tener una vinculaciуn administrativa con ella, ostenten una personalidad jurнdica independiente. A pesar de no haber aportado la mencionada acreditaciуn, el Experto ha considerado innecesario requerir a la Demandante la subsanaciуn de esta deficiencia formal, al no tener un impacto directo sobre el resultado de este procedimiento.

Si se comparan los Nombres de Dominio con el primero de los grupos de marcas mencionados, parece obvio que existe una identidad total entre ellas (al menos, por lo que respecto a la marca espaсola “ASTURIAS”, registro nє 2660283) y los Nombres de Dominio, puesto que la ъnica diferencia existente entre unas y otros es la inclusiуn en los Nombres de Dominio de los sufijos “.com” y “.org”. Dichas diferencias, no obstante, no deben considerarse suficientemente relevantes pues se derivan de las actuales condiciones de uso de los nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System) y no eliminan un riesgo de identidad entre las mencionadas marcas y los Nombres de Dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812, o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).

No obstante, habiendo puesto de manifiesto la prбctica identidad existente entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traducciуn a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con significativa posterioridad respecto al registro de los Nombres de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que los Nombres de Dominio fueron registrados entre abril y mayo de 1996 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.

Si bien, de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen, Caso OMPI No. D2003-0544; o Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan websites, Caso OMPI No. D2003-0598), este hecho no impide considerar las marcas alegadas por la Demandante respecto a este primer elemento requerido por la Polнtica, sн plantea dudas en cuanto al anбlisis del segundo y tercero de los mencionados elementos, tal y como se pondrб de manifiesto en la presente decisiуn.

Por otra parte, el Experto considera que las marcas titularidad de la Demandante en las que el nombre “Asturias” es un elemento mбs dentro de la denominaciуn protegida no pueden considerarse idйnticas ni confusamente similares respecto a los Nombres de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que la inclusiуn del nombre “Asturias” como un elemento mбs dentro de la denominaciуn de la que se compone cada una de las citadas marcas no supone automбticamente que dicho nombre se constituya, per se y de forma independiente respecto al conjunto de la denominaciуn de la marca registrada, como una marca independiente.

En efecto, cabe indicar que, de hecho, el nombre “Asturias” dentro de las denominaciones de las marcas aportadas por la Demandante constituye un elemento descriptivo mбs, sin constituir un elemento distintivo independiente. Asн, el nombre “Asturias”, en cuanto que denominaciуn geogrбfica incluida como un elemento mбs de una marca, no puede considerarse como un signo distintivo independiente susceptible de ser considerado como una marca segъn la Polнtica. Asн lo han considerado diversas decisiones anteriores como, por ejemplo, Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Comerse et d’Industrie de rouen c. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Empresa Municipal Promociуn Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Province of Brabant Wallon c. Domain Parchases, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0778.

Esta conclusiуn se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (disponible en http://www.arbiter.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/index.html). En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geogrбficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Polнtica y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.

Tampoco considera el Experto que, como consecuencia del desarrollo de las actividades de la Demandante y en especial de sus marcas, йsta haya consolidado una vinculaciуn directa y exclusiva sobre el nombre “Asturias”, de tal modo que dicho nombre se perciba como directa y exclusivamente asociado a la Demandante, tal y como ya han reconocido decisiones anteriores adoptadas bajo la Polнtica (ver, por ejemplo, Puerto Rico Tourism Company c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-1129; City of Lake Worth c. John C. Becker, Inc., Caso OMPI No. D2003-0576; City of Salinas c. Brian Baughn, Caso NAF Nє 97076; o City of Dearborn c. Dan Mekled d/b/a ID Solutions, Caso NAF Nє 99602).

Sin perjuicio de lo indicado, y de las consideraciones que seguirбn, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El pбrrafo 4(c) de la Polнtica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Polнtica.

En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante con бnimo de lucro.

En este caso debe analizarse la eventual concurrencia de este segundo elemento teniendo en cuenta por separado las circunstancias propias de cada uno de los Nombres de Dominio.

Por lo que respecta al nombre de dominio <asturias.com>, por medio del mismo, la Demandada ofrece un servicio de correo electrуnico de pago a sus clientes. Hay que tener en cuenta, de nuevo, que el registro de este nombre de dominio se produjo con significativa anterioridad al de las marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” titularidad de la Demandante sin que, de acuerdo con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, dicho servicio pretendiera aprovecharse de las citadas marcas o suplantar fraudulentamente a la Demandante.

A este respecto, el Experto considera que la explotaciуn de un servicio como el descrito, basado en una denominaciуn geogrбfica a la que la Demandada se encuentra vinculada (al operar desde dicha regiуn) y a la que sus potenciales clientes se podrнan sentir igualmente vinculados, podrнa considerarse como un uso legнtimo del mencionado nombre de dominio. Numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas a las planteadas en este procedimiento han adoptado igualmente dicha consideraciуn (ver, por ejemplo, las decisiones en Buhl Optical Co. c. Mailbank.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-1277; Empresa Municipal Promociуn Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI No. D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promociуn Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited, Caso OMPI No. D2003-0525).

Esta conclusiуn se ve reforzada por el hecho de que el mencionado servicio fue lanzado y ha sido operado por la Demandada durante aсos sin que de ello se derivara un daсo a las marcas de la Demandante anteriormente referidas, por el mero hecho de que йstas no habнan sido registradas todavнa ni tampoco se podrнa considerar que la Demandante ostentara un derecho exclusivo sobre el uso del nombre “Asturias”.

En lo que se refiere al nombre de dominio <asturias.org> se ha puesto de manifiesto que actualmente el mismo se encuentra conectado a un sitio web en el que un tercero aparentemente ajeno a la Demandada ofrece diversos enlaces vinculados a la comunidad autуnoma de Asturias. Adicionalmente, se ofrece el mencionado nombre de dominio pъblicamente en venta, cabiendo la posibilidad de pujar por йl directamente en lнnea. Es obvio que los usos descritos difнcilmente podrнan considerarse como desarrollados en base a un derecho o interйs legнtimo, en el sentido previsto en el pбrrafo 4(c) de la Polнtica

Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante ha probado que la Demandada no ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio <asturias.org>. No obstante, el Experto tambiйn considera que la Demandada ostenta un interйs legнtimo sobre el nombre de dominio <asturias.com>, sin que la Demandante haya podido probar adecuadamente lo contrario.

C. Registro y uso de los Nombres de Dominio de mala fe

El ъltimo de los elementos previstos por la Polнtica es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizaciуn.

A continuaciуn se analizarб la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.

(i) Registro de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada

A fin de evaluar la eventual mala fe de la Demandada respecto al registro de los Nombres de Dominio, el Experto considera que deben tenerse en cuenta dos circunstancias de gran importancia que ya han sido apuntadas anteriormente:

- El registro de los Nombres de Dominio se produjo entre abril y mayo de 1996, fecha en la que la Demandante todavнa no habнa registrado sus marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias”. De hecho, transcurrieron algo mбs de diez aсos entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las mencionadas marcas;

- Ni en 1996 ni en la actualidad la Demandante ostentaba u ostenta un derecho exclusivo sobre el nombre “Asturias”, nombre que, por su carбcter indicativo geogrбfico, se encontraba disponible para su registro como nombre de dominio sin que ello pudiera acarrear razonablemente una infracciуn de los derechos de la Demandante o de cualquier tercero.

Teniendo en cuenta lo indicado, parece difнcil pensar que el registro de los Nombres de Dominio pudiera basarse en un previo conocimiento de las marcas de la Demandante (por la sencilla razуn de que las mismas no existнan en ese momento) y en la correspondiente voluntad de la Demandada de aprovecharse de ellas y que, por tanto, dicha actuaciуn pudiera considerarse como un registro de mala fe. Asimismo, el significativo plazo tiempo transcurrido entre el registro de los Nombres de Dominio y el de las marcas susceptibles de ser alegadas en este procedimiento por la Demandante constituye otro elemento que conduce al Experto a la conclusiуn anteriormente indicada.

En este sentido, cabe recordar que en la decisiуn adoptada en Her Majesty the Queen in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-0754, el grupo de expertos encargado de resolver estableciу, en relaciуn con el registro del nombre de dominio <newzealand.com>, el siguiente criterio: “Significativamente no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registrу el Nombre de Dominio lo hiciera con intenciуn de infringir los derechos de marca de terceros. Asimismo, desde el punto de vista del Grupo de Expertos, difнcilmente la Demandada podнa razonablemente haber previsto que al registrar el Nombre de Dominio infringirнa tales derechos. De este modo, se adopte una postura objetiva o subjetiva en relaciуn con la alegaciуn de ‘mala fe’, dicha alegaciуn debe rechazarse”¹.

De modo complementario, cabe recordar igualmente la decisiуn Consejo de Promociуn Turнstica de Mйxico, S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., Caso OMPI No. D2004-0242, la cual, en un supuesto parecido al planteado en el presente caso (el registro del nombre de dominio <mexico.com>) indicу: “Incluso asumiendo que la palabra Mйxico habнa sido utilizada como marca por el predecesor de la Demandante, el Ministerio de Turismo de Mйxico, el Grupo de Expertos no concibe que la Demandada seleccionara el nombre de dominio <mexico.com> en atenciуn al carбcter de marca de la palabra Mйxico, sino por su sentido de nombre de un paнs. Ello impide considerar que se haya dado un registro de mala fe”².

Considerando las circunstancias que concurren en este caso y a la vista de los criterios anteriormente expuestos, el Experto debe considerar que los Nombres de Dominio no fueron registrados de mala fe por parte de la Demandada y que, correspondientemente, no se cumple el tercero de los elementos requeridos por la Polнtica para estimar la Demanda.

(ii) Uso de mala fe de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada

Habiendo considerado que los Nombres de Dominio no fueron registrados por la Demandada de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluaciуn del uso que de los mismos ha hecho y hace la Demandada.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

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Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico

Fecha: 13 de noviembre de 2007