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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gobierno de Asturias v. Diego Miras Silva

Caso No. D2007-1392

1. Las Partes

La parte demandante es el Gobierno de Asturias, representada por UBILIBET, con domicilio en Oviedo, Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Diego Miras Silva, con domicilio en Montcada i Reixac, Espaсa (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombres de dominio <asturias.biz> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es Godaddy.com, Inc.

(en adelante, “GoDaddy.com”).

3. Iter Procedimental

La Demandante presentу su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 18 de septiembre de 2007. El 24 de septiembre de 2007 el Centro enviу a GoDaddy.com por medio de correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn al Nombre de Dominio. El 24 de septiembre de 2007 GoDaddy.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn del Nombre de Dominio. Habiendo revisado la Demanda, el Centro detectу una deficiencia formal, que fue comunicada a la Demandante el 2 de octubre de 2007. La Demanda presentу un escrito de subsanaciуn de la Demanda el 3 de octubre de 2007.

El Centro verificу que la Demanda, junto con el mencionado escrito de subsanaciуn, cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 24 de octubre de 2007. El escrito de contestaciуn a la demanda (en adelante, la “Contestaciуn a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 23 de octubre de 2007.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del grupo administrativo de expertos el dнa 30 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante

La Demandante es el gobierno de la comunidad autonуmica de Asturias, regiуn que forma parte del territorio espaсol y de cuya administraciуn se encarga, en el marco de sus competencias, la propia Demandante.

De acuerdo con lo indicado en la Demanda, la Demandante asн como sus уrganos de gestiуn son titulares de numerosos registros de marca y nombres de dominio basados en la denominaciуn “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). En este sentido, cabe seсalar que la Demandante es titular de una serie de signos distintivos basados en la mencionada denominaciуn, que pueden dividirse en dos grandes grupos de:

- Por una parte, la Demandante, por medio de diversos entes administrativamente vinculados a ella, es titular de dos registros de marca inscritos ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas exclusivamente o casi exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o “Asturies” (en lengua bable). Dichos registros son:

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIAS (registro Nє 2660283), titularidad del Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclбtor Internacional, especнficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusiуn de programas de televisiуn y de programas de radio; y

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIES (registro Nє 2660282), titularidad del Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 1 de Julio de 2005 en clase 38 del Nomenclбtor Internacional, especнficamente para servicios de telecomunicaciones, de difusiуn de programas de televisiуn y de programas de radio.

- Por otra parte, la Demandante, de nuevo a travйs de una serie de уrganos y entes administrativamente dependientes de ella, es titular de mбs de cien registros de marcas parcialmente basadas en el nombre “Asturias”. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIAS PARAНSO NATURAL (registro Nє 1598924), titularidad de la Consejerнa de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 26 de octubre de 1990 en la clase 35 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS EXPORTA (registro Nє 2668707), titularidad del Instituto de Desarrollo Econуmico del Principado de Asturias, concedida con efectos desde el 8 de septiembre de 2005 en las clases 16, 35, 36, 41 y 42 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca espaсola denominativa ASTURIASEMPRENDE (registro Nє 2305663, titularidad de la Presidencia del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 3 de abril de 2000 en la clase 38 del Nomenclбtor Internacional.

- Marca comunitaria denominativa con grбfico INFOASTURIAS (registro Nє 2427201), titularidad de la Consejerнa de Industria, Comercio y turismo del Gobierno del Principado de Asturias, concedida con efectos desde 25 de octubre de 2001 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41;

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIAS+ (registro Nє 27217880), titularidad de la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 11 de julio de 2006 en las clases 35 y 41 del Nomenclбtor Internacional, especнficamente para publicidad, gestiуn de negocios comerciales, administraciуn comercial y trabajos de oficina (para la clase 35) y para educaciуn, formaciуn, esparcimiento y actividades deportivas y culturales (para la clase 41).

- Marca comunitaria denominativa con grбfico SABOREANDO ASTURIAS (registro Nє 4791117), titularidad de Sociedad Regional de Turismo del Principado de Asturias, S.A., concedida con efectos desde 19 de abril de 2005 en las clases 6, 9, 16, 18, 25, 35, 39 y 41.

Asimismo, la Demandante, directamente o a travйs de уrganos o entidades administrativamente dependientes de ella, es titular de mбs de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominaciуn “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.

Desde diciembre de 1996 la Demandante tiene su portal institucional vinculado al nombre de dominio <asturias.es>, desde el que se puede obtener informaciуn sobre los distintos уrganos y entidades dependientes de ella asн como sobre el territorio asturiano en general.

4.2 El Demandado y el Nombre de Dominio

El Demandado es un ciudadano espaсol que, de acuerdo con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, ha desarrollado una red de sitios web (entre las cuales se encuentra incluido el sitio web conectado al Nombre de Dominio) referidos a diversos бmbitos y temas, habiendo diseсado personalmente tanto los contenidos como los programas informбticos que permiten su funcionamiento.

Por lo que respecta al Nombre de Dominio cabe seсalar que fue registrado el 22 de diciembre de 2003 y actualmente se encuentra conectado a una pбgina web en la que, aparte de una serie de enlaces y espacios publicitarios referidos al Principado de Asturias, se incluye un enlace que conduce a otra pбgina web en la que se informa escuetamente sobre el nъmero de habitantes del citado Principado. De conformidad con lo indicado en la Contestaciуn a la Demanda, la mencionada pбgina web se encuentra en fase de desarrollo, circunstancia que explica la escasez de contenidos incluidos en la correspondiente pбgina web.

Asimismo, en la parte inferior derecha se incluyen cuatro secciones teуricamente referidas al Demandado (“Contactar”, “Quienes Somos”, “Legal” y “Privacidad”), si bien ninguna de ellas tiene contenido activo alguno. Por ъltimo, la mencionada pбgina web incluye igualmente una serie de enlaces destacados como palabras genйricas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda afirma la Demandante que:

- Es titular de una vasta relaciуn de registros de marcas espaсolas y comunitarias basadas exclusiva o parcialmente en el nombre “Asturias” o “Asturies” (su equivalente en lengua bable). En este sentido, considera la Demandante que tanto las mencionadas marcas como su condiciуn de уrgano de gobierno de dicha regiуn le otorgan un uso excluyente sobre la denominaciуn “Asturias”, sobre la cual hace un extenso estudio refiriйndose a sus orнgenes asн como a la vinculaciуn que dicha denominaciуn. Teniendo en cuenta lo indicado, la Demandante indica que el Nombre de Dominio es idйntico a su marca espaсola ASTURIAS, asн como confusamente similar respecto a las marcas parcialmente compuestas por el nombre “Asturias” de las que es titular.

- Las intenciones del Demandado quedan claramente refrendadas si se tiene en cuenta que tiene su domicilio en Asturias, que es una entidad vinculada profesionalmente al бmbito de Internet, que conoce la forma de promociуn electrуnica de las administraciones pъblicas y, consecuentemente, de el Demandado y que, por todo ello no es casual que el Nombre de Dominio se base en el tйrmino “Asturias”;

- El Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno respecto al Nombre de Dominio ni lo ostentaba en el momento de su registro, habida cuenta que no posee registro marcario alguno que se base en dicha denominaciуn, no ha sido nunca conocido por el nombre de “Asturias”, ni el Nombre de Dominio se vinculan a un uso informativo referido a la comunidad autуnoma asturiana;

- El Demandado registrу el Nombre de Dominio de mala fe dado que con su registro obtenнa un elemento identificativo de Asturias y, en consecuencia, de la Demandante. En este sentido, indica la Demandante que la denominaciуn “Asturias” se encuentra claramente vinculada a ella, siendo dicha vinculaciуn especialmente notoria en el territorio asturiano, donde el Demandado tiene su domicilio. Adicionalmente, la Demandante considera que, al ser “Asturias” la palabra mбs utilizada para designar ese territorio, es obvio que el registro del Nombre de Dominio se realizу de forma oportunista. En efecto, entiende la Demandante que el registro del Nombre de Dominio ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de las marcas de su titularidad, actuaciуn expresamente prohibida por la normativa marcaria espaсola;

- El Demandado ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio ya que lo ha vinculado a un servicio de bъsqueda de contenidos por Internet que, de hecho le permite obtener visitantes a las pбginas web conectadas a otros nombres de dominio de los que el Demandado es titular, ademбs de ofrecerle la oportunidad de obtener unos ingresos significativos derivados de la publicidad incluida en la citada pбgina web;

- Teniendo en cuenta todo lo indicado, el Nombre de Dominio deberнa ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

En la Contestaciуn a la Demanda afirma el Demandado que:

- El tйrmino “Asturias” es una palabra genйrica y de uso comъn en el lenguaje, constituyendo un topуnimo ademбs de un apellido bastante extendido. De este modo, el Demandado considera que la Demandante no puede pretender tener un derecho exclusivo sobre dicho nombre;

- Las ъnicas marcas de la Demandante a tener en cuenta (aquellas compuestas exclusivamente por el nombre “Asturias” o por “Asturias+”) deben ser consideradas irrelevantes ya que fueron registradas con aсos de posterioridad respecto al Nombre de Dominio. Por otra parte, las marcas titularidad de la Demandante compuestas por denominaciones en las que aparece el nombre “Asturias” no plantean riesgo de confusiуn alguno con el Nombre de Dominio, tal y como se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica. Asimismo, la OMPI se ha pronunciado en contra de aplicar la Polнtica a topуnimos, en su Primer Informe sobre el Proceso de Nombres de Dominio de Internet. Por ъltimo, indica el Demandado que existe un gran nъmero de denominaciones que incluyen el vocablo “Asturias” y, por consiguiente, ni la Demandante ni nadie puede pretender tener un derecho exclusivo sobre el mencionado topуnimo;

- El sitio web conectado al Nombre de Dominio forma parte de la red de sitios web del Demandado, habiйndolo utilizado e incurrido en numerosos gastos para su puesta en marcha con carбcter previo a la recepciуn de la Demanda. En efecto, si bien el mencionado sitio web se encuentra todavнa en fase de desarrollo, indica el Demandado que se integra dentro de un proyecto que le ha llevado aproximadamente dos aсos de trabajo a jornada completa asн como incurrir en significativos gastos para el mantenimiento y crecimiento de la citada red. Indica en este sentido que los mбs de mil contenidos desarrollados en relaciуn con la mencionada red de sitios web asн como la plataforma informбtica que la sustenta son obra suya;

- El Demandado tenнa perfecto derecho de registrar el Nombre de Dominio puesto que “Asturias” es una palabra genйrica o topуnimo, palabras sobre las que nadie puede tener un derecho exclusivo. En este sentido, el Demandado indica que al registrar el Nombre de Dominio no tenнa conocimiento alguno de las marcas de la Demandante, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que las mбs relevantes (compuestas exclusivamente por el nombre “Asturias” o por la denominaciуn “Asturias+”) fueron registradas con posterioridad al Nombre de Dominio;

- No ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe en cuanto que no ha intentado atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet por medio de la creaciуn de una confusiуn con las marcas de la Demandante. De hecho, indica el Demandado, la notoriedad alegada por la Demandante respecto de tales marcas no es tal, al no asociarse automбticamente la denominaciуn “Asturias” a la Demandante; y

- En atenciуn a lo indicado, la Demanda deberнa ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4(a) de la Polнtica, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marca sobre las que la Demandante tiene derechos;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

- Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A continuaciуn se analizarб la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Polнtica respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los elementos que, de acuerdo con la Polнtica, debe acreditar la Demandante es que el Nombre de Dominio es idйntico o confusamente similar a las marcas de las que aquйlla es titular. A este respecto, debe recordarse que las marcas de la Demandante basadas en el nombre “Asturias” se pueden dividir en dos grupos: aquellas marcas exclusivamente compuestas por el mencionado nombre o su traducciуn a lengua bable y aquellas marcas en las que “Asturias” compone un elemento denominativo mбs en la marca. De este modo, es preciso comparar cada uno de los grupos de marcas mencionados con el Nombre de Dominio, con el objeto de determinar si se puede concluir que existe identidad o una similitud entre ellos.

No obstante, antes de proceder a dicha comparaciуn, cabe recordar que las marcas alegadas por la Demandante son tanto titularidad directa suya como de otros уrganos o entidades dependientes de ella. En este sentido, hay que tener en cuenta que el pбrrafo 4(a)(i) de la Polнtica establece que una demanda deberб basarse en una “marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. La aplicaciуn de esta disposiciуn al presente caso hubiera requerido una acreditaciуn documental por parte de la Demandante de sus derechos sobre las marcas titularidad de aquellas entidades que, a pesar de tener una vinculaciуn administrativa con ella, ostenten una personalidad jurнdica independiente. A pesar de no haber aportado la mencionada acreditaciуn, el Experto ha considerado innecesario requerir a la Demandante la subsanaciуn de esta deficiencia formal, al no tener un impacto directo sobre el resultado de este procedimiento.

Si se comparan el Nombre de Dominio con el primero de los grupos de marcas mencionados, parece obvio que existe una identidad total entre ellas (al menos, por lo que respecto a la marca espaсola ASTURIAS, registro Nє 2660283) y el Nombre de Dominio, puesto que la ъnica diferencia remarcable existente entre unas y otro es la inclusiуn en los Nombres de Dominio del sufijo “.biz”. Dicha diferencia, no obstante, no debe considerarse suficientemente relevante pues se deriva de las actuales condiciones de uso de los nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System) y no elimina un riesgo de identidad entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio. Asн lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI No. D2000-0812, o A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Caso OMPI No. D2003-0172).

No obstante, habiendo puesto de manifiesto la prбctica identidad existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante exclusivamente compuestas por el nombre “Asturias” o su traducciуn a lengua bable hay que poner de relieve otra circunstancia que reviste una gran importancia: el registro de dichas marcas se produjo con posterioridad respecto al registro del Nombre de Dominio. Efectivamente, cabe recordar que el Nombre de Dominio fue registrado en diciembre de 2003 mientras las citadas marcas lo fueron en 2006.

Si bien, de acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones anteriores (ver, por ejemplo, las decisiones en Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Caso OMPI No. D2003-0527; Iogen Corporation c. Iogen, Caso OMPI No. D2003-0544; o Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598), este hecho no impide considerar las marcas alegadas por la Demandante respecto a este primer elemento requerido por la Polнtica, sн plantea dudas en cuanto a la aplicaciуn del segundo y tercero de los mencionados elementos, tal y como se pondrб de manifiesto en la presente decisiуn.

Por otra parte, el Experto considera que las marcas titularidad de la Demandante en las que el nombre “Asturias” es un elemento mбs dentro de la denominaciуn protegida no pueden considerarse idйnticas ni confusamente similares respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que la inclusiуn del nombre “Asturias” como un elemento mбs dentro de la denominaciуn de la que se compone cada una de las citadas marcas no supone automбticamente que dicho nombre se constituya, per se y de forma independiente respecto al conjunto de la denominaciуn de la marca registrada, como un signo distintivo independiente.

En efecto, cabe indicar que, de hecho, el nombre “Asturias” dentro de las denominaciones de las marcas aportadas por la Demandante constituye un elemento descriptivo mбs, sin constituir un elemento distintivo independiente. Asн, el nombre “Asturias”, en cuanto que denominaciуn geogrбfica incluida como un elemento mбs de una marca, no puede considerarse como un signo distintivo independiente susceptible de ser considerado como una marca segъn la Polнtica. Asн lo han considerado diversas decisiones anteriores como, por ejemplo, Brisbane City Council c. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd., Caso OMPI No. D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen c. Marcel Stenzel, Caso OMPI No. D2001-0348; o Empresa Municipal Promociуn Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI NЄ D2002-1110; o Province of Brabant Wallon c. Domain Parchases, NOLDC, Inc., Caso OMPI No. D2006-0778.

Esta conclusiуn se ve confirmada si se tiene en cuenta el Informe Final del Segundo Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (disponible en “http://www.arbiter.wipo.int/amc/es/processes/process2/report/index.html”). En los puntos 237 a 245 de dicho informe se considera expresamente que las indicaciones geogrбficas, sin contar con el respaldo de un registro de marca que recoja exacta y exclusivamente su nombre, no puede considerarse “marca” en el sentido previsto por la Polнtica y, por tanto, no pueden servir de fundamento para una demanda en el marco de la misma.

Tampoco considera el Experto que, como consecuencia del desarrollo de las actividades de la Demandante y en especial de sus marcas, йsta haya consolidado una vinculaciуn directa y exclusiva sobre el nombre “Asturias”, de tal modo que dicho nombre se perciba como directa y exclusivamente asociado a la Demandante, tal y como ya han reconocido decisiones anteriores adoptadas bajo la Polнtica (ver, por ejemplo, Puerto Rico Tourism Company c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-1129; City of Lake worth c. John c. Becker, Inc., Caso OMPI No. D2003-0576; City of Salinas c. Brian Aughn, Caso NAF Nє 97076; o City of Dearborn c. Dan Mekled d/b/a ID Solutions, Caso NAF Nє 99602).

Sin perjuicio de lo indicado, y de las consideraciones que seguirбn, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El pбrrafo 4(c) de la Polнtica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Polнtica.

En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante con бnimo de lucro.

En este caso debe analizarse la eventual concurrencia de este segundo elemento teniendo en cuenta las circunstancias propias del registro y uso del Nombre de Dominio.

Cabe recordar que el Demandado ha alegado que el sitio web asociado al Nombre de Dominio se encuentra en fase de desarrollo y que debe integrarse en una red de nombres de dominio basados en palabras genйricas. Si bien los escasos contenidos incluidos en el mencionado sitio web plantean dudas respecto al carбcter genuino del mencionado proyecto del Demandado, cabe tener igualmente en cuenta que, atendiendo a las circunstancias que se dan en este caso, el Experto considera igualmente improbable que el Demandado, por medio del Nombre de Dominio, pretendiera aprovecharse de las marcas de la Demandante o suplantarla fraudulentamente.

Por el contrario, el registro de una denominaciуn geogrбfica como nombre de dominio (sin que en el momento de dicho registro el nombre en cuestiуn hubiera sido registrado como marca) podrнa considerarse como un uso legнtimo en el sentido expresado por la Polнtica. En efecto, el carбcter general del nombre “Asturias” (y, por tanto, de uso -en cualquier forma, incluido el registro como nombre de dominio- no reservado a un operador en exclusiva, sumado a la falta de infracciуn de derechos de terceros como consecuencia de dicho registro constituyen elementos suficientemente relevantes como para considerar que el Demandado podнa ostentar al momento del registro del Nombre de Dominio un interйs legнtimo sobre el mismo. Numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas a las planteadas en este procedimiento han adoptado igualmente dicha consideraciуn (ver, por ejemplo, las decisiones en Buhl Optical Co. c. Mailbank.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-1277; Empresa Municipal Promociуn Madrid, S.A. c. Easylink Services Corporation, Caso OMPI NЄ D2002-1110; o Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promociуn Exterior de Tenerife, S.A. c. JupiterWeb Services Limited, Caso OMPI No. D2003-0525).

Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante no ha probado suficientemente que el Demandado no ostenta un interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio.

C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe

El ъltimo de los elementos previstos por la Polнtica es que el Demandado haya registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en World Wrestling Federation Entertainment, Inc. c. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen c. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizaciуn.

A continuaciуn se analizarб la eventual concurrencia de los citados elementos de mala fe en el presente caso.

(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado

A fin de evaluar la eventual mala fe del Demandado respecto al registro del Nombre de Dominio, el Experto considera que deben tenerse en cuenta dos circunstancias de gran importancia que ya han sido apuntadas anteriormente:

- El registro del Nombre de Dominio se produjo cuando la Demandante todavнa no habнa registrado sus marcas exclusivamente basadas en el nombre “Asturias” o en “Asturias+”. De hecho, transcurrieron algo mбs de dos aсos entre el registro del Nombre de Dominio y el de las mencionadas marcas;

- Ni en 2003 ni en la actualidad puede considerarse que la Demandante ostentaba u ostenta un derecho exclusivo y genйrico sobre el nombre “Asturias”, nombre que, por su carбcter indicativo geogrбfico, se encontraba disponible para su registro como nombre de dominio sin que ello pudiera acarrear razonablemente una infracciуn de los derechos de la Demandante o de cualquier tercero.

Teniendo en cuenta lo indicado, parece difнcil pensar que el registro del Nombre de Dominio pudiera basarse en un previo conocimiento de las marcas de la Demandante (por la sencilla razуn de que las mismas no existнan en ese momento) y en la correspondiente voluntad del Demandado de aprovecharse de ellas y que, por tanto, dicha actuaciуn pudiera considerarse como un registro de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que en la decisiуn adoptada en Her Majesty the Queen in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organizations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., Caso OMPI No. D2002-0754, el grupo de expertos encargado de resolver estableciу, en relaciуn con el registro del nombre de dominio <newzealand.com>, el siguiente criterio: “Significativamente no existe elemento alguno que sugiera que cuando la Demandada registrу el Nombre de Dominio lo hiciera con intenciуn de infringir los derechos de marca de terceros. Asimismo, desde el punto de vista del Grupo de Expertos, difнcilmente la Demandada podнa razonablemente haber previsto que al registrar el Nombre de Dominio infringirнa tales derechos. De este modo, se adopte una postura objetiva o subjetiva en relaciуn con la alegaciуn de ‘mala fe’, dicha alegaciуn debe rechazarse.”¹

De modo complementario, cabe recordar igualmente la decisiуn Consejo de Promociуn Turнstica de Mйxico, S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., la cual, en un supuesto parecido al planteado en el presente caso (el registro del nombre de dominio <mexico.com>) indicу: “Incluso asumiendo que la palabra Mйxico habнa sido utilizada como marca por el predecesor de la Demandante, el Ministerio de Turismo de Mйxico, el Grupo de Expertos no concibe que la Demandada seleccionara el nombre de dominio <mexico.com> en atenciуn al carбcter de marca de la palabra Mйxico, sino por su sentido de nombre de un paнs. Ello impide considerar que se haya dado un registro de mala fe.”²

Considerando las circunstancias que concurren en este caso y a la vista de los criterios anteriormente expuestos, el Experto debe considerar que el Nombre de Dominio no fue registrado de mala fe por parte del Demandado y que, correspondientemente, no se cumple el tercero de los elementos requeridos por la Polнtica para estimar la Demanda.

(ii) Uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado

Habiendo considerado que el Nombre de Dominio no fue registrado por el Demandado de mala fe, el Experto no estima necesario entrar en la evaluaciуn del uso que de los mismos ha hecho y hace el Demandado.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

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Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico

Fecha: 19 de noviembre de 2007

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¹ Traducciуn no oficial del texto original inglйs: “Significantly, there is nothing to suggest that when the Respondent registered the Domain Name it intended to violate anybody’s trademark rights, nor in the view of the Panel could the Respondent sensibly have anticipated that by registering the Domain Name it would be violating any such rights. Accordingly, whether one adopts an objective test or a subjective test in assessing ‘bad faith’, the allegation has to fail.”

² Traducciуn no oficial del texto original inglйs: “Even assuming that the word Mexico was being used as a trademark by the Complainant’s predecessor, the Tourism Ministry of Mexico, it is inconceivable to the Panel that Respondent selected the domain name <mexico.com> because of any trademark sense of the word Mexico, rather than because of its sense as the name of a country. That precludes a finding of bad faith registration.”