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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Renta 4 Sociedad De Valores, SA v. Alfonso Prieto

Caso No. D2007-1561

1. Las Partes

La Demandante es Renta 4 Sociedad De Valores, SA de Madrid, Espaсa, representada por Cuatrecasas Abogados, Espaсa.

La Demandada es Alfonso Prieto, de Barcelona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <rentacuatro.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de octubre de 2007. El 24 de octubre de 2007 el Centro enviу a eNom vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 25 de octubre de 2007 eNom enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу un escrito de subsanaciуn a la Demanda el 29 de octubre de 2007. El Centro verificу que la Demanda junto con el escrito de subsanaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de octubre de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 19 de noviembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 20 de noviembre de 2007.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 3 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En el escrito de subsanaciуn de las deficiencias de la Demanda comunicadas por el Centro al Demandante, йste propuso y razonу la procedencia de la lengua espaсola como idioma del procedimiento. El Demandado no ha contestado a la Demanda pero teniendo en cuenta que ambas partes son de nacionalidad y residencia espaсolas y que la mayorнa de los documentos se presentaron en esta lengua, el Experto, haciendo uso de la facultad contenida en el artнculo 11.a) del Reglamento, estima que el espaсol debe ser la lengua del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de la marca comunitaria nє 857.375, RENTA 4, solicitada el 15 de junio de 1998 y concedida el 15 de octubre de 1999, asн como de diversas marcas nacionales espaсolas que consisten o contienen la expresiуn renta 4, siendo la primera de ellas del aсo 1988.

Tambiйn es titular de nombres de dominio consistentes en la expresiуn renta 4, seguidas de diferentes sufijos, destacando, especialmente, a los efectos de este procedimiento, el nombre de dominio <renta4.com>.

La Demandante ha probado que su marca RENTA4 es notoria en el sector de finanzas.

El nombre de dominio <rentacuatro.com> fue registrado el 27 de diciembre de 2004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones bбsicas de la Demanda son:

La Demandante se constituyу en 1985 con la denominaciуn social RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES S.A., siendo la primera sociedad de valores inscrita ante la Comisiуn Nacional del Mercado de Valores espaсola. Su importancia es bien patente por el gran nъmero de clientes y delegaciones que posee y el ingente patrimonio que gestiona. Recientemente los accionistas de la Demandante han aprobado su salida a Bolsa, convirtiйndose en la primera empresa del sector que decide cotizar. De ello se deriva la notoriedad que ha adquirido la Demandante no sуlo entre los operadores financieros sino entre el consumidor y, en particular, en los ahorradores e inversionistas, tanto a nivel nacional como comunitario. Por esta razуn la marca RENTA4 de la Demandante, que es la que la identifica por excelencia, goza de alto renombre nacional espaсol e internacional. La informaciуn que se obtiene en los principales buscadores de Internet dirigidos al pъblico espaсol acreditan un elevadнsimo nъmero de pбginas Web referidas a servicios ofrecidos por la Demandante en las que se la identifica con la denominaciуn RENTA4, lo que constituye una prueba mбs de su notoriedad.

La Demandante es titular de dos marcas comunitarias y numerosas marcas nacionales espaсolas que se basan en la denominaciуn RENTA4 por lo que la Demandante ostenta un derecho sobre una marca de productos o servicios, como exige la Polнtica.

Igualmente, es titular de un nombre de dominio consistente en la denominaciуn RENTA4 seguida del sufijo del cуdigo territorial correspondiente a Espaсa .es, registrado el 22 de mayo de 1997, y de los dominios genйricos .com, .net. org., info, asн como de otros dominios con esa misma denominaciуn a la que se aсade el vocablo “gestora” y “online”.

El Demandado es una persona fнsica cuyas actividades no estбn identificadas pero del contenido de la Web <rentacuatro.com> se deduce que debe realizar su labor profesional en el sector de las inversiones financieras y la Bolsa, lo que, si no fuera asн, delatarнa que estб actuando de mala fe.

El nombre de dominio <rentacuatro.com> fue registrado el 27 de diciembre de 2004 y estб vinculado a una Web en la que se dice ofrecer “La mejor informaciуn y recursos sobre Bolsa”, en la que aparecen diversos links a otras Web relacionadas con las inversiones y la Bolsa.

Ademбs, el nombre de domino <rentacuatro.com> se encuentra a la venta, como se comprueba en la consulta realizada en la Web “www.afternic.com”.

El nombre de dominio <rentacuatro.com> es confusamente similar a las marcas de la Demandante porque йstas contienen un elemento distintivo caracterнstico que es precisamente RENTA4. Ademбs, la denominaciуn social y nombre comercial de la Demandante tambiйn consisten en la expresiуn renta4. La ъnica diferencia con el nombre de dominio es la grafнa de la palabra “cuatro” pues, fonйticamente tienen la misma pronunciaciуn. Esta diferencia ni siquiera podrб apreciarse en los medios de comunicaciуn orales.

El Demandado carece de derecho o interйs legнtimo porque no ha sido autorizado por la Demandante para utilizar la denominaciуn caracterнstica de sus marcas para el registro y uso del nombre de dominio. Tampoco tiene registro de ninguna clase que le conceda un derecho sobre la denominaciуn que constituye el nombre de dominio reclamado. El sitio Web vinculado al nombre de dominio contiene muchos enlaces a otros sitios Web pero ninguno de ellos tiene relaciуn con la Demandante. Numerosas Decisiones del Centro han confirmado que este tipo de actuaciуn es incompatible con una posible alegaciуn de derechos o intereses legнtimos.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaciуn RENTA4, en contra de lo que sucede con la Demandante. La finalidad del registro fue la de aprovecharse de la notoriedad de esa marca, ofreciendo en venta o alquiler el nombre de dominio o captando visitantes a los enlaces incluidos en la Web, que se refieren a servicios idйnticos a los que presta la Demandante.

El Demandado es una persona fнsica que, a la vista de los enlaces contenidos en su Web, habнa de ser plenamente consciente, en el momento del registro, de la existencia de marcas RENTA4 que caracterizan a la Demandante y de los servicios que йsta ofrece. Por eso no cabe pensar que la elecciуn del nombre de dominio se deba a la casualidad sino en un registro de mala fe ya que el Demandado tenнa necesariamente que conocer las marcas de la Demandante, dada la notoriedad del nombre RENTA4, en el sector, donde se ha convertido en referencia por la calidad de su asesoramiento y servicios.

El uso del nombre de dominio tambiйn se ha hecho de mala fe. Como afirman numerosas Decisiones del Centro, quien registra de mala fe y sin derecho o interйs legнtimo sуlo puede usar de mala fe.

Pero ademбs, el Demandado infringe claramente el pбrrafo 4.(b).(iv) de la Polнtica porque ha intentado atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquiera de sus enlaces, creando la posibilidad de que se entienda que entre Demandante y Demandado existe algъn tipo de vinculaciуn. Ademбs, el Demandado ha ofrecido en venta el nombre de dominio.

Tambiйn constituye una infracciуn de la clбusula sexta del acuerdo de registro en el que el registrante declara que el uso del dominio que pretende registrar no lesiona derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros, ni supone competencia desleal, ni vulnera ningъn otro derecho.

El бnimo de lucro en el uso del nombre de domino se manifiesta en los mъltiples enlaces que contiene la Web a la que estб vinculado; todos ellos referidos a actividades semejantes a las desarrolladas por la Demandante. El uso de este nombre que identifica a la Demandante, sirve al Demandado como reclamo para promocionar de forma no autorizada, servicios de ahorro e inversiуn de terceros ajenos a la Demandante.

El nombre de dominio <rentacuatro.com> debe ser transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El pбrrafo 4.a) de la Polнtica exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio y,

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad espaсola y que su registro de marca es espaсol, asн como que el Demandado es tambiйn de nacionalidad y residencia espaсolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Polнtica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaсol.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para determinar si existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusiуn entre las marcas de las que la Demandante ha acreditado ser titular y el nombre de dominio impugnado, es necesario, en este caso, distinguir entre varios grupos de marcas: 1) aquellas que consisten en la denominaciуn RENTA4; 2) las que consisten en la denominaciуn RENTA4, seguida del sufijo “.com”; 3) las que contienen esta misma denominaciуn junto con otros tйrminos, como “AHORRO”, “ON LINE” o “FLEXICARTERA”; y 4) aquellas otras en las que la denominaciуn figura como “R4” seguida del sufijo “.com” y/o precedida de www.

En cuanto al primer grupo de marcas, el nombre de dominio <rentacuatro.com>, aunque no es literalmente igual, presenta una identidad fonйtica y semбntica con respecto a aquellas, pues sustituye el nъmero “4” por su representaciуn en letra. El Experto concluye que, en estos casos, existe una semejanza productora de confusiуn. Asн lo han considerado tambiйn otras Decisiones del Centro como en CPP Inc. v. Virtual Sky, Caso OMPI No. D2006-0201, y Oxygen Media LLC v. Primary Source Caso OMPI No. D2000-0362.

Las marcas que consisten en la expresiуn <renta4.com> presentan no sуlo la misma fonйtica y significado que el nombre de dominio sino que incluyen el propio sufijo de dominio genйrico elegido por el demandado. Por ello, hay que concluir que tambiйn respecto a estas marcas, el nombre de dominio es confusamente similar.

En las marcas que aсaden expresiones alusivas a las actividades de la Demandante, tambiйn el elemento que ofrece distintividad es RENTA4. Sin embargo, desde el punto de vista de la Polнtica, donde el criterio ha de ser mбs restrictivo que en un litigio civil, no puede hablarse de semejanza hasta el punto de crear confusiуn.

Y en cuanto a las marcas que representan la expresiуn en forma de “R4”, no puede entenderse que exista ninguna clase de similitud.

El Experto entiende, por tanto, cumplido el requisito contenido en el pбrrafo 4.a).i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Demandante basa sus alegaciones de falta de derecho o interйs legнtimo del Demandado en que йste no ha sido autorizado por la Demandante para utilizar la denominaciуn caracterнstica de sus marcas; no tiene registro de ninguna clase que le conceda un derecho sobre la denominaciуn que constituye el nombre de dominio y no ha sido ni es conocido por la denominaciуn RENTA4, en contra de lo que sucede con la Demandante. Ademбs, que el nombre de dominio ha sido ofrecido en venta o alquiler.

El Demandado no ha contestado la Demanda a exponer su posible derecho o interйs legнtimo en el nombre de dominio por lo que habrб que examinar las circunstancias del caso, segъn las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y siguiendo los criterios orientadores contenidos en el pбrrafo 4.c) de la Polнtica.

La Demandante afirma no haber autorizado al Demandado para el uso del nombre de dominio, lo cual no tiene porquй ser cuestionado, ante la ausencia de personaciуn del Demandado. Tampoco se pone en duda que el Demandado carezca de registro sobre la denominaciуn que sirve a su nombre de dominio ni que no haya sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, pues, si asн fuera, habrнa comparecido a explicarlo.

Lo que consta probado es que el nombre de dominio ha estado a la venta y que en йl se aloja una pбgina Web en la que existen numerosos enlaces a empresas que ofrecen servicios relacionados con actividades financieras muy semejantes a las desarrolladas por la Demandante. El hecho de que la Demandante sea bien conocida en el sector por la denominaciуn RENTA4 y que el Demandado utilice el nombre de dominio <rentacuatro.com> para alojar una Web con referencias y enlaces con competidores de la Demandante, no constituye un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sino una intenciуn de desviar a los navegantes a su propia Web, con бnimo de lucro.

El Experto entiende, por tanto, que el Demandado carece de derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio, debiendo considerarse cumplido el segundo requisito del artнculo 4.a).ii) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Registro de mala fe

La Demandante afirma que el Demandado es una persona fнsica que, a la vista de los enlaces contenidos en su Web, tenнa que conocer necesariamente, en el momento del registro, la existencia de la Demandante y los servicios que ofrece, asн como las marcas RENTA4 que la caracterizan, dada la notoriedad de las mismas en el sector financiero en el que se ha convertido en referencia, por lo que no cabe pensar que la elecciуn del nombre de dominio se deba a la casualidad.

Para determinar si existe registro de mala fe, el Experto quiere hacer menciуn de las Leyes y Principios del Derecho Espaсol que son comunes a las partes por ser ambas de nacionalidad y residencia espaсolas. A este respecto ha de prestarse especial atenciуn a la Ley Espaсola que rige en materia de marcas. En concreto, es de relevancia para el presente supuesto, el contenido del artнculo 8 de la Ley Espaсola de Marcas de 7 de diciembre de 2001 (LM), que otorga especial protecciуn a las marcas notorias y renombradas registradas, prohibiendo el registro como marca de un signo idйntico o semejante a aquйllas aunque los productos o servicios que pretenda proteger sean dispares, cuando el uso de esa segunda marca pueda indicar una conexiуn con la primera o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo de la notoriedad o renombre de la marca anterior. Segъn el apartado 2 de este precepto ha de entenderse por marca notoria aquella que “por su volumen de ventas, duraciуn, intensidad o alcance geogrбfico de su uso, valoraciуn o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocida en el sector pertinente del pъblico al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue dicha marca”

Esta disposiciуn debe ser puesta en relaciуn con el artнculo 34.e) de la LM, que seсala que el titular de una marca tiene el derecho a impedir que йsta se registre como signo para distinguir nombres de dominio.

El Experto considera que en el presente supuesto nos encontramos ante una marca al menos de carбcter notorio, como ha resultado probado con la documentaciуn acompaсada con la Demanda respecto a los resultados de los principales motores de bъsqueda en Internet, en cuanto a la expresiуn renta4. Ademбs, la Demandante ha demostrado su interйs en defender la marca mediante numerosos registros y nombres de dominio, siendo de destacar que tiene incluso registrada como marca y nombre de dominio la expresiуn renta 4.com.

En estas circunstancias, no puede pensarse que el Demandado desconociera la existencia de derechos previos de la Demandante, teniendo en cuenta que la Web en la que se aloja el nombre de dominio estб dedicada a informaciуn de enlaces sobre empresas con actividades de Bolsa y financieras, que es el sector en el que la Demandante desarrolla su actividad. En este sentido, es verdaderamente destacable que el Demandando eligiera precisamente la representaciуn en letras del sonido fonйtico que constituye la denominaciуn y marcas notorias de la Demandante, pudiendo comprobar –como, sin duda, debiу hacer- que la Demandante tenнa registrado el nombre de dominio <renta4.com> y, a la vista de ello, decidiera registrar el nombre de dominio <rentacuatro.com>. El Demandado no se ha personado para presentar sus alegaciones sobre una posible buena fe.

En estas circunstancia no puede concluirse sino la mala fe en el registro pues, siendo bien conocida la Demandante y sus marcas en el sector financiero, el Demandado, entre las casi infinitas posibilidades de elecciуn de nombres, ha registrado como nombre de dominio una denominaciуn que intenta burlar la identidad con las marcas de la Demandante pero presenta una misma sonoridad.

Uso de mala fe

La demanda afirma que el uso del nombre de dominio tambiйn se ha hecho de mala fe porque, como afirman numerosas decisiones del Centro, en general quien registra de mala fe y sin derecho o interйs legнtimo sуlo puede usar de mala fe.

Pero ademбs, alega que el Demandado ha intentado atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquiera de sus enlaces, creando la posibilidad de que se entienda que entre Demandante y Demandado existe algъn tipo de vinculaciуn y que ha ofrecido en venta el nombre de dominio.

Efectivamente, las pruebas presentadas permiten afirmar que el nombre de dominio ha sido ofrecido en venta y ello es una de las circunstancias establecidas en el pбrrafo 4.b) de la Polнtica como registro y uso de mala fe.

Ademбs, el hecho de que la pбgina Web del Demandado consista en enlaces a otros sitios Web en los que se opina, asesora o informa sobre inversiones financieras; todo ello con un nombre claramente confundible con las marcas notorias de la Demandante, supone una perturbaciуn de la actividad comercial de quien es competidor de todas esas empresas que figuran con enlaces desde la pбgina del Demandado, pues el principio de libertad de competencia no permite aprovecharse del nombre y fama de un tercero para promocionar servicios o productos propios o ajenos. Y todo ello para promocionar el sitio Web del Demandado y atraer a los navegantes, con бnimo de lucro.

Por todo lo expuesto el Experto entiende que queda cumplido el tercer requisito contenido en el pбrrafo 4.a.iii) de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <rentacuatro.com> sea transferido al Demandante.

Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico