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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Levantur S.A. v. Soluciones Ferreira

Caso N° D2007-1640

1. Las Partes

La Demandante es Levantur S.A. con domicilio en Palma de Mallorca, Espaсa, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, Espaсa.

La Demandada es Soluciones Ferreira, con domicilio en Torrent, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <grupopiсero.com>

(<xn--grupopiero-z9a.com>) y <grupopiсero.net> (<xn--grupopiero-z9a.net>).

El registrador de los citados nombres de dominio es Spot Domain LLC dba Domainsite.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 7 de noviembre de 2007. El 8 de noviembre de 2007 el Centro enviу a Spot Domain LLC dba Domainsite.com via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 9 de noviembre Spot Domain LLC dba Domainsite.com enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 3 de diciembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 5 de diciembre de 2007.

El Centro nombrу a Josй Carlos Erdozain como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 18 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Levantur, S.A. forma parte del Grupo Piсero, uno de los principales grupos en el sector turнstico espaсol. Dicha empresa iniciу sus actividades en fecha de 6 de junio de 1977. Segъn la prueba documental aportada por la Demandante, la cual no se ha puesto en entredicho por la Demandada, el objeto social de la Demandante consiste, brevemente expuesto, en adquirir bienes muebles e inmuebles para su explotaciуn; en la explotaciуn de hoteles y apartamentos y, en general, en la realizaciуn de todo tipo de servicios necesarios para la implantaciуn y desarrollo de la industria turнstica.

La Demandante es titular de la marca espaсola mixta GRUPO PIСERO, registrada bajo el nъmero 2.519.578, en clases 39, 41 y 43. Fue concedida por la Oficina correspondiente, y estб en vigor desde el 27 de diciembre de 2002.

El Demandado ha registrado los nombres de dominio objeto de esta controversia en fecha de 24 de mayo de 2007.

Se han aportado diversas noticias en las que se menciona repetidamente al “Grupo Piсero” como propietario de complejos hoteleros en Espaсa y en otras partes del mundo (p.e. Mйxico o Repъblica Dominicana). Asimismo, se aporta fotocopia de la pбgina web “www.grupo-pinero.com” donde es fбcilmente observable la menciуn “grupo piсero”.

El Demandante no ha autorizado al Demandado el uso de su marca antes mencionada como nombre de dominio.

El Demandado no ha acreditado ostentar derecho de marca u otro de carбcter preferente al alegado por la Demandante.

Segъn se ha probado, el contenido de las pбginas web relativas a los nombres de dominio disputados era pornogrбfico en un momento dado.

La Demandante se ha dirigido al Demandado requiriйndole la efectiva e inmediata retirada de los contenidos pornogrбficos albergados en las pбginas web seсaladas, a lo que el Demandado accediу en su momento, si bien йste no dejу de hacer alusiones al Grupo Piсero y el uso de la denominaciуn marcaria protegida.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega lo siguiente:

Que ha registrado la marca nacional GRUPO PIСERO con el nъmero 2.519.578. La marca tiene efectos desde 27 de diciembre de 2002.

Que el Demandado ha registrado los nombres de dominio objeto de esta disputa en fecha de 24 de mayo de 2007.

Que la marca registrada alude al conjunto de empresas que actъan en el mercado, todas encuadradas bajo la denominaciуn “Grupo Piсero”.

Que la actividad que desarrolla el Grupo Piсero es notoria en el mercado de referencia y en el sector turнstico, en general, y que, por consiguiente, la marca registrada a su nombre es notoria.

Que, en la medida en que ya se permite el registro y acceso a pбginas web que incluyan la palabra “с”, hay una perfecta identidad entre la marca registrada a nombre del Demandante y los nombres de dominio objeto de controversia.

Que existe un riesgo de confusiуn derivado del uso como nombre de dominio de la marca registrada a nombre de la Demandante.

Que ha registrado ante el Registro Mercantil, de acuerdo con lo que establece la normativa sectorial, el nombre de dominio <grupo-pinero.com> como identificador de su actividad en Internet.

Que en ningъn caso ha autorizado o licenciado al Demandado el uso y explotaciуn de la marca registrada GRUPO PIСERO.

Que, por tanto, el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio disputados. Es mбs, en su momento, el contenido de las pбginas web era claramente pornogrбfico.

Que el Demandado ha registrado y estб usando los nombres de dominio objeto de esta controversia de mala fe. Ello se pone de manifiesto por que en el momento de registro de tales nombres, el Grupo Piсero ya era notoriamente conocido, por lo que no puede ser fruto del azar dicho registro. Ademбs, el hecho de redireccionar el contenido de los nombres de dominio controvertidos a sitios pornogrбficos acentъa el carбcter de registro de mala fe aplicable al caso debatido. Respecto de la mala fe en el uso, ello se ha puesto de manifiesto una vez mбs por el hecho de dirigir los nombres de dominio a sitios web de carбcter claramente pornogrбfico.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo establecido en la Polнtica y en su Reglamento, es preciso examinar la concurrencia de tres requisitos a fin de evaluar la viabilidad de la demanda formulada. Tales requisitos son los siguientes.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los requisitos establecidos en la Polнtica consiste en que exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn entre el nombre de dominio (en este caso, se trata de dos nombres de dominio) objeto de controversia y los derechos de marca que se opongan por el Demandante. Este examen ha de hacerse al margen de los sufijos propios de cada nombre de dominio, como reiteradamente tiene establecido el Centro en multitud de decisiones, cuya cita es prescindible al ser un criterio interpretativo comъnmente conocido.

Segъn lo anterior, este Experto considera que se da, efectivamente, el primero de los requisitos establecidos en la Polнtica, ya que se da una perfecta identidad entre el derecho de marca registrado a nombre de la Demandante (es decir, la marca GRUPO PIСERO) y la parte denominativa de los nombres de dominio objeto de la presente controversia. Con la mera comparaciуn entre las denominaciones en liza, se puede concluir la evidencia de la identidad entre unas y otra.

Por consiguiente, este Experto entiende cumplido el primero de los requisitos establecidos en la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los requisitos establecido en la Polнtica es que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio objeto de disputa.

A este respecto, hay que tener en consideraciуn, en primer lugar, que el Demandado no ha contestado o refutado las alegaciones efectuadas por la Demandante. Por consiguiente, habiйndosele notificado en forma la demanda, y no constando que su contenido le sea desconocido al Demandado, mбs bien todo lo contrario si tenemos en cuenta que se le requiriу en el pasado para que cesara en el uso pornogrбfico del contenido de los nombres de dominio, a lo que accediу, el Experto interpreta el silencio del Demandado como aceptaciуn implнcita de las afirmaciones vertidas por la Demandante en su demanda.

En este sentido, y no obstante lo anterior, no ha apreciado el Experto la concurrencia de ninguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado c) del artнculo 4 de la Polнtica. Mбs bien todo lo contrario, puesto que la Demandante ha demostrado eficazmente lo siguiente: que aquella ha sido conocida en el sector turнstico bajo la denominaciуn “Grupo Piсero”; que tiene registrada una marca coincidente con la denominaciуn controvertida, desde tiempo muy anterior al del registro de los nombres de dominio; que ha hecho un uso leal y efectivo de dicha marca; que no ha licenciado su uso o explotaciуn al Demandado; y que, en suma, ha dispuesto de su derecho de marca (y, consecuentemente, de la denominaciуn que incorpora en cuanto marca mixta) conforme a las exigencias de un comerciante o empresario de buena fe, sin que tal uso o explotaciуn se haya visto contradicho, obstaculizado o menoscabado de alguna manera por el Demandado (vйase a este respecto, por todas, la Decisiуn recaнda en Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).

Consecuentemente, estima el Experto que concurre tambiйn el segundo de los requisitos establecidos en la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Por ъltimo, para la estimaciуn de la demanda formulada es preciso que no sуlo el registro, sino tambiйn el uso actual del nombre de dominio disputado haya sido hecho de mala fe.

Respecto de la prueba de este requisito, tambiйn es consolidada la opiniуn de otras decisiones del Centro en el sentido de que el registro de nombres de dominio que coincidan con marcas notorias es un acto de mala fe. No puede ser casualidad que se haya elegido como nombres de dominio dos que coinciden plenamente con una denominaciуn marcaria ampliamente conocida en el mercado de referencia y por el pъblico en general. Eso es precisamente lo que ocurre en el presente caso, ya que la prueba de notoriedad de la marca GRUPO PIСERO es clara y estб fuera de toda duda. A mayor abundamiento, de acuerdo con el criterio legal sentado en el artнculo 34 de la vigente Ley de Marcas de 2001 (aplicable a ambas partes, entiendo, en la medida en que ambas tienen nacionalidad espaсola y residen en Espaсa), no puede admitirse que una persona utilice como identificador en Internet un nombre de dominio que coincida con una marca notoria o renombrada. Por consiguiente, es evidente que el Demandado registrу los nombres de dominio a sabiendas de que coincidнan con una denominaciуn previamente utilizada por un empresario para su identificaciуn, lo cual implica la mala fe del Demandado en dicho acto de registro.

Aparte de lo anterior, no hay que olvidar que la Demandante ha aportado suficiente prueba en el sentido de que el Demandado ha redireccionado las pбginas web correspondientes a los nombres de dominio disputados a sitios web de contenido claramente pornogrбficos. Tambiйn excusa de cita concreta las decisiones del Centro que han optado por considerar, con acierto, que ese solo hecho es un acto de mala fe que ataсe al uso o, en su caso, incluso al registro, de los nombres de dominio.

Por otra parte, hay que indicar que este Experto ha intentado acceder a los nombres de dominio objeto de controversia y no ha podido, puesto que actualmente el acceso queda sujeto a la introducciуn de claves concretas de las que no se dispone. Esta circunstancia de vedar el acceso libre a una pбgina web o de sujetarlo a la introducciуn de claves personales cabe interpretarse, igualmente, como un comportamiento de mala fe, puesto que impide acceder, a cualquier usuario interesado, a informaciуn acerca del Grupo Piсero, o el trabar conocimiento de la misma y de los servicios que se prestan a travйs de este grupo empresarial. En ello puede verse una suerte de entorpecimiento dirigido al legнtimo titular de un derecho de marca para que йste pueda utilizar la direcciуn de Internet en cuestiуn y para que los usuarios que pretendan acceder a dicho sitio web puedan hacerlo.

Por todo ello, considera el Experto que los nombres de dominio objeto de la presente disputa fueron registrados y estбn siendo usados de mala fe por el Demandado.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <grupopiсero.com> (<xn--grupopiero-z9a.com>) y <grupopiсero.net> (<xn--grupopiero-z9a.net>) sean transferidos al Demandante.

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Josй Carlos Erdozain
Experto Ъnico

Fecha: 31 de diciembre de 2007