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WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Freecom Technologies GmbH v. Urs Frei

Verfahren Nr. DCH2007-0012

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist Freecom Technologies GmbH, vertreten durch Loh von Hьlsen Michael, Partnerschaft von Rechtsanwдlten, Berlin, Deutschland.

Der Gesuchsgegner ist Urs Frei, Hauptwil, Schweiz.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <freecom.ch> (nachfolgend der “Domain-Name”).

3. Verfahrensablauf

Die Gesuchstellerin reichte am 3. Juli 2007 eine Beschwerdeschrift beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das “Center”) ein (Verfahren DCH2007-0009). Da sie es indessen unterliess, ihrem Gesuch einen Antrag auf Expertenbescheid beizufьgen, erklдrte das Center jenes Verfahren am 29. August 2007 fьr beendet, mit dem Hinweis dass die Mцglichkeit ein neues Gesuch einzureichen davon unberьhrt bleibe.

In der Folge reichte die Gesuchstellerin ein neues Gesuch ein, womit das vorliegende Verfahren DCH2007-0012 erцffnet wurde. Die Beschwerdeschrift ging beim Center am 29. August 2007 per E-Mail und am 4. September 2007 in kцrperlicher Form ein.

Am 30. August 2007 bestдtigte SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens sei.

Das Center verifizierte, dass die Beschwerdeschrift den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements von SWITCH fьr Streitbeilegungsverfahren fьr .ch und .li

Domain-Namen vom 1. Mдrz 2004 (das “Verfahrensreglement”) entsprach. In Ьbereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements ьbermittelte das

Center deshalb am 10. September 2007 die Beschwerdeschrift an den Gesuchsgegner.

Gemдss Paragraph 15(a) des Verfahrensreglements, war die Gesuchserwiderung bis zum 30. September 2007 einzureichen. Nachdem der Gesuchsgegner innert First keine Beschwerdeerwiderung eingereicht hatte, wurde das Verfahren am 8. Oktober 2007 in Ьbereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das

Center bestellte am 19. Oktober 2007 Dr. Bernhard F. Meyer-Hauser als Experten.

Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemдss bestellt worden ist und hat in Ьbereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhдngigkeit erklдrt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin ist eine Gesellschaft mit beschrдnkter Haftung mit Sitz in Deutschland, die Computerhard- und software, insbesondere Speichermedien, anbietet. Ihre Haupt-Internetseite ist ьber “freecom.com” erreichbar. Die Gesuchstellerin hat eine Tochtergesellschaft in der Schweiz mit dem Namen Freecom Technology AG, die 1999 als Freecom Europe AG gegrьndet wurde (Anlage 3).

Die Gesuchstellerin ist seit 13. Mдrz 1998 Inhaberin der internationalen Marke

FREECOM, Registrierungsnr. 694052 (Anlage 2 des Gesuchs).

Der Gesuchsgegner ist Halter des Domain-Namens <freecom.ch>. Unter der Website ist zurzeit lediglich eine Frontpage aufgeschaltet, mit der Information, dass der Inhaber Beratung auf den Gebieten Personalmanagement, Buchhaltung und Steuern anbiete. Alle aufgefьhrten Links sind inaktiv und enthalten keine weiteren Informationen.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin trдgt vor, in Ihrer Eigenschaft als Inhaberin eines Kennzeichenrechts durch die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens des Gesuchsgegners in ihren Rechten verletzt zu sein. Sie fьhrt aus, der Gesuchsgegner habe noch am 2. Mai 2007 auf der Website unter anderem das Programmieren von Internetsoftware angeboten (Anlage 6). Nachdem der Vertreter der Gesuchstellerin den Gesuchsgegner informiert habe, dass die Internetseite die Rechte seiner Klientin verletze, habe der

Gesuchsgegner seine Internetseite auf die heute abrufbare Webseite geдndert.

Die Gesuchstellerin macht geltend, der Gesuchsgegner habe kein Recht am

Domain-Namen und nutze den guten Ruf der Gesuchstellerin fьr eigene Zwecke aus. Der Internetauftritt des Gesuchsgegners unter dem Domain-Namen <freecom.ch> habe Verwirrungen auf Seiten Dritter verursacht, insbesondere deshalb, weil der Gesuchsgegner die Website bisher fьr Angebote im Bereich der Internetprogrammierung

genutzt habe. Dazu reicht die Gesuchstellerin einen Screenshot vom 2. Mai 2007 der Website “www.freecom.ch” ein (Anlage 6), der belege, dass der Gesuchsgegner eine solche Dienstleistung auf der streitigen Website angeboten habe.

Damit verletze der Gesuchsgegner die Bestimmungen des schweizerischen Markenschutzgesetzes, weshalb die Gesuchstellerin die Ьbertragung des Domain-Namens

beantragt.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner hat sich, trotz korrekter Zustellung des Gesuchs an die von ihm genannte Kontaktadresse, zum Gesuch nicht geдussert.

6. Entscheidungsgrьnde

Gemдss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.

Gemдss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgrьnde schlьssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Ьbertragung oder Lцschung des Domain-Namens rechtfertigt.

Diese Voraussetzungen werden nachstehend geprьft:

(i) Kennzeichenrecht, Verletzung

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit 1998 Inhaberin eines internationalen Markenrechtes am Kennzeichen FREECOM ist. Die Marke ist registriert fьr “Computer, Computerperipheriegerдte, mit Ausnahme von Mobiltelefonen, Datentransfergerдten und Telefonapparaten, Datenmedien mit Programmen und Entwicklung von Software.” Der Schutz der international eingetragenen Marke erstreckt sich auch auf die Schweiz, weshalb das nationale Markenrecht Anwendung findet. Der Bestand eines Kennzeichnungsrechts ist somit nachgewiesen.

Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz (“MSchG”) verleiht der Inhaberin das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen, fьr die sie beansprucht wird. Gemдss Art. 13 Abs. 2 MSchG kann die Markeninhaberin einem anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das die Rechte der Markeninhaberin verletzt, z.B. indem es mit einer дlteren Marke fьr gleichartige Waren oder Dienstleistungen identisch oder verwechselbar ist (Art. 3, Abs. 1 a bis c, MSchG).

Der Gesuchsgegner verwendet das Kennzeichen FREECOM, das identisch mit der Marke der Gesuchstellerin ist, als Domain-Namen zur Bezeichnung seiner Webseite.

Im heutigen Zeitpunkt kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, in welchem Bereich der Gesuchsgegner tдtig war, bzw. sein will, da seine Website keine Aktivitдt (mehr) aufweist. Nach Angaben der Gesuchstellerin bot der Gesuchsgegner vor der Abдnderung seiner Website unter anderem aber auch das Programmieren von Internetsoftware an. Diese Aussage blieb im vorliegenden Verfahren unwidersprochen. Angesichts der heutigen Inaktivitдt der Domain, sowie anhand des von der Gesuchstellerin beigelegten, unwidersprochen gebliebenen Screenshots, liegt es nahe, dass der

Gesuchsgegner Angebote im Geschдftsbereich der Gesuchstellerin ьber diesen

Domainnamen betreiben will. Die Registrierung und die Benutzung des

Domain-Namens ist daher geeignet, eine Verwechslungsgefahr mit der Marke

FREECOM zu erzeugen und ihr Kennzeichnungsrecht zu verletzen.

(ii) Liegen relevante Verteidigungsgrьnde vor?

Der Gesuchsgegner hat in diesem Verfahren keine Verteidigungsgrьnde geltend

gemacht und es sind auch aus den Akten keine legitimen Interessen des Gesuchsgegners zur Benutzung des strittigen Domain-Namens ersichtlich. Vielmehr bestehen

Anhaltspunkte, dass der Gesuchsgegner den Domain-Namen registriert haben kцnnte, um aus der Bekanntheit der Gesuchstellerin im relevanten Markt und der Nдhe zu deren Top Level Domain-Registrierung <freecom.com>, Nutzen zu ziehen.

(iii) Ist die Ьbertragung/Lцschung des Domain-Namens gerechtfertigt?

Domainnamen unterstehen neben dem Kennzeichenrecht auch dem Lauterkeitsgebot des Wettbewerbsrechts (BGE 126 III 239, 245). Gemдss gefestigter Rechtsprechung kommt das Wettbewerbsrecht dabei nicht nur ergдnzend, bei nicht bestehendem Kennzeichenschutz, zur Anwendung, sondern auch kumulativ, zur Fьllung von Schutzlьcken des Kennzeichnungsrechts (vgl. statt vieler HGer ZH, zitiert in sic! 1999, 582 ff.

Rivella – Apiella II).

Ferner ist nach Art. 2 des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) unlauter, und damit widerrechtlich, jedes tдuschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten

oder Geschдftsgebaren, welches das Verhдltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Nach Art. 3 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschдftsbetrieb eines anderen herbeizufьhren. Unter diesen wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz fallen sдmtliche Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechslungsgefahr irregefьhrt wird (BGE 126 III 239, 245).

Die Registrierung des streitigen Domainnamens beeintrдchtigt die Gesuchstellerin

erheblich: die Country-Domain <freecom.ch> kann von ihr nicht mehr gebraucht

werden, um ihr Geschдft zu betreiben. Auch Benutzer, welche die streitige Domain ansteuern, in der Erwartung, mit dem schweizerischen Ableger der Gesuchstellerin verbunden zu sein, wird in die Irre gefьhrt.

Die Voraussetzungen von Paragraph 24(c) und (d) des Verfahrensreglements sind somit erfьllt und die Ьbertragung des streitgegenstдndlichen Domain-Namens an die Gesuchstellerin ist gerechtfertigt.

7. Entscheidung

Der Experte ordnet an, den streitgegenstдndlichen Domain-Namen <freecom.ch> im Sinne von Paragraph 24 des Verfahrensreglements auf die Gesuchstellerin zu ьbertragen.

Dr. Bernhard F. Meyer-Hauser
Experte

Datum: 2. November 2007