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WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Fiat Group Automobiles Switzerland S.A. & Fiat S.P.A. v. Claudio Mattioli

Verfahren Nr. DCH2007-0020

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerinnen sind einerseits Fiat Group Automobiles Switzerland S.A., Schlieren, Schweiz (nachstehend „erste Gesuchstellerin” oder „Gesuchstellerin 1”), andrerseits Fiat S.P.A., Turin, Italien (nachstehend „zweite Gesuchstellerin” oder „Gesuchstellerin 2”), beide vertreten durch Bдr & Karrer, Zьrich, Schweiz.

Der Gesuchsgegner ist Herr Claudio Mattioli, Gunten, Schweiz, vertreten durch Meyer Mьller Eckert Partners, Zьrich, Schweiz.

2. Streitige Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <fiat500.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”). Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zьrich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center am 11. Dezember 2007 ein. Das Gesuch stьtzt sich auf das Verfahrensreglement fьr Streitbeilegungsverfahren fьr “.ch” und “.li” Domainnamen (“Verfahrensreglement”), welches am 1. Mдrz 2004 in Kraft getreten ist. Am 14. Dezember 2007 bestдtigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass der Gesuchsgegner Inhaber und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 18. Dezember 2007 hat das Center das Gesuch zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die vorgesehene Frist fьr die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 7. Januar 2008. Aufgrund einer Komplikation in der Emailьbertragung an den Rechtsverteidiger des Gesuchsgegners hat am 10. Januar 2008 das Center die Gesuchserwiderungsfrist bis zum 18. Januar 2008 verlдngert. Die Gesuchserwiderung wurde rechtzeitig am 16. Januar 2008 innerhalb der so erstreckten Frist eingereicht. Diesen und anderen Anforderungen des Verfahrensreglements wurde Genьge getan. Der Gesuchsgegner hat auf die Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung verzichtet.

Am 1. Februar 2008 hat das Center Prof. Dr. Franзois Dessemontet als Experten bestellt. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemдss bestellt wurde und hat in Ьbereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Annahme und seine Unabhдngigkeit erklдrt.

4. Sachverhalt

Das populдre Automodell Fiat Cinquecento wurde durch die zweite Gesuchstellerin von 1957 bis 1975 hergestellt. Seit 1956 ist sie Inhaberin der Wortmarke FIAT in der Schweiz. Die internationale Marke FIAT Cinquecento ist zudem seit 1992 eingetragen. Die internationale Marke FIAT 500 wurde erst 2006 eingetragen, als die zweite Gesuchstellerin das Relaunch dieser Marke fьr ein allerdings ziemlich stark erneuertes Kraftfahrzeug unternommen hat. Die erstgenannte Gesuchstellerin hat Nutzungsrechte an diesen Marken.

Seinerseits hat der durch Oldtimers begeisterte Gesuchsgegner den streitigen Domain-Namen schon 1997 eingetragen. Auf seiner Webpage offeriert er mit der Ausnahme von einem Buch und ein paar Modellspielzeugen keine kommerziellen Angebote. Er betreibt hauptsдchlich ein Forum fьr Fans des ursprьnglichen Fiat Cinquecento.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerinnen

Die Gesuchstellerinnen machten die folgenden Ausfьhrungen:

Der kennzeichnungskrдftige Teil des streitgegenstдndlichen Domain-Namens FIAT ist identisch mit der Wortmarke FIAT. Der Domain-Name als Ganzes ist identisch mit der Marke FIAT 500 und bedeutungsidentisch mit der Marke FIAT CINQUECENTO. Interessierte Kunden erwarten unter dem Domain-Namen <fiat500.ch> primдr das Angebot der Gesuchstellerinnen zu finden und nicht das (limitierte) Angebot des Gesuchsgegners. Rechtlich gesehen gewдhrt die schweizerische Rechtsprechung Schutz gegen die unbefugte Verwendung eines markenrechtlich geschьtzten Zeichens als Domain-Name, wenn diese Verwendung eine Verwechslungsgefahr schafft, indem die entsprechende Website dem Falschen zugerechnet werden kann (Bundesgerichtsentscheide [nachstehend BGE] Urteil 4C.141/2002, abrufbar unter bger.ch). Ausserdem hдtte der Gesuchsgegner der Ьbertragung des Domain-Namens nur zugestimmt wenn ihm die Gesuchstellerin einen neuen Fiat Cinquecento schenken wьrde.

B. Gesuchsgegner

Der Gesuchsgegner machte die folgenden Ausfьhrungen:

Zuerst bemerkt der Gesuchsgegner, dass er weder „cybersquatting” im engeren Sinne noch „warehousing” betreibt. Seine Benutzung stellt keine Verletzung der Marke FIAT dar, weil sich die Bezeichnung „Fiat500” nur auf das berьhmte Fahrzeugsmodell FIAT 500, das von 1957 bis 1975 hergestellt worden ist, beziehen wьrde. Fanclubs auf der ganzen Welt bedienten sich des Begriffs, jedenfalls bis zu 2006. Der Ausschliesslichkeitsschutz gemдss Art. 13 Abs. 1 des Schweizerischen Markenschutzgesetzes [nachfolgend MSchG] greift gegenьber den дlteren Benьtzungsrechten des Gesuchsgegner nicht ein (Art. 14 Abs. 1 MSchG).

Ausserdem betreibt der Gesuchsgegner seine Webpage unter den streitgegenstдndlichen Domain-Namen seit 1997, und die Marke FIAT 500 wurde erst 2006 eingetragen. Die Marke FIAT CINQUECENTO darf nicht dem Domain-Namen <fiat500.ch> entgegenstellt werden, weil in der Schweiz, wo die Website des Gesuchsgegners betrieben wird, nur kleine Teile der Bevцlkerung italienisch sprechen. Das neue Kraftfahrzeug Fiat 500 ist nicht identisch mit dem alten Fiat Cinquecento, so dass sich die Gesuchstellerinnen nicht auf eine дltere Marke FIAT CINQUECENTO berufen dьrfen.

Endlich besteht keine Verwechslungsgefahr, weil der Gesuchsgegner auf seiner Webpage kaum kommerzielle Angebote offeriert und die Gesuchsstellerinnen nur echte Fahrzeuge herstellen, nicht zudem Spielfahrzeuge.

Der Gesuchsgegner gibt ьberdies an, dass das Angebot den Domain-Namen gegen einen neuen Fiat 500 zu ьbertragen nicht vom Gesuchsgegner stammt, sondern ein Vermittlungsvorschlag dessen rechtlichen Vertreters gewesen sei.

6. Entscheidungsgrьnde

Gemдss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das den Gesuchstellerinnen nach dem Recht der Schweiz zusteht.

Gemдss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung insbesondere dann vor, wenn (kumulativ) folgende Elemente nachgewiesen werden:

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgrьnde schlьssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Ьbertragung oder Lцschung des Domain-Namens rechtfertigt.

Diese Voraussetzungen werden nachstehend geprьft:

(i) Verletzung eines Kennzeichenrechts

Zweifelsohne ist die Gesuchstellerin 2 Inhaberin von mehreren internationalen Wortmarken mit Schutz fьr die Schweiz. Relevant fьr den Streit sind die Marken FIAT, FIAT CINQUECENTO und FIAT 500. Diese Marken sind gьltig und die Gesuchstellerinnen dьrfen sich auf diese Rechte berufen. Das ist jedenfalls so fьr die zweite Gesuchstellerin. Die Rechte, die sich auf alle drei Marken beziehen, wьrden an sich durch die unbefugte Verwendung des streitgegenstдndlichen Domain-Namens verletzt.

Den gegenteiligen Argumenten des Gesuchsgegners kann der Experte nicht folgen. Zuerst sind alle drei FIAT Marken durch den Domain-Namen <fiat500.ch> verletzt. Es ist anzunehmen, dass FIAT eine weltberьhmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG darstellt. In diesem Sinn wird sie nicht nur fьr Kraftfahrzeuge geschьtzt, sondern auch gegen eine etwaige Benutzung, die die Unterscheidungskraft der Marke gefдhrden wьrde oder deren Ruf ausnьtzen oder beeintrдchtigen wьrde (s. Art. 15 Abs. 1 MSchG). Die Ausnahme vom Art. 15 Abs. 2 MSchG betreffend дlterer Rechte ist offenbar nicht anwendbar hier. Eine Benutzung als Domain-Name birgt in sich eine offensichtliche Gefahr der Markenverwдsserung. Klarerweise dьrfen sich die Gesuchstellerinnen auch auf die Rechte, die aus der Marke „FIAT CINQUECENTO” stammen, in der Schweiz berufen. Es genьgt nдmlich, dass die Verletzung in einem Landesteil als erwiesen zu gelten hat, um den markenrechtlichen Schutz in der ganzen Schweiz zu gewдhren. Dass die Gesuchstellerinnen ein genьgendes Interesse zur Erhaltung ihrer Markenrechte besitzen, darf offensichtlich angenommen werden, wenn man bedenkt, dass heutzutage Marketing fьr Spielzeuge, Schlьsselbunde usw. von verschiedenen Autoherstellern betrieben wird.

(ii) Verteidigungsgrьnde

Sinngemдss argumentiert der Gesuchsgegner, dass Verteidigungsgrьnde zu seinen Gunsten aus dem Informationsbedьrfnis des Publikums hervorgehen. Die Rechtsverteidigungsschrift hebt die Rolle der Webpage des Gesuchsgegners als „aktive und bekannte Informationsplattform” hervor (s. S. 8).

An und fьr sich gibt das Markenrecht keine Monopolstellung ьber die Informationskanдle und –plattformen. Das Markenrecht verleiht seinem Inhaber ein ausschliessliches Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, fьr die sie beansprucht wird (einschliesslich weiterer Produkte und Dienstleitungen in dem Fall weltberьhmter Marken) zu gebrauchen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht darf deswegen nicht ins Feld gegen die Benutzung der Marke als Informationsmittel fьr die Tдtigkeit des Gesuchsgegners gezogen werden, wie das Bundesgericht zum Beispiel in Fдllen „WIR” (sic ! 2000 611 ff; BGE 126 III 322, Erw. 3 a S. 324) und „AUDI” (BGE 128 III 146 Erw. 2 b S. 149-150) festgestellt hat. Nur darf kein falscher Eindruck beim Publikum erweckt werden, was der Fall sein kцnnte, z. B. wenn der Domain-Name in einer Weise genutzt wird dass er eine besondere Beziehung zwischen dessen Inhaber und dem Markeninhaber suggerieren soll. Im vorliegenden Fall ist es aber nicht bewiesen, dass sich der Gesuchsgegner je als Agent oder ermдchtigter Hдndler vom FIAT Konzern ausgegeben hat oder dass die Webpage einen solchen Eindruck erwecken kцnnte.

(iii) Keine Rechtfertigung zur Ьbertragung des Domain-Namens

Selbst wenn man Zweifel hegen kцnnte, ob der Gesuchsgegner nicht eine unerlaubte Profilierung zu Ungunsten der Gesuchstellerinnen unternommen hat, ist der Experte der Ansicht, dass in den besonderen Umstдnden des vorliegenden Falles die Ьbertragung des Domain-Namens nicht gerechtfertigt erscheint. Die Gesuchstellerinnen haben zehn Jahre lang gewartet, bevor sie sich auf die aus den Marken FIAT und FIAT CINQUECENTO fliessenden Rechte gegen den Gesuchsgegner vor den ordentlichen Gerichten oder in dem „.ch” Streitbeilegungsverfahren berufen haben. Ihre Ansprьche sind deshalb verwirkt, was der Experte von sich aus feststellen darf. Ьbrigens hat sich der Gesuchsgegner sinngemдss auf Rechtsmissbrauch berufen, indem er als „stossend” (s. S. 9 a. A.) beschreibt, dass er „seine ьber 10 Jahre hinweg geschaffene Bekanntheit unter Freunden und Sammlern von alten FIATs 500 einzig deshalb verlieren wьrde, weil die Gesuchsstellerinnen ihren ehemals aufgegeben Modellnamen plцtzlich wieder neu als Marke verwenden wollen” (S. 9 a.E.).

Es erьbrigt sich, ьber „reverse domain name hijacking” (S. 8 der Gesuchserwiderung) Stellung zu nehmen, zumal der Gesuchsgegner kein diesbezьgliches Rechtsbegehren gestellt hat. Vorwьrfe der Gesuchsstellerinnen in Verbindung mit dem Angebot des Rechtsverteidigers des Gesuchsgegners (und anscheinend nicht des Mandanten selbst), einer Ьbertragung des Domain-Namens zuzustimmen falls seinem Mandanten ein Fiat 500 geschenkt wьrde, entkrдften im ьbrigen die Beweggrьnde des Expertenentscheides nicht.

7. Entscheidung

Gemдss Paragraph 24 des Verfahrensreglements weist der Experte die von den Gesuchsstellerinnen beantragte Ьbertragung des Domain-Namens <fiat500.ch> ab.

Prof. Dr. Franзois Dessemontet
Experte

Datum: 15. Februar 2008