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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Schibsted ASA v. Carreiro

Caso N° DES2007-0028

1. Las Partes

La Demandante es Schibsted ASA, con domicilio en Oslo, Noruega, representada por Elzaburu, Madrid, Espaсa.

La Demandada es Carreiro, con domicilio en Tlalnepantla, Mйxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <20minutos.com.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 7 de noviembre de 2007. El 8 de noviembre de 2007 el Centro enviу a ESNIC, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio en cuestiуn. El 8 de noviembre de 2007 ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artнculos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2007. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 3 de diciembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 6 de diciembre de 2007.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Experto el dнa 14 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuaciуn:

La Demandante es propietaria del 100% de las acciones de la compaснa 20 Min Holding AG, domiciliada en Suiza, siendo йsta la titular de los registros de la marca 20 MINUTOS, destacando, a los efectos del presente procedimiento, los registros espaсoles nъms. 2.215.829 (clase 35), 2.215.830 (clase 16) y 2.457.035 (clase 16), todos ellos concedidos y en vigor (la “Marca”).

La referida compaснa, titular de la Marca, ha otorgado la preceptiva declaraciуn, por la que se autoriza a la Demandante para que represente en el presente procedimiento los intereses de ambas compaснas.

La Demandante es asimismo titular en la Uniуn Europea, asн como en muchos otros paнses de todo el mundo, de numerosos registros de la citada Marca, ya sea de forma directa, o a travйs de la compaснa 20 Min Holding AG o de otras de sus sociedades participadas.

La Marca puede ser considerada notoria, a nivel internacional, siendo particularmente conocida por el consumidor en relaciуn con las publicaciones que edita la Demandante en todo el mundo, concretamente en el sector de la prensa gratuita.

El Demandado registrу el Nombre de Dominio el 3 de enero de 2007.

Con anterioridad a la iniciaciуn de este procedimiento, el Demandante enviу requerimientos al Demandado, instбndole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

El Nombre de Dominio se utiliza actualmente en Internet para redireccionar automбticamente a una pбgina Web (“http://www.turimexico.com/”), que contiene una serie de enlaces publicitarios y los escudos de diferentes regiones de Mйxico.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- que es propietaria del 100% de las acciones de la compaснa 20 Min Holding AG, domiciliada en Suiza, siendo esta ъltima la titular de los registros de la Marca 20 MINUTOS, y destaca, a los efectos del presente procedimiento, los registros espaсoles Nъms. 2.215.829, 2.215.830 y 2.457.035, todos ellos concedidos y en vigor;

- que la mencionada titular de la Marca ha otorgado la preceptiva declaraciуn, por la que se le autoriza para que represente en el presente procedimiento los intereses de ambas compaснas;

- que disfruta en Espaсa y en toda la Uniуn Europea, asн como en muchos otros paнses de todo el mundo, de la titularidad de numerosos registros de la citada Marca, ya sea de forma directa, o a travйs de la compaснa 20 Min Holding AG o de otras de sus sociedades participadas;

- que la Demandante es lнder en el sector de la prensa gratuita y que opera bajo la denominaciуn del diario “20 Minutos” no solo en Espaсa, sino en numerosos paнses de Amйrica Latina, tales como Venezuela y Mйxico, donde tambiйn estб registrada la Marca;

- que debido a la importante difusiуn del mencionado diario en Espaсa y a nivel mundial, a travйs de sus diferentes ediciones y contenidos -en funciуn de cada lugar geogrбfico-, asн como en versiуn digital, la Marca ha alcanzado una notoriedad internacional;

- que la notoriedad de la Marca ya ha sido reconocida expresamente por la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas;

- que existe identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio;

- que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y

- que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, utilizбndolo tambiйn de mala fe.

Finalmente, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento y, por tanto, no contestу a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artнculo 21 del Reglamento, el Experto resolverб la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Tambiйn resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho espaсol y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestaciуn a la Demanda por parte del Demandado

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el pбrrafo e) del Artнculo 16 del Reglamento, el Experto resolverб la controversia basбndose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Asн se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner, Caso OMPI No. D2000-0277; Finca Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, Caso OMPI No. D2001-1183, y Retevisiуn Movil S. A. v. Juan Josй Martнn Cabero, Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda

De acuerdo con el artнculo 2 del Reglamento, se considerarб que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carбcter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con un tйrmino sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizarб la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusiуn

El Reglamento, en su artнculo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en Espaсa.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca, como queda dicho en el pбrrafo segundo, apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusiуn”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una prбctica identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, teniendo en cuenta ademбs que la confusiуn en este caso en particular tambiйn puede producirse por asociaciуn. De acuerdo con la Doctrina unбnime del Centro, en la comparaciуn no se han de tener en cuenta los elementos genйricos “com” o “es”.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artнculo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, segъn Doctrina consolidada, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Tambiйn se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuaciуn.

La Demandante en ningъn momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorizaciуn de uso de su Marca.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominaciуn “20minutos”, que sin embargo se corresponde con una marca notoria, siendo ademбs un tйrmino de fantasнa, por lo que difнcilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elecciуn de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha hecho ningъn uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, pues tan solo lo usa para redireccionar a una pбgina Web que contiene enlaces publicitarios y escudos de diferentes regiones de Mйxico, lo que demuestra que se limita a utilizarlo como gancho para atraer internautas hacia dicha pбgina Web. No es йsta la primera vez que la Demandante se enfrenta a casos semejantes al presente, como consecuencia de la notoriedad de su Marca. Cabe citar aquн la Decisiуn del Centro que permitiу a la Demandante recuperar los nombres de dominio <20minutoselsalvador.com>, <20minutosweb.com> y <20minutoscentroamerica.com> (Schibsted ASA v. 20 Minutos en El Salvador, Caso OMPI No. D2006-1176).

En efecto, la Demandante lleva muchos aсos utilizando la Marca, a nivel internacional y particularmente en Espaсa, habiendo adquirido notoriedad, como consecuencia de su amplia difusiуn. La propia Oficina Espaсola de Patentes y Marcas ha declarado expresamente dicha notoriedad, lo que ha acreditado la Demandante aportando con la Demanda la resoluciуn de dicho Organismo donde se hace tal menciуn. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocнa perfectamente la existencia de la citada Marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendнa un uso en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad, teniendo en cuenta ademбs que la Demandante ha acreditado que la misma es tambiйn muy conocida en Mйxico, domicilio del Demandado.

Por otra parte, el Demandado no ha contestado al requerimiento enviado por la Demandante, ni se ha defendido en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con la Doctrina del Centro, puede interpretarse como un reconocimiento implнcito por su parte de que no posee derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habrнa adoptado una posiciуn activa.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretendнa aprovecharse de algъn modo de la notoriedad de una marca ajena.

Por consiguiente, tambiйn se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artнculo 2.

6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Tal y como se ha seсalado anteriormente, la Demandante ha conseguido acreditar la notoriedad de la Marca, a nivel internacional, incluso en Mйxico, domicilio del Demandado. A este respecto, procede tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial protecciуn (Artнculo 6bis del Convenio de la Uniуn de Parнs, Artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola).

La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocнa perfectamente la existencia de la Marca del Demandante, deducciуn que se confirma por el hecho, tambiйn probado, de que ha realizado registros masivos de nombres de dominio coincidentes con marcas notorias o con el nombre de conocidos programas de televisiуn, demostrando asн una total ausencia de buena fe. Se pueden citar, como ejemplo, los siguientes registros del Demandado: <alfaromeo.com.es>, <cadillac.com.es>, <dodge.com.es>, <microsof.com.es>, <aquinohayquienviva.com.es>, <aquihaytomate.com.es>, entre otros.

Este cъmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legнtimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio difнcilmente puede obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la Marca, lo que prohнbe expresamente la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artнculo 34, segъn el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico; ademбs, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrб prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idйntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prбcticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrб prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio (Artнculo 34.3.e).

Recordemos que la Demandante intentу evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habrнa bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedу sin respuesta.

Tambiйn resulta evidente que el Demandado usa de mala fe el Nombre de Dominio, pues al redireccionar a una pбgina Web con publicidad y enlaces, demuestra un бnimo de lucro a costa de la notoriedad de la Marca y, por tanto, un aprovechamiento indebido de la misma, todo ello tal y como ha sido ya mencionado mбs arriba. En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta difнcil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.

En consecuencia, el Experto considera que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <20minutos.com.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz Lуpez
Experto