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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Wal-Mart Stores, Inc., v. David Gonzalez (David Gonzalez Garcia de Alba)

Caso No. DMX2007-0006

 

1. Las Partes

El Promovente es Wal-Mart Stores, Inc., con domicilio en Arkansas, Estados Unidos de Amйrica, representado por Jennifer L. Gregor, Esq., Estados Unidos de Amйrica.

El Titular es David Gonzalez (David Gonzalez Garcia de Alba), con domicilio en Mйxico, Distrito Federal, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de la presente Solicitud es <bancowalmart.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio en controversia es Network Information Center Mйxico, S.C. (indistintamente el Registrador o “NIC-Mexico”).

 

3. Iter Procedimental

El 7 de junio de 2007, el Promovente presentу su Solicitud a travйs de correo electrуnico y el 12 de junio de 2007, en documentos originales, junto con la tarifa de presentaciуn requerida para un panel integrado por un solo miembro, al Centro de Arbitraje y Mediaciуn (el Centro) de la Organizaciуn Mundial de la Propiedad Intelectual (la OMPI), de conformidad con la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (“la Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el “Reglamento Adicional”). Un acuse de recibo de la Solicitud fue enviado al Promovente por el Centro el 11 de junio de 2007.

Con fecha 11 de junio de 2007, el Centro enviу una “Solicitud de Verificaciуn por el Registrador” por vнa correo electrуnico a NIC-Mйxico solicitando la confirmaciуn de si el nombre de dominio bajo disputa habнa sido registrado ante NIC-Mйxico; de si el Titular es el Registrante actual de dicho nombre de dominio; los detalles completos de los contactos como se encuentran disponibles bajo la base de datos conocida como WHOIS asн como los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn; que la Polнtica es aplicable al nombre de dominio en cuestiуn; y, que confirme que el nombre de dominio se mantendrб bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; asн como que confirme cuбl es el idioma del acuerdo de registro utilizado por el Registrador.

En relaciуn con lo anterior, el dнa 11 de junio de 2007, NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, sus respuestas, proporcionando la informaciуn solicitada, confirmando los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. Este Experto considera que de conformidad con el apartado de definiciones de las Polнticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mйxico, los Titulares del Nombre de Dominio son el Contacto Administrativo y el Contacto Tйcnico del nombre de dominio, y en este caso en particular, la misma persona figura en ambos contactos.

El Centro realizу asimismo la acostumbrada verificaciуn de “Cumplimiento de Requisitos Formales” a la Solicitud, confirmando que йsta cumplнa con los requisitos formales de la Polнtica, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

El Promovente presentу el 19 de junio de 2007 a travйs de correo electrуnico y finalmente el 26 de junio de 2007, en documentos originales, las enmiendas a su Solicitud, haciendo constar que los anexos y documentos exhibidos junto con el escrito inicial no varнan ni en su forma, ni en su contenido.

Con fecha 2 de julio de 2007, y de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro enviу adecuadamente vнa correo electrуnico y en documento original a travйs de correo expreso, tanto al Titular como al Registrador, una “Notificaciуn de la Solicitud e Inicio de Procedimiento Administrativo”, adjuntando copia de la Solicitud y confirmando la iniciaciуn formal de este procedimiento en dicha fecha, de conformidad con los artнculos 4.A, 4.C y 5.A del Reglamento y pбrrafo 4 c) del Reglamento Adicional, asн como otorgando un tйrmino para la presentaciуn de la contestaciуn a dicha Solicitud en fecha no posterior al 22 de julio de 2007. De conformidad con lo indicado en la Secciуn 6 de la notificaciуn arriba mencionada, el Centro precisу claramente al Titular que si no enviaba el escrito de contestaciуn antes de la fecha mencionada, se le considerarнa como no personado en el procedimiento.

Con fecha 23 de julio de 2007, el Promovente presentу a travйs de correo electrуnico, escrito acusando rebeldнa del Titular por no presentar escrito de contestaciуn en tiempo. Con fecha 23 de julio de 2007, el Centrу notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud.

Con fecha 1° de agosto de 2007, el suscrito recibiу la invitaciуn para participar como Experto Ъnico en el procedimiento de disputa sobre el Nombre de Dominio de referencia. Se hace constar que el suscrito firmу y enviу el 3 de agosto de 2007, al Centro la Declaraciуn de Aceptaciуn para participar como Experto y la Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia, requeridas para tal efecto.

El 8 de agosto de 2007, el Centro enviу a las partes Promovente y Titular una Notificaciуn de Nombramiento del Experto y de la Fecha Proyectada para la Emisiуn de la Decisiуn correspondiente, designando al seсor Pedro W. Buchanan Smith como Experto Ъnico y seсalando el dнa 22 de agosto de 2007, como la fecha para la emisiуn de la Decisiуn del Experto, notificando lo anterior de conformidad con el artнculo 8 del Reglamento. En la misma fecha, el Centro transfiriу el expediente del caso al suscrito Experto.

El Experto designado ha determinado de manera independiente y coincide con la evaluaciуn del Centro, en el sentido de que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento, y la Solicitud se encuentra en cumplimiento formal con los requisitos de la Polнtica, el Reglamento, y el Reglamento Adicional.

Este Experto considera que la Solicitud fue debidamente notificada a la Parte Titular registrada del nombre de dominio de conformidad con lo previsto en el artнculo 4.A del Reglamento y conforme al Acuerdo de Registro de Nombre de Dominio y a las Polнticas Generales de Nombre de Dominio del Registrador.

El Experto no ha recibido ningъn requerimiento del Promovente ni del Titular respecto a presentaciones, renuncias o extensiones de tйrminos adicionales, y el Experto no ha encontrado necesario el requerir ninguna informaciуn, declaraciones o documentos adicionales. Por lo tanto, el Experto ha decidido proceder bajo la usual naturaleza expedita contemplada para este tipo de procedimientos de disputa sobre nombres de dominios.

El idioma del procedimiento es el espaсol, de conformidad con el artнculo 13.A del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente Wal-Mart Stores, Inc. manifiesta que se estableciу en 1962 como una tienda especializada a nivel local, la cual actualmente constituye la empresa comercializadora al menudeo mбs grande del mundo. Que por medio de sus tiendas WAL-MART, el Promovente ofrece una amplia variedad de productos y servicios incluyendo pero no limitados a, servicios financieros (incluyendo tarjetas de crйdito y servicios de inversiones), componentes electrуnicos, computadoras, juguetes, muebles, artнculos deportivos, automotrices y de vestir.

Que la reputaciуn del Promovente para ofrecer una amplia variedad de productos al menudeo de alta calidad casi a precios de mayoreo, ha hecho a WAL-MART una marca reconocida por la mayorнa de las familias no sуlo en los Estados Unidos de Amйrica, sino en todo el mundo.

Continua manifestando el Promovente que posee y continuamente ha empleado las marcas y marcas de servicio notoriamente conocidas WAL-MART en los Estados Unidos de Amйrica, para servicios de tiendas departamentales al menudeo y una gran variedad de otros productos y servicios desde el aсo 1962 y que como resultado de mбs de 40 aсos de uso de sus marcas, el Promovente ha creado de la denominaciуn WAL-MART una de las marcas mбs famosas y distintivas en la distribuciуn al menudeo.

Asimismo manifiesta que debido al extenso y exclusivo uso que hace el Promovente, y a millones de dуlares en publicidad, la marca WAL-MART ha adquirido un invaluable renombre y reputaciуn no sуlo en los Estados Unidos de Amйrica, sino en todo el mundo.

Que el Promovente actualmente opera mбs de 1,000 tiendas Wal-Mart y mбs de 2,200 Supercentros Wal-Mart (Wal-Mart Supercenters), entre otros, a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Amйrica y mбs de 2,800 unidades al menudeo a nivel internacional, atendiendo a mбs de 176 millones de clientes semanalmente en 13 paнses en todo el mundo, incluyendo Mйxico.

Que ademбs, el Promovente utiliza la marca WAL-MART continuamente en sus edificios Wal-Mart, en publicidad y programas de apoyo a la comunidad, todo ello asociado con sus tiendas Wal-Mart. Que el Promovente tambiйn utiliza la marca WAL-MART en conexiуn con un amplio conjunto de servicios, incluyendo servicios financieros (especнficamente tarjetas de crйdito y servicios de inversiones), asн como servicios de cuidado de la visiуn, planeaciуn de vacaciones y de farmacia.

Que ademбs de los legнtimos derechos sobre las marcas WAL-MART que existen desde hace mucho tiempo, el Promovente posee numerosos registros de marcas en los Estados Unidos de Amйrica que incorporan su notoriamente conocida marca WAL-MART, incluyendo pero no limitados a: Registro en los Estados Unidos de Amйrica, No. 1,322,750 para WAL-MART y Diseсo; Registro en los Estados Unidos de Amйrica, No. 1,783,039 para WAL-MART, y Registro en los Estados Unidos de Amйrica, No. 2,891,003 para WAL-MART y Diseсo.

Manifiesta el Promovente que los siguientes registros de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amйrica son propiedad del mismo:

a) Marca de servicio WAL-MART y Diseсo con nъmero de registro 1,322,750 con fecha de primer uso el 7 de enero de 1962, en la categorнa de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 42;

b) Marca de servicio WAL-MART con nъmero de registro 1,783,039 con fecha de primer uso el 1є de julio de 1962, en la categorнa de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 42; y

c) Marca de servicio WAL-MART y Diseсo con nъmero de registro 2,891,003 con fecha de primer uso en marzo de 1992, en la categorнa de servicios de tienda departamental al menudeo, clase 35.

Ademбs de lo anterior, el Promovente manifiesta ser titular de los registros de marcas mexicanas WAL-MART, registro No. 596598, registrada el 14 de diciembre de 1998; y denominaciуn y diseсo WAL-MART, Registro No. 694781, registrada el 20 de abril de 2001, habiendo asimismo solicitado los siguientes registros de marca en Mйxico: WAL-MART ADVANCED BANK OF MEXICO (Registro en espaсol- BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELANTE), SERVIBANCO WAL-MART, AUTOBANCO WAL-MART, y BANCASERVICIO WAL-MART.

Seсala el Promovente operar sitios en la red tales como “www.walmartcom” y en “www.walmartmexico.com.mx”, en donde los consumidores pueden comprar en-lнnea y obtener informaciуn extensa respecto a las tiendas Wal-Mart, y que tambiйn posee y opera nombres de dominio adicionales, incluyendo pero no limitados a, <wal-mart.com>, <walmartsupercenter.com> y <walmartstores.com> que enlazan con el sitio red del Promovente “www.walmart.com”.

Con respecto a nombres de dominio relacionados a la industria bancaria, el Promovente ha adquirido los nombres de dominio <bancowal-mart.com.mx>, <bancowm.com.mx>, <bancowal-mart.com>, <bancowm.com> para su uso en el futuro, teniendo adicionales 95 nombres de dominio en su portafolio que incluyen tanto una variaciуn de la marca WAL-MART como una variaciуn del tйrmino “banco”. Se toma nota de que la relaciуn de los noventa y cinco nombres de dominio registrados se acompaсу a la solicitud del Promovente.

Finalmente, seсala que los sitios de la red del Promovente son una parte vital de su negocio y contribuyen a su identidad y marca en lнnea, y que por todo lo anterior el Promovente ha establecido muy fuertes y distintivos derechos sobre la marca WAL-MART.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

El Promovente sostiene que:

El Nombre de Dominio materia de la presente Solicitud es similar en grado de confusiуn con la marca WAL-MART del Promovente, siendo la ъnica diferencia con el nombre de dominio el tйrmino genйrico “banco” y el dominio “.com.mx”.

El Titular no tiene derechos sobre la marca WAL-MART; y no estб haciendo un uso razonable o no comercial legнtimo del Nombre de Dominio materia de la presente solicitud.

El Titular no tiene derechos para ninguna marca que contenga el tйrmino “Wal-Mart” en los Estados Unidos de Amйrica, en Mйxico o en cualquier otro paнs. El Titular no utiliza comercialmente el tйrmino “Wal-Mart” con oferta alguna de buena fe respecto de bienes o servicios. El Titular no tiene afiliaciуn o relaciуn con el Promovente, ni propуsitos o razones legнtimas para utilizar la marca WAL-MART en el Nombre de Dominio materia este procedimiento. El hoy Titular no tiene derechos legнtimos en el uso de la marca WAL-MART.

El Titular no estб haciendo un uso razonable o no comercial legнtimo del Nombre de Dominio. Especнficamente, el Titular no ofrece ningъn producto o servicio a travйs del Nombre de Dominio, sino mбs bien retiene pasivamente el Nombre de Dominio, de manera tal que el propio Promovente no pueda hacer uso del Nombre de Dominio, afectando seriamente sus intereses. El uso del Nombre de Dominio por parte del Titular, no es un uso relacionado con una oferta de buena fe de artнculos o servicios de acuerdo con la Polнtica, y no es un uso razonable o no comercial legнtimo del nombre del dominio.

Que el registro de un Nombre de Dominio con propуsito fundamental de vender o de transferir su propiedad para propуsitos de lucro respecto del Nombre de Dominio, es evidencia convincente de registro y uso de mala fe.

Que el Titular registrу el Nombre de Dominio de mala fe debido a que lo obtuvo con conocimiento actual o al menos sustancial de la marca del Promovente toda vez que el Promovente tiene muchos registros de la marca WAL-MART desde hace mбs de 40 aсos.

B. Los Titulares

El Titular no presentу respuesta a la Solicitud del Promovente, ni ha efectuado presentaciуn alguna al Centro o al Experto.

 

6. Debate y conclusiones

El Experto considera que el Titular, al registrar el nombre de dominio en disputa con una empresa Registradora de nombres de dominio acreditada por NIC-Mйxico, aceptу todos los tйrminos y condiciones del Acuerdo de Registro de Nombres de Dominio del Registrador, y con cualquier reglamento o polнtica pertinente, y particularmente las Polнticas Generales de Nombres de Dominio, la Polнtica, el Reglamento y el Reglamento Adicional (incorporadas y contenidas como parte del Acuerdo de Registro por referencia), mismas que requieren que los procedimientos sean conducidos ante el Centro, como proveedor de servicios para la soluciуn de disputas administrativas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del бmbito de los contratos y las polнticas arriba mencionadas, y este Experto tiene jurisdicciуn para decidir esta disputa.

Adicionalmente, el Experto considera, de la misma manera, que al celebrar el Acuerdo de Registro arriba mencionado, el Titular convino y garantizу, que ni el registro de su nombre de dominio ni la manera en la que se pretendнa utilizar dicho nombre de dominio, infringirнa directa o indirectamente los derechos legales de terceros, y que para resolver una disputa de conformidad con la Polнtica, los servicios de registro del nombre de dominio del Titular podrнan ser suspendidos, cancelados o transferidos.

Asimismo, el Experto particularmente considera que es esencial a los procedimientos de soluciуn de disputas que se reъnan los requisitos procesales fundamentales.

Dichos requisitos incluyen el que las partes, y particularmente el Titular, en este caso, sea debidamente notificado de los procedimientos iniciados en su contra; que las partes tengan una justa y razonable oportunidad para contestar, para ejercitar sus derechos y para presentar sus casos respectivos; que el nombramiento de este Experto se realice adecuadamente; que las partes sean debidamente notificadas de la designaciуn de este Experto; y, que ambas partes sean tratadas con igualdad en este procedimiento administrativo.

En el caso objeto de este procedimiento, el Experto estб satisfecho de que el presente procedimiento ha sido llevado a cabo cumpliendo con dichos requerimientos apropiados de diligencia elemental, y particularmente contemplando la notificaciуn de la presentaciуn de la Solicitud, el nombramiento de este Experto y del inicio del presente procedimiento, otorgando a la parte Titular su debido derecho para contestar. Existe al respecto, suficiente y adecuada evidencia confirmando lo anterior.

En los tйrminos del artнculo 1.a. de la Polнtica el Promovente debe probar la presencia de los siguientes elementos: i) que el nombre de dominio, registrado por la parte Titular, es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; ii) que el Titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y, iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Este Experto encuentra que la totalidad de la marca WAL-MART del Promovente se encuentra incluida en el nombre de dominio del Titular, antecedida con la adiciуn de la palabra “banco”, y seguida exclusivamente con la clasificaciуn paнs “.com.mx”. La adiciуn de la clasificaciуn paнs “com.mx” no es descriptiva y no altera el valor de la marca representada en el nombre de dominio.

Adicionalmente, el tйrmino “.com.mx” es un elemento necesario requerido para el registro de un nombre de dominio de primer nivel con cуdigo territorial, y no constituye una adiciуn voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que requiere el registro de una marca.

Ademбs, la adiciуn de la palabra banco (traducciуn literal de la palabra en inglйs bank) sн ocasiona similitudes en grado de confusiуn con los servicios financieros que ofrece el Promovente, ya que los servicios financieros (incluyendo tarjetas de crйditos y servicios de inversiones) son algunos de los servicios que ofrece el Promovente.

Este Experto considera que el Promovente tiene derechos sobre la marca WAL-MART, y que el nombre de dominio bajo disputa registrado bajo el Titular es semejante en grado de confusiуn con esta marca.

B. Derechos o intereses legнtimos

Adicionalmente, este Experto considera que no existe indicaciуn de que el Titular tenga algъn derecho o legнtimo interйs con respecto al nombre de dominio; ni utilice el nombre de dominio <bancowalmart.com.mx > en relaciуn con ofrecimientos de buena fe de productos o servicios o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos, como lo contempla el artнculo 1.c.i. de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Asimismo, este Experto encuentra que la parte Titular ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, particularmente pero sin limitaciуn, de conformidad con lo establecido en el artнculo 1.b.ii y 1.b.iii de la Polнtica, en virtud de que, se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente a la marca del Promovente; asн como al haber registrado el Nombre de Dominio de mala fe tanto con el fin de perturbar la actividad comercial del Promovente como por ser la marca del Promovente una marca notoria en el mercado.

En resumen, este Experto considera que el Promovente presentу informaciуn y documentaciуn substancial soportando sus alegatos y sus derechos legales sobre el nombre de dominio bajo disputa, y al analizar este caso ha encontrado cuestionable la adquisiciуn del nombre de dominio bajo disputa por la parte Titular. Por lo tanto, el Experto considera que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe.

Finalmente, se hace constar en la presente que este Experto no tiene conocimiento de que las partes hubieran llegado a acuerdo o transacciуn alguna con anterioridad a la emisiуn de la presente decisiуn por el Experto y que eventualmente pudiera afectar o dar bases para la terminaciуn de este procedimiento de soluciуn de controversias, tal y como lo prevй el artнculo 21.A del Reglamento. Mбs aъn, este Experto no tiene conocimiento de la existencia o inicio de cualquier otro tipo de procedimientos legales ante cualquier Corte o Tribunal de jurisdicciуn competente para resoluciуn independiente, en relaciуn con el nombre de dominio en disputa, como se contempla en el artнculo 3.B.x del Reglamento.

 

7. Decisiуn

En virtud de lo anterior, tal y como lo dicta el artнculo 19 del Reglamento, este Experto decide:

(1) que el nombre de dominio registrado por el Titular es semejante en grado de confusiуn a la marca WAL-MART sobre la que el Promovente tiene derechos;

(2) que el Titular no tiene derechos o intereses legнtimos algunos con respecto al nombre de dominio <bancowalmart.com.mx>; y,

(3) que el nombre de domino <bancowalmart.com.mx> ha sido registrado de mala fe por el Titular.

En virtud de lo anterior, el Experto ordena que el nombre de domino <bancowalmart.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Pedro W. Buchanan Smith
Experto Ъnico

Fecha: 22 de agosto de 2007