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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Crosby Legacy Company LLC v. Ricardo Bolaсos Barrera

Caso No. DMX2007-0008

1. Las Partes

La Promovente es Crosby Legacy Company LLC d/b/a Philip Crosby Associates, de Boston Massachussets, Estados Unidos de Amйrica, representada por Law Office of Brett N. Dorny, Estados Unidos de Amйrica, Estados Unidos de Amйrica.

El titular es Ricardo Bolaсos Barrera de Tlanepantla, Estado de Mйxico, Mйxico, representada por Guillermo Valdez Garcнa, Mйxico, de Mйxico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <philipcrosby.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC-Mйxico.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 20 de junio de 2007. El 22 de junio de 2007, el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de junio de 2007, NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta proporcionando los datos correctos del Titular que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro de fecha 15 de agosto de 2007en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, la Promovente presentу una modificaciуn a la Solicitud el 23 de agosto de 2007. El Centro verificу que la Solicitud junto con la modificaciуn a la Solicitud cumplнan los requisitos formales de la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “Polнtica”) el Reglamento de la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el Artнculo 4 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de septiembre de 2007. De conformidad con el artнculo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 2 de octubre de 2007. El Escrito de Contestaciуn a la Solicitud fue presentado ante el Centro el 3 de octubre de 2007.

El Centro nombrу a Kiyoshi I. Tsuru como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panel”) el dнa 10 de octubre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 24 de octubre de 2007, el Panel emitiу la Orden de Procedimiento No. 1, requiriendo a la Promovente la exhibiciуn de pruebas de la existencia de registros de marca. El 30 de octubre de 2007, la Promovente presentу su respuesta a la Orden de manera extemporбnea, pero no presentу evidencia alguna de la existencia de registros de marca. La Promovente argumentу que la Polнtica no requiere marcas registradas.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente no ha proporcionado evidencia que demuestre su titularidad de registros marcarios.

De acuerdo con la base de datos Whois de NIC MX, el dominio <philipcrosby.com.mx> fue registrado el 20 de agosto de 1999.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

La Promovente adquiriу todos los activos de un tercero, la sociedad Philip Crosby Associates II, Inc. (“PCA”). Entre esos activos estaba una licencia para usar el nombre “Philip Crosby”.

El Titular era un licenciatario de PCA, desde antes que la Promovente adquiriera los activos de PCA. El Titular fue informado de dicha adquisiciуn.

La Promovente dio por terminado dicho convenio de licencia en 2005, con lo cual el Titular no tenнa derecho a usar la marca PHILIP CROSBY desde entonces.

II. Derechos o Intereses Legнtimos

El convenio de licencia fue debidamente terminado por la Promovente.

El Titular acordу dejar de usar la marca “Philip Crosby”. Por tanto, no tenнa ningъn derecho a usar el dominio en disputa.

III. Mala fe.

Aunque el Titular registrу el dominio controvertido cuando era licenciatario del antecesor de la Promovente, los derechos del Titular dejaron de existir con la terminaciуn de dicha licencia.

El Titular continъa usando la marca PHILIP CROSBY, aъn despuйs de haber convenido el cese del uso de la misma. Ese uso interfiere con el uso de dicha marca por la Promovente. El Titular intenta obtener ganancias que le pertenecen a la Promovente.

B. Titular

El Titular argumenta lo siguiente:

I. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

El quid en este apartado es dilucidar si el nombre de dominio controvertido, por sн mismo, se confunde lo suficiente con la marca registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos de la Promovente para justificar la procedencia de una acciуn bajo la Polнtica .MX.

La Promovente no ha demostrado tener registrada en Mйxico la marca Philip Crosby ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), y mucho menos que lo haya hecho antes de la fecha en que el Titular registrу el dominio o se haya iniciado la presente controversia.

II. Derechos o Intereses Legнtimos

Desde 1999, el Titular registrу y ha usado el dominio en disputa, con autorizaciуn del Sr. Crosby, antecesor de la Promovente. Desde ese entonces el Titular ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestiуn.

Antes de que haya recibido cualquier aviso de la controversia, el Titular ha utilizado el nombre de dominio, y efectuу preparativos demostrables para su utilizaciуn, en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

El Titular ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en cuestiуn, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas o de productos o servicios.

La notificaciуn de la terminaciуn del contrato de licencia fue hecha de mala fe y en contravenciуn al propio contrato. El Titular fue dejado en estado de indefensiуn y no recibiу dicha notificaciуn. Tampoco se le proporcionaron al Titular los 30 dнas de correcciуn del incumplimiento que establece dicho contrato.

III. Mala fe.

El registro se hizo de buena fe y con autorizaciуn del seсor Philip Crosby.

En ningъn momento se ostenta el Titular como distribuidor exclusivo de Philip Crosby y siempre se hace referencia a Procesos Dirigidos de Cambio, S.C.

El portal vinculado al nombre de dominio no se autoproclama “el sitio o pбgina oficial de Philip Crosby en Mйxico”.

Tampoco el Titular ha demostrado mala fe al no solicitar una cantidad monetaria a cambio del dominio, con lo que el Titular ha probado no tener la finalidad de lucrar con el nombre de dominio en disputa.

El Titular hace un uso legнtimo y leal del nombre de dominio en disputa, ya que el contenido del sitio de Internet, constituye un medio informativo con relaciуn a los servicios que ofrece en general y al valor de las aportaciones no sуlo de Philip Crosby sino tambiйn de otras personas que han aportado a la administraciуn de la calidad. El sitio no contiene publicidad de ningъn tipo y la informaciуn contenida se ofrece al pъblico en general de forma gratuita, por lo que queda claro que no se hace uso comercial del nombre dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con la Polнtica, la Promovente deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Artнculo 1a)):

i. el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii. el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

iii. el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “Polнtica”), conforme a la cual se rige el presente procedimiento, requiere que la Promovente pruebe que cuenta con una marca de productos o de servicios registrada.

La Promovente no ha presentado en este procedimiento evidencia de la existencia de registros de marca. El contrato de licencia presentado por la Promovente como Anexo 3 a su Demanda no contiene referencia a registros marcarios de la Promovente. El Panel no ha encontrado en el expediente pruebas o referencias a dichos registros.

Debido a lo anterior, este Panel emitiу la Orden de Procedimiento No. 1 (ver punto 3, supra) requiriendo a la Promovente la exhibiciуn de pruebas de la existencia de registros de marca. La Promovente contestу manifestando que tales registros no son requeridos por la Polнtica. (id.)

Por tanto, la Promovente no ha probado los extremos a que se refiere el primer requisito de la Polнtica, en virtud de lo cual no tiene sentido continuar con el anбlisis de los otros dos puntos.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Ъnico