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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lancфme Parfums et Beautй & Cie y L’Orйal c. Puesta en Marcha S.L.

Caso No. D2008-0075

1. Las Partes

Las Demandantes son Lancфme Parfums et Beautй & Cie, y L’Orйal, Paris, Francia, representadas por Cabinet Dreyfus & Associйs, Francia.

El Demandado es Puesta en Marcha S.L. Lugo, Espaсa representado por el Seсor Villar y Barja, Espaсa.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <newlancome.com> y <newloreal.com>. El registrador de ambos nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 18 de enero de 2008. El 18 de enero de 2008 el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. Despuйs de un recordatorio el 29 de enero de 2008, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante en ambos casos, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y tйcnico. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 14 de febrero de 2008. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de febrero de 2008. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 12 de marzo de 2008. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de marzo de 2008.

El 25 de marzo de 2008, la representante autorizada de las Demandantes enviу al Centro por correo electrуnico y fax una solicitud de suspensiуn del procedimiento por 30 dнas, puesto que el Demandado habнa manifestado su disposiciуn a ceder los nombres de dominio a las Demandantes. El mismo dнa el Centro confirmу la suspensiуn del procedimiento administrativo hasta el 25 de abril de 2008. En esa fecha, dado que no se llegу a un acuerdo amistoso con el Demandado, las Demandantes solicitaron se continuara con el procedimiento. El 5 de mayo de 2008, el Centro comunicу a las Partes que se habнa reanudado el procedimiento.

El dнa 13 de mayo de 2008, el Centro nombrу a Roberto Bianchi como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se probaron con prueba documental suficiente, o han sido alegados sin oposiciуn:

L’Orйal es uno de los mayores grupos de belleza y cosmйticos a nivel mundial, con una facturaciуn de 15,800 millones de Euros en 2006. L’Orйal es conocida en Espaсa, paнs en el que estб presente desde hace mбs de 70 aсos. En 2006 el volumen de negocios de L’Orйal en Espaсa alcanzу alrededor de 736,8 millones de euros. L’Orйal posee el 18,9% del reparto de mercado.

L’Orйal es titular de numerosas marcas L’OREAL en el mundo entero y comunitarias. En Espaсa, paнs de residencia del Demandado, L’Orйal es titular, entre otras, de las siguientes marcas denominativas L’OREAL con parte grбfica “L’OREAL”: M 0381270 registrada el 1 de noviembre de 1986; M 0552434 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552435 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552436 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552439 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0552440 registrada el 1 de noviembre de 1998; M 0561208 registrada el 1 de abril de 1999. Estas marcas protegen, entre otros productos y servicios, productos quнmicos para conservaciуn del calzado, publicidad, seguros, bancos, construcciуn de edificios, tratamiento de materiales, educaciуn, artнculos de cuero, muebles, colores y materias tintуreas, sustancias alimenticias, agujas para mбquinas tricotosas, quincallerнa, aprestos, productos quнmicos y productos farmacйuticos.

Lancфme Parfums et Beautй & Cie, empresa francesa creada en 1935, es una filial de L’Orйal. Lancфme es propietaria de la internacionalmente conocida marca de perfumes y cosmйticos LANCOME. Los productos de la marca LANCOME se comercializan en 160 paнses, en mбs de 1.800 puntos de venta. Esta marca ha adquirido una reputaciуn internacional entre otras cosas gracias al certamen de golf “Trophйe Lancфme”, que ha sido ganado en siete ocasiones por golfistas espaсoles. Lancфme es titular de numerosas marcas LANCOME en todo el mundo, entre ellas las denominativas obtenidas en Espaсa: n° M 0852029, registrada el 16 de abril de 1999; M 0852028, registrada el 1 de julio de 1999; M 2275040, registrada el 1 de febrero de 2000; y M 0841904, registrada el 16 de agosto de 2000.

Ambos nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado el 9 de julio de 2007.

Los sitios web correspondientes a los dos nombres de dominio dirigen hacia una pбgina de servicio de parking de nombres de dominio.

Las Demandantes enviaron al Demandado un requerimiento por carta certificada con acuse de recibo y email del 11 de septiembre de 2007, con el propуsito de lograr la transferencia amistosa de los nombres de dominio en cuestiуn. El Demandado no respondiу al requerimiento de las Demandantes.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes sostienen lo siguiente:

- Los nombres de dominio en litigio son idйnticos o por lo menos similares a las marcas de las Demandantes.

- El Demandado no es licenciataria de las Demandantes ni fue autorizada a registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa. Numerosas marcas y nombres de dominio correspondientes a las marcas L’OREAL y LANCФME son anteriores al registro de los nombres de dominio en litigio. Dado que los nombres de dominio en disputa son idйnticos o por lo menos similares a las marcas famosas de los Demandantes, el Demandado no puede razonablemente pretender desarrollar una actividad legitima bajo estos nombres. No hay duda que el Demandado carece de derecho o interйs legitimo para reservar los nombres de dominio en litigio.

- Dada la fama internacional de las Demandantes y sus productos, su presencia internacional y en Espaсa, sus numerosas campaсas publicitarias en la televisiуn y en la prensa, y los ingentes gastos en publicidad, el Demandado no podнa legнtimamente ignorar la existencia de las marcas de las Demandantes en el momento de registrar los nombres de dominio en cuestiуn. Asimismo, las marcas L’OREAL y LANCФME tienen un fuerte poder distintivo. En consecuencia, el Demandado no ha podido registrar estos nombres de dominio de manera fortuita y por lo tanto, tenia en mente las marcas de los Demandantes en el momento de registrar dichos nombres, lo que es prueba de su mala fe. Asimismo, no puede ser legitimo el uso de un nombre de dominio que reproduzca una marca conocida. Ademбs, los nombres de dominio dirigen hacia pбginas de servicio de parking de dominio, de las que parece evidente que el Demandado genera ingresos. Esto demuestra que la elecciуn de los nombres de dominio fue guiada por la voluntad del Demandado, de servirse del renombre de los Demandantes y de sus marcas para atraer los internautas. Ello constituye una prueba de mala fe conforme al Pбrrafo 4.b)iv) de la Polнtica. La ausencia de respuesta del Demandado a un requerimiento se considera como un indicio de mala fe.

B. Demandado

El Demandado alega lo siguiente:

- El registro de los nombres de dominio no ha obedecido a procedimientos de mala fe, ni se ha pretendido obtener beneficio alguno a costa de las empresas demandantes. Confirmando lo dicho, ambos registros han quedado siempre en situaciуn de parking de dominio, no generando ningъn ingreso por ello.

- El Demandado en ningъn momento se ha puesto en contacto con ninguna empresa para ofrecer a la venta esos dominios.

- La intenciуn de registrar los nombres de dominio ha sido desarrollar proyectos de pбginas web que para nada tienen que ver con los productos que los demandantes fabrican, producen, promueven y/o publicitan. En el caso de <newloreal.com>, la pбgina web serнa dedicada a tratar conceptos psicolуgicos y filosуficos del concepto “lo real” (en lengua castellana) (la cosa en sн); “tao dao” (en chino) y “das ding in” [sic] “sich” (en alemбn) y la obra de “Kant” en el “sentido y valor de las vidas”. En el caso de <newlancome.com>, tampoco la pбgina iba a tener ningъn tratamiento semejante a los productos que los demandantes producen y/o fabrican; sino que se pensaba desarrollar una web dedicada a las nuevas investigaciones que en materia de “Lan” (local area network) se vienen desarrollando en el mundo. Y el tйrmino “new lan come” viene a expresar exactamente eso: “viene una nueva Lan”.

- Analizando frнamente ambas denominaciones el Demandado reconoce que bien podrнa inducir a una confusiуn con los internautas, pero se debe reconocer tambiйn que es imposible registrar tйrminos o palabras separadas, y es por eso que se registrу con las palabras juntas.

- El Demandado estб dispuesto a ceder ambos registros a la demandante por cuanto no es de su interйs el crear confusiуn en la comunidad web, asн como tampoco de lucrar de un prestigio, una fama, y un buen concepto que tiene el mercado mundial de las empresas demandantes.

6. Debate y conclusiones

El Demandado declarу en su contestaciуn de demanda que “estб dispuesto a ceder ambos registros a la demandante por cuanto no es de su interйs el crear confusiуn en la comunidad web, asн como tampoco de lucrar de un prestigio, una fama, y un buen concepto que tiene el mercado mundial de las empresas demandantes”. El Panel cree que no se trata de una manifestaciуn de una voluntad de cesiуn ni expresa ni incondicional; por el contrario, es equнvoca, ya que no se refiere concretamente al remedio solicitado en la demanda, ni aclara si se trata de una cesiуn sin costos para las Demandantes. Asimismo, el Demandado niega haber registrado y usado de mala fe los nombres de dominio, y alega tener un interйs legнtimo a los mismos. Por otra parte, las comunicaciones de las partes al Centro tampoco permiten establecer cuбl fue la verdadera naturaleza de la citada “disposiciуn de ceder” los registros. Por lo tanto, no puede aplicarse la doctrina del caso Williams-Sonoma, Inc. c. EZ-Port, Caso OMPI No. D2000-0207, donde ante el consentimiento expreso e incondicional del demandado a la transferencia solicitada por el demandante, el panel la ordenу directamente. Como no puede presumirse que el Demandado ha renunciado a defenderse en el procedimiento, el Panel examinarб a continuaciуn los tres elementos del pбrrafo 4.a) de la Polнtica.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Con el listado de numerosos registros de marca en Espaсa (ver secciуn 4 supra), y sin cuestionamientos por el Demandado, las Demandantes han probado a satisfacciуn del Panel que tienen derechos sobre las marcas LANCOME y L’OREAL, respectivamente. En coincidencia con el panel del caso Sociйtй Gйnйrale and Fimat International Banque v. Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri, Caso OMPI No. D2002-0760, el Panel, por razones de economнa procesal, considera permisible nombrar como Demandantes a la matriz o controlante y a su filial, subsidiaria o controlada, en una demanda contra un demandado que registrу nombres de dominio alegadamente similares a las marcas de matriz y su subsidiaria; ver tambiйn L’Orйal, Helena Rubinstein, Lancфme Parfums et Beautй & Cie c. Spiral Matrix, Caso OMPI No. D2006-0869 y casos allн citados. Por lo tanto, el Panel entiende que las transferencias de los nombres de dominio en cuestiуn se solicitaron a favor de las respectivas titulares de marca.

Una simple comparaciуn muestra que los nombres de dominio en disputa incorporan en su integridad las marcas LANCOME y L’OREAL, respectivamente.

El uso como prefijo de la genйrica palabra “new” en ambos nombres de dominio es irrelevante, y no alcanza a distinguirlos de las marcas de las Demandantes. Ver Sony Corporation c. Park Kwangsoo, Caso OMPI No. D2001-0167 (estableciendo que <newsony.com> es confundiblemente similar a la marca SONY); ver tambiйn Yahoo! Inc. c. Wing Hung Trading Company, Caso OMPI No. D2000-1137 (considerando legalmente insignificante la inclusiуn del tйrmino descriptivo “new “ en <newyahoo.com>, ya que incorpora el tйrmino distintivo YAHOO). El Demandado mismo reconoce que ambas denominaciones podrнan “inducir a una confusiуn” entre los internautas y “crear confusiуn en la comunidad web”. Ver secciуn 5 B supra. Por otra parte, los paneles de la OMPI consideran generalmente que detalles tales como la omisiуn del apуstrofe o de la tilde, asн como el agregado del dominio genйrico del nivel superior (gTLD) “.com”, carecen de poder distintivo.

En consecuencia, el Experto considera que los nombres de dominio en cuestiуn son similares hasta el punto de llevar a la confusiуn con las respectivas marcas de las Demandantes.

B. Derechos o intereses legнtimos

Las Demandantes afirman que el Demandado no es licenciatario ni tiene autorizaciуn para registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa, y acreditan que las marcas L’OREAL y LANCOME son muy conocidas en Espaсa y anteriores al registro de los nombres de dominio en litigio. Ante la ausencia de prueba o indicios favorables al Demandado, el Panel considera que las Demandantes han logrado establecer una presunciуn prima facie de que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto a los nombres de dominio en cuestiуn. Pasa entonces a la Demandada el peso de la carga de demostrar que sн tiene algъn derecho o interйs legнtimo al registro de los nombres de dominio. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” en “http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/”.

El Demandado afirma que registrу <newloreal.com> por tener interйs en desarrollar un sitio web dedicado al concepto de “lo real”, entendido como la “cosa en sн” en sentido filosуfico, y que registrу <newlancome.com> para desarrollar un sitio web relativo a redes LAN. Sin embargo, el Demandado no aporta prueba de uso o de preparativos demostrables de uso de los nombres de dominio, o de sus intereses filosуficos o tecnolуgicos, que hagan creнble una futura, posible o siquiera eventual difusiуn o enseсanza filosуfica, o algъn interйs teуrico, practico o comercial relativo a redes LAN; en suma, el Demandado no prueba una oferta de buena fe en los tйrminos del pбrrafo 4.c)i) de la Polнtica.

Ya en ocasiones anteriores este panelista rechazу alegaciones de interйs legнtimo fundadas en “acrуnimos” de mera conveniencia o ad hoc. Ver Ziff-Davis, Inc. c. Luis Edgar Gуmez Morales, Caso OMPI No. DMX2001-0004; Playboy Enterprises International, Inc. c. Victoriano Moreno Martнn, Caso OMPI No. D2000-1679; AMERICA ON LINE, INC. c. Eduardo Del Valle Diharce, Caso OMPI No. DVE2000-0001; Grupo Financiero Inbursa, S.A. de C.V. c. Alejandro Delgado-Ayala, Caso OMPI No. D2001-0172; y AUDI AG c. Asociaciуn Usuarios de Internet y Miguel Garcнa Quintas, Caso OMPI No. D2001-0204. Considerando que el Demandado registrу el mismo dнa dos nombres de dominio correspondientes a sendas marcas muy conocidas en el campo de la cosmйtica y productos de belleza, pertenecientes a un mismo grupo empresario muy reconocido incluso en Espaсa, paнs de residencia del Demandado, los alegados propуsitos del Demandado no parecen sino explicaciones simplemente ad hoc y, por tanto, resultan inverosнmiles.

La ъnica utilizaciуn conocida de los nombres de dominio por parte del Demandado fue redireccionarlos a un servicio de parking de nombres de dominio, presumiblemente para obtener algъn provecho del “click through” o “pay per click”, es decir un uso parasitario y no autorizado de marcas ajenas muy reconocidas como las de las Demandantes. En las circunstancias del caso, dicho uso ciertamente no califica para acreditar un derecho o interйs legнtimo en relaciуn con los nombres de dominio. El Panel concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos con relaciуn a los nombres de dominio en disputa.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandado dice que su registro de los nombres de dominio en cuestiуn no ha obedecido a mala fe, pero al mismo tiempo reconoce que los nombres de dominio podrнan inducir a confusiуn a los internautas. El Demandado atribuye la posibilidad de confusiуn a que “es imposible registrar tйrminos o palabras separadas, y es por eso que se registrу con las palabras juntas”. El Panel ya expresу mбs arriba que es poco creнble el alegado propуsito del Demandado de crear pбginas web dedicadas al concepto filosуfico de “lo real”, y a las redes LAN. El Demandado tambiйn reconoce expresamente el prestigio, la fama, y el buen concepto de que gozan las Demandantes en el mercado mundial. El Panel considera que son precisamente las muy reconocidas marcas L’OREAL y LANCOME las que sintetizan el prestigio, la fama y el buen concepto que menciona el Demandado.

La simultaneidad del registro de los nombres de dominio correspondientes a las marcas de las Demandantes, y las declaraciones del propio Demandado, sugieren que cuando registrу los nombres de dominio en cuestiуn conocнa perfectamente la existencia de las Demandantes y renombre de sus marcas L’OREAL y LANCOME, y era consciente de la posible confusiуn con ellas, por lo que el Demandado estaba apuntando precisamente a las Demandantes. Ausente en el Demandado todo derecho o interйs legнtimo para registrar dichas denominaciones como nombres de dominio, el Panel concluye que ese registro fue de mala fe.

En cuanto al uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, estб comprobado el redireccionamiento de los respectivos sitios web a un servicio de parking de nombres de dominio. En opiniуn del Panel, el propуsito de ese redireccionamiento muy probablemente fue extraer algъn beneficio econуmico del renombre de marcas ajenas, нntegramente reproducidas en los nombres de dominio, buscando percibir una suma de dinero, por mбs pequeсa que sea, cada vez que un internauta que busque las marcas L’OREAL o LANCOME se conecta con los sitios web correspondiente a los nombres de dominio en disputa, y es re-enviado por el servicio de parking a sitios web de terceros. En las circunstancias del caso, esa conducta del Demandado encaja perfectamente en la circunstancia de registro y uso de mala fe descrita en el pбrrafo 4.b).iv) de la Polнtica (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea.”) Intentando disculpar su proceder, el Demandado dice que no obtuvo ingreso alguno del parking de los nombres de dominio. En opiniуn del Panel, eso es irrelevante, ya que lo que cuenta a los fines del pбrrafo 4.b).iv) es el бnimo de lucro, y no la efectiva obtenciуn de un beneficio econуmico.

El Panel concluye que el Demandado registrу y usa los nombres de dominio de mala fe.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <newlancome.com> sea transferido a la Demandante Lancфme Parfums et Beautй & Cie, y que el nombre de dominio <newloreal.com> sea transferido a la Demandante L’Orйal.

Roberto Bianchi
Experto Ъnico