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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Migros-Genossenschafts-Bund contre Andrew Myers

Litige n° D2008-0092

1. Les parties

La Requйrante est Migros-Genossenschafts-Bund, Zurich, Suisse, reprйsentйe par Baker & McKenzie, Suisse.

Le Dйfendeur est Andrew Myers, Genиve, Suisse.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <bancomigros.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Migros-Genossenschafts-Bund auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 23 janvier 2008.

En date du 24 janvier 2008, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par la Requйrante. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 25 janvier 2008. Le 29 janvier 2008, united-domains AG, le revendeur de noms de domaine pour l’unitй d’enregistrement, confirma que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine йtait le franзais, ce dont la Requйrante a йtй informйe le jour mкme. La Requйrante a par consйquent soumis une traduction de sa plainte en franзais, dans le dйlai imparti par le Centre.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 13 fйvrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 4 mars 2008. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 3 mars 2008.

En date du 14 mars 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Pierre Olivier Kobel. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

La Requйrante est une entreprise trиs connue en Suisse par ses activitйs diverses. La Requйrante est d’abord et avant tout la premiиre chaine de supermarchйs de Suisse dans les domaines alimentaire et non-alimentaire. Elle offre aussi de nombreux services, tels que voyages, cours de formation en tous genres, services bancaires, services immobiliers, etc. Dans le domaine bancaire, la Requйrante offre ses services sous l’enseigne de Banque Migros, MigrosBank, Banca Migros, selon les rйgions linguistiques de Suisse.

La Requйrante a enregistrй nombre de marques afin de couvrir ses nombreuses activitйs. Elle est notamment titulaire des marques suivantes :

- BANCAMIGROS, marque suisse No. P-414501 avec prioritй au 20 janvier 1958,

- BANCAMIGROS, marque internationale ayant pour base la marque ci-dessus et couvrant l’Italie,

- BANQUE MIGROS, marque suisse No. P-414502 avec prioritй au 20 janvier 1958,

- BANQUE MIGROS, marque internationale No. 631422 ayant pour base la marque ci-dessus et couvrant le Benelux et la France,

- MIGROS, marque suisse de service No. P-415060 enregistrйe le 27 septembre 1994,

- MIGROS, marque internationale de service No. 637252 ayant pour base la marque ci-dessus, et couvrant un grand nombre de pays,

- MIGROS, marque communautaire de produits et de services No. 000744912 enregistrйe le 26 juillet 2000,

et de nombreuses autres marques semi-figuratives comportant le nom Migros.

En Suisse, la marque MIGROS est une marque de haute renommйe, considйrйe par le public comme une des plus fiables et dignes de confiance.

Le Dйfendeur est titulaire du nom de domaine litigieux depuis le 2 avril 2007. Il n’exploite aucun site sous ce nom de domaine.

5. Argumentation des parties

A. Requйrante

La Requйrante explique avoir d’abord appris l’existence du nom de domaine enregistrй par le Dйfendeur <bancamigros.com>, identique а sa marque BANCAMIGROS. Elle s’adressa par йcrit au Dйfendeur le 9 fйvrier 2007, afin de l’informer de ses droits sur la marque et mettre le Dйfendeur en demeure de cesser d’utiliser le nom de domaine <bancamigros.com>.

La Requйrante explique, piиces а l’appui que le Dйfendeur offrit de lui vendre ledit nom de domaine pour un prix tenant compte :

“a) de la taille de votre erreur stratйgique [en n’enregistrant pas ledit nom de domaine],

b) de l’importance йvidente que ce nom a pour votre entreprise,

c) de l’intйrкt йvident de la concurrence pour acheter ce nom,

d) des dйpenses juridiques impliquйes pour essayer de maоtriser, rйcupйrer et surveiller ce nom, surtout si j’acceptais de le vendre а un tiers йtranger,

e) de mon travail pour avoir achetй, renouvellй (sic) et gardй ce nom,

f) de mes efforts pour aider а corriger l’erreur stratйgique de la Migros, et,

g) de mon effort de renonciation а cette propriйtй.

Je suis persuadй que la Migros comprendra ma position concilliante (sic) et saura profiter aujourd’hui de l’opportunitй que je lui prйsente de possйder ce nom de domaine. Je reste donc dans l’attente d’une offre trиs sйrieuse et concrиte.”

Aprиs plusieurs йchanges de courriels, les parties se sont finalement entendues pour un transfert dudit nom de domaine pour le prix de CHF 5’000. Les parties signиrent une convention au mois d’aoыt 2007, par laquelle le Dйfendeur transfйrait le nom de domaine <bancamigros.com> а la Requйrante, moyennant preuve de quoi, la Requйrante paierait la somme de CHF 5’000.

Une fois la transaction exйcutйe, le Dйfendeur informa la Requйrante en date du 9 novembre 2007, de ce qu’il dйtenait le nom de domaine litigieux soit <bancomigros.com> : “Par ailleurs, en relisant nos listes, nous nous sommes aperзu (sic) que nous dйtenons aussi le nom bancomigros.com, que nous pourrions aussi vous transfйrer.”

La Requйrante expose, piиces а l’appui, que le nom de domaine litigieux avait йtй enregistrй par le Dйfendeur au mois d’avril 2007, soit aprиs qu’il ait reзu la lettre de mise en demeure du 9 fйvrier 2007 et pendant les nйgociations sur le rachat de <bancamigros.com>.

La Requйrante expose pour le surplus que le nom de domaine litigieux est pratiquement identique а sa marque BANCAMIGROS, que le Dйfendeur n’a aucun intйrкt lйgitime ni droit sur le nom de domaine litigieux, n’ayant strictement aucun lien avec la Requйrante et que l’enregistrement et l’utilisation dudit nom de domaine est de mauvaise foi.

B. Dйfendeur

Dans sa rйponse, le Dйfendeur ne conteste pas les explications de la Requйrante concernant les circonstances de la vente du nom de domaine <bancamigros.com>. Il ne conteste pas non plus avoir adressй un message le 9 novembre 2007 offrant de vendre le nom de domaine litigieux а la Requйrante.

Le Dйfendeur se dit propriйtaire lйgitime du nom de domaine litigieux. Il conteste а la Requйrante tout droit sur le nom de domaine litigieux dans la mesure oщ elle n’est pas titulaire d’une marque identique Banco Migros.

Selon le Dйfendeur, la Requйrante ne serait pas intйressйe par le nom de domaine litigieux puisqu’elle ne l’a pas enregistrй, mais ne procйderait que par harcиlement а son йgard, usant de son pouvoir et de sa taille.

Le Dйfendeur expose qu’il n’y a pas de typo-squatting ou de confusion possible par erreur typographique car la touche de la lettre “a” serait а l’opposй de la touche pour la lettre “o” sur un clavier d’ordinateur, de sorte qu’une erreur typographique serait impossible. Il expose que revendiquer des droits sur la base d’une erreur portant sur une seule lettre reviendrait а revendiquer des droits sur 11 variations, le mot composant le nom de domaine litigieux йtant formй de 11 lettres.

Sans offrir de preuve de son allйgation, le Dйfendeur expose qu’il vendait des produits avant le litige et n’avait pas eu le temps de publier ses articles au moyen du nom de domaine, mais entendait publier la vente d’articles en gros ou en semi gros qui ne seraient pas en compйtition avec la Migros. Il expose que, de son avis, le fait que la Requйrante n’ait pas enregistrй le nom de domaine litigieux ne pouvait кtre que l’expression de son dйsintйrкt pour ledit nom de domaine compte tenu de ses services informatiques puissants.

Le Dйfendeur conteste utiliser la marque Banco Migros ou le nom de domaine litigieux. Il estime que l’utilisation dudit nom de domaine n’a aucune incidence sur les activitйs de la Requйrante car l’Internaute qui arriverait par mйgarde sur ce site [par ailleurs inexistant (c’est nous qui rajoutons)] s’en apercevrait immйdiatement. Il conteste utiliser le nom de domaine pour une activitй concurrente qui puisse prкter а confusion ou qui soit contraire а l’йtique (sic) et estime ne pas avoir dйtournй de consommateurs en crйant de confusion. Enfin, il n’aurait jamais mis le nom de domaine litigieux en vente publique.

Il estime que l’offre de reprise gratuite du nom de domaine litigieux par la Requйrante est inacceptable et conclut а ce que la Requйrante soit dйboutйe de ses conclusions, sa demande constituant un abus de procйdure administrative.

6. Discussion et conclusions

Conformйment au paragraphe 4.a) des Principes directeurs, le titulaire d’un nom de domaine est tenu de se soumettre а une procйdure administrative au cas oщ un tiers fait valoir que i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits; ii) le titulaire n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache et, iii) le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi. Lorsque la partie requйrante apporte la preuve que ces conditions sont remplies, la commission administrative prononce la radiation ou le transfert du nom de domaine litigieux en fonction des conclusions prises par la partie requйrante. En l’espиce, la Requйrante requiert le transfert а son profit du nom de domaine litigieux.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

De jurisprudence constante, la simple variation d’une lettre, gйnйralement qualifiйe de typo-squatting, n’exclut pas le risque de confusion avec une marque. Ce n’est que lorsque cette variation affecte de faзon importante les йlйments caractйristiques de la marque de sorte que le risque de confusion peut кtre йcartй, que le typo-squatting peut rester sans consйquence juridique du point de vue des marques. Le seul fait que les touches de caractиres soient йloignйes sur un clavier n’empкche en rien les erreurs typographiques et par voie de consйquence, le typo-squatting.

En l’espиce, l’йlйment caractйristique du nom de domaine <bancomigros.com> et de la marque enregistrйe par la Requйrante BANCAMIGROS est l’йlйment “Migros”, lequel ne subit aucune variation entre la marque et le nom de domaine litigieux. Seul change l’йlйment purement descriptif qualifiant les services rendus par la Requйrante, lequel apparait dans la marque avec un “a” а la fin et dans le nom de domaine litigieux avec un “o” а la fin.

De surcroоt, la marque MIGROS est une marque de haute renommйe en Suisse. En relation avec des services bancaires, cette marque est de faзon inhйrente distinctive. Le risque de confusion rйsultant de l’identitй entre les йlйments caractйristiques de la marque d’une part et du nom de domaine litigieux d’autre part est donc patent.

Il rйsulte de ce qui prйcиde qu’un risque de confusion certain existe entre la marque BANCAMIGROS enregistrйe par la Requйrante et le nom de domaine litigieux.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

La Requйrante a exposй que le Dйfendeur n’avait aucun lien d’aucune nature avec elle, ce que le Dйfendeur ne conteste pas.

Le seul fait que la Requйrante ait omis d’enregistrer le nom de domaine litigieux ne signifie pas que le Dйfendeur ait sur ledit nom de domaine des droits ou des intйrкts lйgitimes. Si tel йtait le cas, il n’y aurait pas place pour aucune procйdure de rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine telle que l’UDRP adoptйe par l’ICANN le 26 aoыt 1999 et а laquelle le Dйfendeur s’est soumis en enregistrant le nom de domaine litigieux.

Les allйgations du Dйfendeur selon lesquelles celui-ci entendrait commercialiser des produits en gros ou en semi-gros, sans toutefois que ceux-ci soient en concurrence avec la banque Migros, ne se fondent sur aucune preuve. Elles ne peuvent donc кtre retenues.

Enfin, le seul fait que tout Internaute pourrait s’apercevoir de sa mйprise en utilisant le nom de domaine litigieux ne constitue pas un droit ou un intйrкt lйgitime portant sur le nom de domaine litigieux. Cet argument est par ailleurs sans pertinence puisqu’aucun site n’est exploitй par le Dйfendeur sous le nom de domaine litigieux.

En raison de l’inexistence d’aucun lien de quelque nature que ce soit entre la Requйrante et le Dйfendeur, inexistence non contestйe par ce dernier, et de l’absence de preuve contraire de droits ou d’intйrкts lйgitimes sur le nom de domaine litigieux de la part de ce dernier, la Commission retient que la Requйrante a effectivement dйmontrй l’absence d’intйrкt lйgitime ou de droit du Dйfendeur sur le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformйment au paragraphe 4.b) lit. ii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi peut rйsulter de la dйmonstration par les faits que la partie dйfenderesse a enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais que le dйfendeur peut prouver avoir dйboursй en rapport direct avec le nom de domaine litigieux.

En l’espиce, le Dйfendeur ne conteste ni le contenu ni les circonstances des nйgociations qui ont eu lieu avec la Requйrante en relation avec le nom de domaine <bancamigros.com> enregistrй par le Dйfendeur en violation des droits de la Requйrante.

Le Dйfendeur ne conteste pas non plus avoir enregistrй le nom de domaine litigieux au mois d’avril 2007 alors qu’il avait dйjа reзu une lettre de mise en demeure l’informant de la marque BANCAMIGROS appartenant а la Requйrante et que des nйgociations йtaient en cours en vue du transfert du nom de domaine <bancamigros.com>. L’enregistrement du nom de domaine litigieux a donc йtй effectuй de mauvaise foi.

Le Dйfendeur ne conteste pas non plus avoir informй la Requйrante du nom de domaine litigieux et le lui avoir offert en transfert, une fois la transaction concernant le nom de domaine <bancamigros.com> exйcutйe seulement. Or, le prix de transfert requis par le Dйfendeur pour le nom de domaine <bancamigros.com> dйpasse trиs largement les simples frais d’enregistrement et de maintien dudit nom de domaine. C’est en effet а un marchandage que le Dйfendeur s’йtait livrй au sujet du nom de domaine <bancamigros.com>, utilisant au maximum la capacitй de nuisance du cyber-squatting effectuй sur le nom de domaine <bancamigros.com>.

“Je vous suggиre de me faire une proposition d’achat йconomiquement sйrieuse du nom bancamigros.com en tenant compte a) de la taille de votre erreur stratйgique [en n’enregistrant pas ledit nom de domaine], b) de l’importance йvidente que ce nom a pour votre entreprise, c) de l’intйrкt йvident de la concurrence pour acheter ce nom;

d) des dйpenses juridiques йvidentes impliquer pour essayer de maоtriser, rйcupйrer et surveiller ce nom, surtout si j’acceptais de le vendre а un tiers йtrangers, e) de mon travail pour avoir achetй, renouvellй (sic) et gardй ce nom, f) de mes efforts pour aider а corriger l’erreur stratйgique de la Migros, et, g) de mon effort de renonciation а cette propriйtй.

Je suis persuadй que la Migros comprendra ma position concilliante (sic) et saura profiter aujourd’hui de l’opportunitй que je lui prйsente de possйder ce nom de domaine. Je reste donc dans l’attente d’une offre trиs sйrieuse et concrиte.”

Or, le procйdй qui consiste ainsi prйcisйment а nйgocier la vente d’un nom de domaine violant les droits d’une partie pour un prix dйpassant manifestement les seules dйpenses relatives а l’enregistrement et le maintien dudit nom de domaine, tout en cachant а cette partie avoir enregistrй pendant les nйgociations un autre nom de domaine pratiquement identique, pour tenter de le lui vendre une fois la transaction complйtйe, constitue en soi une utilisation de mauvaise foi caractйristique d’un nom de domaine au sens du paragraphe 4.b lit. i) des Principes directeurs. Il s’agit lа d’une activitй de cyber-squatting typique, contre laquelle les Principes directeurs ont йtй adoptйs.

Le fait que le Dйfendeur n’ait pas constituй de site concurrent des activitйs de la Requйrante, par exemple afin de dйtourner des consommateurs а des fins lucratives en crйant une confusion est, dans le cadre du paragraphe 4.b) lit. i), sans pertinence. Il en va de mкme du fait que le Dйfendeur n’ait pas mis publiquement en vente le nom de domaine litigieux. A ce sujet, il convient de relever que le Dйfendeur avait dans le cadre des nйgociations ayant abouti au transfert du nom de domaine <bancamigros.com>, menacй la Requйrante d’un transfert а des tiers, voire а des concurrents pour augmenter le prix de transfert du nom de domaine. Il ne saurait кtre question de bonne foi du Dйfendeur dans de telles circonstances.

La Requйrante a donc йtabli а satisfaction de droit la mauvaise foi du Dйfendeur sur le nom de domaine litigieux.

7. Dйcision

Conformйment aux paragraphes 4.a), 4.b) lit. i) et 4.i) des Principes directeurs et 15 des rиgles, la Commission ordonne le transfert du nom de domaine <bancomigros.com> а la Requйrante.

Pierre Olivier Kobel
Expert Unique

Le 28 mars 2008