Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fбbrica de Brochas Perfect, S.A. de C.V. v. Dagoberto Ugarte

Caso No. D2008-0622

1. Las Partes

El Demandante es Fбbrica de Brochas Perfect, S.A. de C.V., con domicilio en Naucalpan, Estado de Mйxico, Mйxico, representado por Arochi, Marroquнn & Lindner, S.C., Distrito Federal, Mйxico.

El Demandado es Dagoberto Ugarte, con domicilio en Monterrey, Nuevo Leуn, Mexico.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene por objeto el nombre de dominio <brochasperfect.com>

El Registrador del nombre de dominio en cita es Register.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de abril de 2008. El 22 de abril de 2008 el Centro enviу a Register.com vнa correo electrуnico un requerimiento de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en litigio. El 24 de abril de 2008, el Registrador remitiу al Centro por igual vнa su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando a su vez la informaciуn relativa a los contactos administrativo y tйcnico. En respuesta a una prevenciуn del Centro en el sentido de que la Demanda no fue redactada en inglйs, que es el idioma del contrato registro del nombre de dominio en cuestiуn, el Demandante presentу una promociуn con fecha 2 de mayo de 2008 solicitando al Grupo Administrativo de Expertos por designarse, que el idioma del procedimiento fuera el espaсol. Con la peticiуn de mйrito, el Centro verificу que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

En consecuencia y de conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro emplazу formalmente al Demandado con la Demanda y sus anexos, dando comienzo el procedimiento el 7 de mayo de 2008. En observancia al pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 27 de mayo de 2008. El Demandado no contestу la Demanda. Por consiguiente, el Centro acusу la rebeldнa correspondiente el 29 de mayo de 2008.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Panel Administrativo el dнa 5 de junio de 2008, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, segъn lo dispone el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Por lo que toca al idioma del procedimiento, el pбrrafo 11(a) del Reglamento confiere la facultad discrecional al Panel para determinar un idioma distinto al del acuerdo de registro cuando las circunstancias particulares del caso asн lo justifiquen. En atenciуn a que las partes se encuentran domiciliadas en Mйxico, a que el Demandante intercambiу correspondencia en espaсol con el registrante original del nombre de dominio en disputa, a que las probanzas ofrecidas por el Demandante se encuentran redactadas en dicho idioma y ante la falta de oposiciуn del Demandado a la peticiуn fundada del Demandante, se determina que el idioma del presente procedimiento administrativo sea el espaсol.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es una compaснa mexicana que se dedica desde hace mбs de sesenta aсos a la fabricaciуn y venta de brochas, cepillos, pinceles, rodillos, cardas y demбs implementos para pintura tanto de tipo domйstico como industrial.

Para distinguir sus productos en el mercado, el Demandante tiene registrada la marca G.R. PERFEC y Diseсo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1999 en la clase 16 internacional con relaciуn a materiales para pintores, en particular brochas, pinceles y rodillos, mismos que publicita mediante su sitio de Internet bajo el nombre de dominio <brochasperfect.com.mx>.

El nombre de dominio en conflicto fue registrado el 10 de julio de 2004 por MJ Holdings Mauricio Schwartz, quien a su vez aparentemente lo cediу o puso a nombre del Demandado el 4 de enero de 2008. El Portal adscrito al nombre de dominio en cuestiуn se ha venido utilizando para mostrar muy diversas categorнas de informaciуn, desde viajes hasta computadoras portбtiles pasando por descargas de mъsica o bъsqueda de pareja, a cuyos sitios de Internet refiere.

Al percatarse del registro de <brochasperfect.com> y considerarlo una usurpaciуn a su dominio .MX, el Demandante se puso en contacto por correo electrуnico con el seсor Mauricio Schwartz, a quien conocнa por tratarse de su competidor ByP (Brochas y Productos), para inconformarse de una medida que calificу de poco йtica y contraria al acuerdo de las partes de dar por concluidos los litigios ante el IMPI que habнan sostenido tiempo atrбs, por lo que le solicitу la devoluciуn voluntaria del nombre de dominio en litigio.

Mбs de dos meses despuйs de intercambiar mensajes vнa electrуnica con el Demandante sobre el particular, el seсor Mauricio Schwartz manifestу que habнa “soltado el site” a otra persona, ante lo cual la Demandante iniciу el procedimiento administrativo en contra del Demandado, que a partir de ese momento ha venido figurando como registrante del nombre de dominio en controversia.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) El nombre de dominio en disputa es similar a la marca registrada G.R. PERFEC y diseсo, de la que es titular la Demandante;

(ii) El signo distintivo de las brochas “Perfect” no solo es una marca registrada del Demandante sino una marca que ha estado presente en el mercado mexicano desde 1972, esto es 32 aсos antes de que el Demandado registrara el nombre de dominio en controversia;

(iii) El Demandado no le ha dado ningъn uso legнtimo al nombre de dominio que detenta desde principios de 2008, como puede apreciarse del Portal respectivo donde aparecen varios enlaces publicitarios que no guardan relaciуn lуgica alguna entre el nombre de dominio <brochasperfect.com> utilizado en forma caprichosa y el contenido de dicho sitio Web;

(iv) De una bъsqueda extensiva en Internet se desprende que el Demandado no es ni ha sido conocido por el nombre de dominio <brochasperfect.com>;

(v) El registrante original MJ Holdings Mauricio Schwartz no obstante haberse comprometido a devolver el nombre de dominio en controversia a la Demandante, lo cediу de mala fe al Demandado, quien a su vez carece de derecho o interйs legнtimo alguno sobre el nombre de dominio <brochasperfect.com>.

B. Demandado

El Demandado no contestу la Demanda, dejando asн de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el pбrrafo 4(a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Preliminar

Los precedentes aplicables a la luz de la Polнtica han seсalado reiteradamente que la falta de contestaciуn a una Demanda no se traduce automбticamente en una resoluciуn favorable al Demandante, quien de cualquier forma debe acreditar las tres hipуtesis normativas del pбrrafo 4 (a) con elementos de prueba idуneos que sustenten sus afirmaciones (ver pбrrafo 4.6 del Reporte de la OMPI en inglйs intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Polнtica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusiуn entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si el nombre de dominio en cuestiуn por sн mismo se confunde lo suficiente con una marca de productos o servicios del Demandante para justificar una acciуn bajo la Polнtica. Ver Kirkbi AG v. Michele Dinoia, Caso OMPI No. D2003-0038 (confirmando que el estudio del elemento de confusiуn bajo la Polнtica se reduce a una comparaciуn entre el nombre de dominio y la marca por sн solos, con independencia de factores de uso y comercializaciуn usualmente considerados en casos de infracciуn de marca y competencia desleal).

El Demandante funda su Demanda en la marca mixta compuesta por la denominaciуn G.R. PERFEC y el diseсo de una brocha para pintar, asн como en una marca innominada cuyo objeto de protecciуn lo constituyen dos rectбngulos dispuestos uno sobre otro con una separaciуn en medio.

Debido a que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente anбlisis de confusiуn se centrarб exclusivamente en la denominaciуn que forma parte de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA v. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusiуn componentes grбficos de la marca como un triangulo y la tipografнa particular de una letra, en atenciуn a que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).

Ahora bien, de una confrontaciуn entre la expresiуn “brochasperfect” que conforma la porciуn relevante del nombre de dominio en conflicto y la marca G.R. PERFEC, no se advierte una similitud manifiesta por cuanto a la impresiуn general de los signos en pugna, que sea susceptible de propiciar su confundibilidad. Esto debido a que la combinaciуn de los signos G.R. y PERFEC que componen la marca del Demandante, dista mucho de la uniуn de palabras constitutiva del nombre de dominio en estudio.

A mayor abundamiento se destaca que la inexacta correspondencia de un solo elemento aislado con tan poca capacidad distintiva como lo es PERFEC, constituye un factor demasiado tenue para motivar una determinaciуn de similitud en grado de confusiуn al amparo de la Polнtica.

La carencia de registro marcario en clase 16 respecto de la frase BROCHAS PERFECT, debido presumiblemente a la existencia de un impedimento legal para reservar en exclusiva una locuciуn genйrica y descriptiva de los productos que comercializa el Demandante, confirma que este ъltimo no tiene acciуn ni derecho conforme a la Polнtica para solicitar la transferencia a su favor de una designaciуn que no puede servirle legalmente de marca y que nunca ha usado como tal en el comercio sino ъnicamente como parte de su denominaciуn social y como nombre de dominio.

Atento a estas consideraciones se determina que el Demandante no acreditу el requisito sine qua non previsto en el inciso (i) del pбrrafo 4 (a) de la Polнtica.

En vista de la conclusiуn que antecede y del carбcter acumulativo de los otros supuestos de la Polнtica bajo el pбrrafo 4 (a), deviene intrascendente entrar al fondo de las alegaciones del Demandante por lo que hace a la falta de derechos legнtimos y la mala fe del Demandado.

7. Decisiуn

Por lo expuesto y fundado anteriormente, este Experto resuelve desestimar la Demanda.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Ъnico

Fecha: 19 de junio de 2008