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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Ahorros de la Rioja (Caja Rioja) v. Juan Carlos Angel/Caja Rioja

Caso No. D2008-0783

 

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Ahorros de la Rioja (Caja Rioja) con domicilio Logroсo, Espaсa, representada por Jorge Campanillas Ciaurriz, Espaсa.

El Demandado es Juan Carlos Angel/Caja Rioja con domicilio en Pereira, Risaralda, Colombia, representado por Jorge Eduardo Angel Escalante, Colombia.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>.

El registrador de los citados nombres de dominio es GoDaddy.com, Inc.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 19 de mayo de 2008. El 20 de mayo de 2008 el Centro enviу a GoDaddy.com, Inc. vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en disputa. El 20 de mayo de 2008 GoDaddy.com, Inc. enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Juan Carlos Angel es la persona que figura como registrante del nombre de dominio <cajarioja.biz>, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. Asimismo, informу que los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org> se encuentran registrados a nombre de Caja Rioja. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 16 de junio de 2008. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de junio de 2008. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 7 de julio de 2008. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de julio de 2008.

El Centro nombrу a Miguel B. O’Farrell como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 21 de julio de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Previo a entrar en el anбlisis del presente caso, el Experto quisiera referirse al Demandado en este procedimiento. Al presentar su Demanda, la Demandante sostuvo que el Demandado era el Sr. Juan Carlos Бngel. El 20 de mayo de 2008, el Registrador GoDaddy.com Inc. puso en conocimiento del Centro que el nombre de dominio <cajarioja.biz> se encontraba efectivamente registrado a nombre del del Sr. Angel, mientras que los demбs nombres de dominio en disputa <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, se encontraban registrados a nombre de Caja Rioja. Por ello, el 12 de junio de 2008 el Centro notificу a la Demandante que su Demanda era administrativamente deficiente y que debнa en consecuencia identificar y explicar la relaciуn existente entre las personas identificados por el Registrador como registrantes de los nombres de dominio en disputa. El 16 de junio de 2008 la Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda y sostuvo que se trataba de una misma y ъnica persona, circunstancia que quedaba probada con los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn, suministrados por el Registrador. Al presentar su Contestaciуn de Demanda, el Demandado reconociу ser el titular de todos los nombres de dominio en disputa. Por todo lo expuesto, el Experto encuentra que el Demandado ha sido debidamente identificado por la Demandante.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular desde el aсo 1988 de varios registros espaсoles de la marca CAJARIOJA, Regs. No. 1.077.078/79/81 y No. 1.282.362/64.

La marca CAJARIOJA es altamente reconocida en el sector financiero y bancario espaсol.

El Demandado registrу los nombres <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, los dнas 21 de noviembre de 2005, 3 de agosto de 2005, 31 de julio de 2005, y 3 de agosto de 2005, respectivamente.

El Demandado desarrolla su actividad comercial en Colombia, Espaсa, y el resto del mundo.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que:

La Demandante es titular de registros espaсoles de la marca CAJARIOJA, Regs. No. 1.077.078/79/81, No. 1.282.362/64, y No. 2.567.007. Asimismo, es titular de registros que incluyen el tйrmino “cajarioja” en sus conjuntos.

La marca CAJARIOJA Reg. No.1.282.362 fue concedida en el aсo 1988 y desde entonces se ha realizado un uso efectivo de la misma.

Existe una total identidad entre la marca CAJARIOJA y los nombres de dominio en disputa.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <cajarioja.es> y <cajarioja.com>.

Debido a su intenso uso, la marca CAJARIOJA ha alcanzado un considerable grado de notoriedad en el бmbito especнfico en el que desarrolla su actividad la Demandante en el territorio espaсol, por lo que el consumidor medio asociarб a cualquier nombre de dominio que la contenga, sin importar cual sea su terminaciуn, con los servicios ofrecidos por la Demandante.

El Demandado no tiene derechos ni intereses legнtimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de marcas ni de un nombre social o designaciуn comercial que justifique el registro de los mismos.

La Demandante no ha otorgado una licencia ni ha autorizado al Demandado a utilizar su marca CAJARIOJA.

El Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para, de manera intencionada, atraer usuarios de Internet a sus sitios Web y redireccionarlos a un sitio de compraventa de nombres de dominio, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante.

Los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, lo que demuestra que el Demandado no tiene intenciуn de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.

El Demandado tenнa conocimiento de que la marca CAJARIOJA pertenece a la Demandante con anterioridad a registrar los nombres de dominio en disputa, lo que demuestra su mala fe al registrarlos.

La puesta en venta de los nombres de dominio a travйs de un sitio de subastas es prueba de un uso de mala fe.

Por ъltimo, la Demandante alega que nos encontramos ante un caso de ciberocupaciуn habiendo el Demandado registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe y con el fin de aprovecharse de la buena reputaciуn de la marca de la Demandante y con el fin de obtener un lucro infringiendo sus derechos marcarios.

B. Demandado

El Demandado alega que:

Durante los aсos en los que han convivido los nombres de dominio en disputa y la marca de la Demandante no se ha producido ningъn caso de confusiуn.

El Demandado estб inscripto ante la Cбmara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, como comerciante, con actividad comercial compraventa de nombres de dominio y como propietario del comercio CAJA RIOJA, registrado ante la mencionada Cбmara el 30 de noviembre de 2005.

El Demandado tiene derechos e intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio en disputa. Tales derechos e intereses legнtimos surgen del hecho de que el Demandado tiene registrado un comercio con el nombre CAJA RIOJA para la venta de nombres de dominio, todo lo cual lo legitima para registrar y ser titular de los nombres de dominio en disputa, sin incurrir en mala fe.

El Demandado durante mбs de 3 aсos ha hecho un uso legнtimo de los nombres de dominio sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca y mucho menos empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

El Demandado y la Demandante se dedican a actividades comerciales que no se superponen.

Antes de ser notificado de la presente controversia, el Demandado no tenнa conocimiento de que la Demandante hubiese registrado la marca CAJARIOJA, y el hecho de tener el Demandado un local comercial identificado con el nombre CAJA RIOJA elimina cualquier posibilidad de concluir que ha actuado de mala fe.

El Demandado no ha registrado los nombres de dominio con el fin de impedir que la Demandante refleje su marca en un nombre de dominio.

Los nombres de dominio en disputa no han sido registrados con la intenciуn de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea.

Por ъltimo, el Demandado solicitу se declare la existencia de secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa toda vez que el Demandado estб legitimado para registrar y ser titular de tales nombres de dominio.

 

6. Debate y conclusiones

Conforme el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, la Demandante deberб probar los elementos siguientes:

(i) que los nombres de dominio son idйnticos o similares hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio; y

(iii) que los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Conforme el pбrrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiуn

El Experto encuentra que existe identidad entre los nombres de dominio en disputa <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org> y la marca CAJARIOJA, registrada por la Demandante en Espaсa.

Tal conclusiуn se mantiene inalterada ante la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genйrico “.biz”, “.info”, “,net”, y “,org” ya que como lo han reiterado un sinnъmero de expertos, al obedecer su existencia a razones tйcnicas y carecer de gravitaciуn distintiva, dichos componentes no pueden servir para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio a tenor de la Polнtica.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el pбrrafo 4.a).i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legнtimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de expertos aplicando la Polнtica en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir informaciуn que generalmente estб en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que sн posee derechos o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderб que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el pбrrafo 4.a).ii) de la Polнtica (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, OMPI Caso No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Comercio Mas S.A. de C.V. v. Master Domain, Caso OMPI No. DEC2007-0001).

La Demandante ha alegado que el Demandado no tiene derechos ni intereses legнtimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no es titular de marcas ni de un nombre social o designaciуn comercial que justifique el registro de los mismos.

Por otro lado, alegу que el Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa para, de manera intencionada, atraer usuarios de Internet a sus sitios Web y redireccionarlos a un sitio de compraventa de nombres de dominio, creando la posibilidad de que exista confusiуn con su marca CAJARIOJA.

Por ъltimo, alegу que al estar los nombres de dominio en disputa a la venta, el Demandado no tiene intenciуn de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.

Por su parte, el Demandado alegу que sus derechos e intereses legнtimos surgen de su inscripciуn ante la Cбmara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, el 30 de noviembre de 2005, como comerciante con actividad comercial de compraventa de nombres de dominio y como propietario del comercio Caja Rioja.

El pбrrafo 4.c) de la Polнtica establece 3 circunstancias no taxativas por medio de las cuales el Demandado puede vбlidamente probar que posee derechos e intereses legнtimos respecto de un nombre de dominio, en el supuesto de que el grupo de expertos considere que tales circunstancias se encuentren probadas teniendo en cuenta la evaluaciуn que efectъe de todas las pruebas presentadas.

Tales circunstancias son las siguientes:

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha

utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables

para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en

relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido

conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya

adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de

dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca

o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en

cuestiуn con бnimo de lucro.”

El Experto entiende que ninguna de йstas circunstancias se encuentran acreditadas, ni ninguna otra que permita afirmar que el Demandado posee derechos e intereses legнtimos.

La Demandante sostiene que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, lo que demuestra que el Demandado no tiene intenciуn de desarrollar proyecto comercial alguno respecto de tales nombres de dominio.

Surge de la certificaciуn notarial acompaсada por la Demandante que los nombres de dominio en disputa se encuentran efectivamente en venta. En ese sentido, ingresando en los distintos sitios Web que se corresponden con los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, un notario constatу que todos ellos se encontraban a la venta.

El Demandado justifica tal conducta alegando que su actividad comercial es la de la compraventa de nombres de dominio. Mientras que la compraventa de nombres de dominio no es per se una actividad ilegнtima o que se contraponga con la Polнtica, no menos cierto es que el uso que la Demandante ha probado que el Demandado hace de los nombres de dominio en disputa no puede ser considerado una oferta de buena fe de productos o servicios en los tйrminos del pбrrafo 4.c).i de la Polнtica. En rigor de verdad, el Demandado no hace oferta alguna de bienes o servicios a travйs de los sitios Web que se corresponden con los nombres de dominio en disputa.

Si el Demandado hubiera efectivamente desarrollado una actividad comercial de buena fe en torno al nombre Caja Rioja y a los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>, nada le hubiera resultado mбs fбcil que probar tal circunstancia.

Por otro lado, no existen pruebas de que el Demandado haya sido conocido corrientemente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.

El Experto considera que el hecho de que el Demandado se haya inscrito ante la Cбmara de Comercio de la ciudad de Pereira, Colombia, como propietario del comercio Caja Rioja, no prueba una efectiva actividad comercial o reconocimiento en torno a dicho nombre, y en consecuencia, que el Demandado sea conocido por el nombre Caja Rioja.

Por ъltimo, y de acuerdo con los documentos acompaсados por las partes, el Experto considera que el uso de los nombres de dominio en disputa no puede ser considerado un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio de acuerdo con lo dispuesto por la Polнtica pбrrafo 4.c).iii).

En efecto, y tal como se analizarб mбs adelante, el Experto se encuentra persuadido de que el Demandado conocнa la marca de la Demandante al solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, por lo que su intenciуn ha sido la de aprovechar el reconocimiento del que goza la marca CAJARIOJA a fin de desviar, con animo de lucro, a los consumidores de manera equнvoca.

Sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes, el Experto entiende que el Demandado no ha probado tener derechos e intereses legнtimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4.a).ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer y ъltimo requisito que la Demandante debe probar es que el Demandado ha registrado y utiliza los nombres de dominio en disputa de mala fe.

El pбrrafo 4.a)iii) establece que, entre otras circunstancias, las siguientes constituirбn la prueba del registro y utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa нndole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea.”

La Demandante ha probado ser titular desde 1988 de registros espaсoles de la marca CAJARIOJA, registrados con anterioridad a que el Demandado registrara los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>.

Asimismo, la Demandante ha probado ser una entidad de reconocido prestigio en el sector financiero y bancario espaсol, lo que en opiniуn del Experto no se limita al territorio de la Comunidad Autуnoma de la Rioja como alega el Demandado, sino que se extiende cuanto menos al resto del territorio espaсol. Prueba de tal circunstancia lo constituyen los resultados que arrojan los conocidos buscadores Google.com y Yahoo.com cuando se ingresa el tйrmino “cajarioja” en sus respectivos motores de bъsqueda.

Por otro lado, el Demandado al contestar la Demanda ha alegado desarrollar su actividad econуmica en Colombia, Espaсa, y el resto del mundo.

Dado el prestigio y reconocimiento del que goza la marca CAJARIOJA en Espaсa y que el Demandado ha reconocido desarrollar su actividad econуmica en dicho paнs, el Experto encuentra que el Demandado conocнa o debнa conocer la marca CAJARIOJA al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, por lo que entiende que la Demandante ha probado que tales nombres de dominio han sido registrados de mala fe.

Por otro lado, la Demandante ha probado que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, por lo que el Experto entiende que al utilizar los nombres de dominio, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe de los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net>, y <cajarioja.org>.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y ъltimo elemento requerido en el pбrrafo 4.a).iii) de la Polнtica.

D. Secuestro a la inversa de los nombres de dominio en disputa

El Demandado alegу que la presentaciуn de la demanda constituye un intento de secuestro inverso de los nombres de dominio (“reverse domain name hijacking” segъn su nombre en idioma inglйs), tal y como dicho concepto se encuentra definido en el pбrrafo 15.e) del Reglamento y ha sido interpretado por las decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, entre otras, las decisiones Innovative Measurement Solutions, Inc. v. Hart Info Systems, Caso OMPI No. D2001-0552; Windsor Fashions, Inc. v. Windsor Software Corporation, Caso OMPI No. D2002-0839; usDocuments, Inc. v. Flexible Designs, Inc./Craig Dinan, Caso OMPI No. D2003-0583; Consejo de Promociуn Turнstica de Mйxico, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom, Inc, Caso OMPI No. D2004-0242; Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, Caso OMPI No. D2005-0309; y Trailblazer Learning, Inc. dba Trailblazer v. Trailblazer Enterprises, Caso OMPI No. D2006-0875).

Teniendo en cuenta las circunstancias analizadas a lo largo de la Decisiуn, el Experto considera que la actuaciуn de la Demandante ha sido de buena fe, sin бnimo de obstaculizar las actividades del Demandado. De este modo, el Experto considera que la solicitud de declaraciуn de existencia de secuestro a la inversa formulado por el Demandado, debe ser rechazada.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <cajarioja.biz>, <cajarioja.info>, <cajarioja.net> y <cajarioja.org> sean transferidos a la Demandante.

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Miguel B. O’Farrell
Experto Ъnico