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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Ahorros de Castilla La Mancha v. Jorge Andrйs Pedrosa Silva

Caso No. D2008-0984

1. Las Partes

La Demandante es Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, Cuenca, Espaсa, representada por LB&A Abogados, Espaсa.

El Demandado es Jorge Andrйs Pedrosa Silva sin representaciуn en este procedimiento, Pontevedra, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cajacastilla.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Interdomain.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 30 de junio de 2008. El 30 de junio de 2008 el Centro enviу a Interdomain via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 3 de julio de 2008 Interdomain enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de julio de 2008. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 24 de julio de 2008. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fuй presentado ante el Centro el 22 de julio de 2008.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 20 de agosto de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

A peticiуn del Experto de que se extendiera el plazo para dictar la Decisiуn, en virtud de las facultades conferidas por el parбgrafo 10 c) del Reglamento, el Centro notificу a las partes que la Decisiуn serнa dictada el dнa 11 de septiembre de 2008.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La Demandante, Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, es titular de las marcas espaсolas No. 2.516.178 y No. 2.520.558, CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA.

Ademбs, es titular de la marca comunitaria No. 004494886, CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA.

4.2. El Demandado es titular del nombre de dominio cuya transferencia se solicita <cajacastilla.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante basa su reclamaciуn en los siguientes argumentos:

- La titularidad de las marcas que se han reseсado en los Antecedentes, que contienen todas ellas los vocablos “Caja Castilla”, acompaсados de otros tйrminos como “La Mancha” y las siglas “CCM”.

- La existencia de una prбctica identidad entre el nombre de dominio <cajacastilla.com> y las marcas CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA pues aunque la denominaciуn no es idйntica, sin embargo la similitud entre nombre de dominio y marca es susceptible de provocar confusiуn en los usuarios.

- El carбcter notorio en Espaсa de las marcas titularidad de la Demandante que merece un trato privilegiado, tanto por la legislaciуn nacional espaсola como por los Convenios internacionales sobre la materia y como se recomienda en el propio “Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet”.

- La predominancia del elemento denominativo en las marcas, constituido por los vocablos “CCM Caja Castilla La Mancha”, ya que es el que el pъblico retiene con mayor facilidad.

- Las siglas “CCM” son las iniciales de esa denominaciуn y el significado de йstas no genera ninguna duda en el territorio espaсol, dada la notoriedad de las marcas.

- La presencia de la marca en todas las sucursales de la Demandante, siendo “Castilla La Mancha” la indicaciуn del origen del servicio y, por tanto, “Castilla” es el tйrmino fundamental de la misma.

- El usuario espaсol identifica “CAJA CASTILLA” con la Demandante por lo que fбcilmente se generarб confusiуn ante la identidad entre este elemento y el nombre de dominio impugnado.

- Respecto al derecho e interйs legнtimo, alega que la Demandante es la ъnica persona con interйs legнtimo para utilizar la denominaciуn cuestionada, derivado de los signos distintivos de los que es titular, sin que el Demandado ostente autorizaciуn de la legнtima titular para utilizar sus marcas. Ademбs, no existe ningъn tipo de relaciуn entre Demandante y Demandado y йste no ha llevado a cabo una oferta de productos y servicios, sin haber preparado siquiera un comienzo de su actuaciуn.

- En cuanto a la mala fe en el registro, encuentra la Demandante que dada la notoriedad de sus marcas en Espaсa y estando domiciliado tambiйn en Espaсa el Demandado, es imposible que no conociera las marcas de la Demandante, pues es enorme la publicidad que ha hecho de las mismas.

- El mero registro de un nombre de dominio semejante a una marca notoria es ya constitutivo de mala fe, mucho mбs cuando coincide el бrea geogrбfica de Demandante y Demandado. Ademбs, el registro del nombre de dominio impide a aquйlla utilizar una parte esencial de los vocablos que configuran sus marcas, como nombre de dominio pues, sostiene la Demandante que puede ser perfectamente identificada a travйs de los vocablos “Caja Castilla” sin necesidad de utilizar los tйrminos “La Mancha”.

- En cuanto al uso de mala fe, la Demandante alega la inactividad del nombre de dominio <cajacastilla.com> puesto que no conduce a ningъn sitio Web y alega, en este sentido, la doctrina del Centro respecto a la asimilaciуn de no uso de nombre de dominio como uso de mala fe. Tambiйn se refiere a aquellas Decisiones del Centro en las que se vincula el registro de mala fe a la utilizaciуn de mala fe.

- Por ъltimo, se refiere a una carta de requerimiento que remitiу al Demandado, por burofax, el 25 de abril de 2007, sin que pudiera ser entregado por ser, al parecer, un “destinatario desconocido”, sin que le constase ningъn otro domicilio para notificar ese requerimiento.

- Finalmente alega el contenido de los preceptos relativos a la Ley Espaсola de Marcas que establecen a la prohibiciуn de usar un signo idйntico o semejante al registrado, en redes de telecomunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio.

- La demanda termina solicitando que el nombre de dominio sea transferido al Demandante.

B. Demandado

El Demandado al contestar a la demanda alega bбsicamente lo siguiente:

- Hace unas primeras consideraciones respecto a que la Demandante no se denomina realmente “CCM Caja Castilla La Mancha” sino que la denominaciуn oficial protegida en sus Estatutos es la de “Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha”.

- Aсade que Castilla es una denominaciуn geogrбfica que se utiliza tanto para designar la Comunidad Autуnoma Espaсola de Castilla-La Mancha como la Comunidad Autуnoma de Castilla-Leуn, por lo que el tйrmino “Castilla” es un topуnimo que puede ser utilizado por innumerables personas fнsicas y jurнdicas y que poseen, incluso, otras entidades crediticias.

- Resalta el hecho de que el nombre de dominio que registrу la Demandante fue <ccm.es> el 22 de enero de 1997 y es el que viene utilizando hasta la actualidad para entrar en su sitio Web donde publicita sus productos y servicios, resaltando siempre, la marca CCM pero sin hacer referencia al tйrmino “Castilla La Mancha”. Esto significa que la Demandante quiso darse a conocer bajo la marca CCM pues, en otro caso, habrнa registrado el dominio cuestionado <cajacastilla.com> que no fue registrado por el Demandado hasta el 30 de agosto de 2002.

- Tampoco registrу la Demandante hasta el aсo 2005 otros nombres de dominio como son <cajacastillalamacha.com>, <cajacastillalamancha.es> y <cajacastillalamancha.org>, ni tiene registrado el nombre de dominio <cajacastilla.es>, que lo fue por la editorial San Millбn S.L., el 29 de noviembre de 2005. En la actualidad estбn sin registrar los nombres de dominio <cajacastilla.org> y <cajacastilla.net>.

- Alega que las marcas base de la demanda proceden de un expediente de renovaciуn y fusiуn de una serie de marcas que no se conocen, ya que no se aporta prueba ni datos sobre las mismas, con fecha de resoluciуn de los aсos 2003 y 2005. En opiniуn del Demandado esto significa que las 3 marcas en las que se apoya la demanda fueron publicadas con posterioridad al registro del nombre de dominio <cajacastilla.com>.

- Igualmente acompaсa datos sobre diversas marcas que consisten en la denominaciуn CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CASTILLA y CAJA DE CASTILLA Y LEУN, conteniendo ambas los tйrminos “Caja” y “Castilla”. Ambas marcas son respectivamente de los aсos 1991 y 1992, encontrando en este dato el Demandado la explicaciуn por la que la Demandante optу por darse a conocer por el tйrmino CCM aunque ahora pretenda cambiar de estrategia.

- Rebate la afirmaciуn que se contiene la demanda de que la Demandante es la ъnica entidad crediticia espaсola que utiliza el tйrmino “Castilla” en su denominaciуn social y en sus registros de marca puesto existe la entidad “Banco de Castilla” que es titular del nombre de dominio <bancocastilla.es>.

- De todo ello concluye el Demandado que la Demandante ha venido actuando voluntariamente hasta la actualidad bajo la marca CCM y el nombre de dominio <ccm.es> que es realmente el vocablo por el que se la conoce.

- Afirma que no existe confusiуn alguna entre el nombre de dominio <cajacastilla.com> y las marcas de la Demandante al no poseer aquйl ni las letras “CCM” ni los tйrminos “La Mancha”. Ademбs son muchos los interesados que usan el vocablo “Castilla” que no puede ser reclamado en exclusiva por la Demandante.

- Asegura no haber tenido conocimiento de la existencia de las marcas de la Demandante hasta que recibiу la demanda ya que estas marcas, en opiniуn del Demandado, no tienen el carбcter de notorias.

- Justifica el registro del nombre de dominio en un proyecto de inversiуn en la provincia de Zamora (Comunidad Autуnoma de Castilla-Leуn) que no ha podido ser todavнa materializado debido a su envergadura y las necesidades financieras que ello conlleva.

- Alega el Demandado que nunca ha podido hacer uso malintencionado o desleal del nombre de dominio.

- Respecto a la inexistencia de mala fe en el registro se argumenta que el nombre de dominio fue inscrito 5 aсos despuйs de que la Demandante optase en 1997 por identificarse y registrar el nombre de dominio <ccm.es> y utilizarlo para entrar en su Web.

- Con respecto al бrea geogrбfica de residencia de ambas partes, argumenta que Espaсa estб dividida en 17 Comunidades Autуnomas y 2 Ciudades Autуnomas y que la Demandante no tiene ninguna oficina en la Comunidad de Galicia que es donde reside el Demandado, ni tampoco en ninguna otra provincia limнtrofe a la Comunidad Autуnoma de Galicia. Todo ello le permite concluir el desconocimiento de las marcas de la Demandante y afirmar que no existe ninguna marca denominada CAJA CASTILLA por lo que es imposible que actuara de mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ya que la marca ni es idйntica ni siquiera similar al nombre de dominio.

- Combate el uso de mala fe alegando que el registro del nombre de dominio no impide que la Demandante refleje sus marcas como nombre de dominio ya que las marcas no consisten en la denominaciуn CAJA CASTILLA.

- En cuanto a la imposible localizaciуn del Demandado y haber sido devuelto ese burofax que en su dнa se envнo, alega que comunicу en tiempo y forma al Registrador el cambio de direcciуn y que no es responsabilidad suya si йste no lo ha reflejado en la base de datos relativa al nombre de dominio.

- Por todo ello, el Demandado solicita que se rechace la demanda.

6. Debate y conclusiones

El pбrrafo 4.a) de la Polнtica exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:

(i) Que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos.

(ii) Que el Demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio y,

(iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

Teniendo en cuenta que la Demandante es una entidad espaсola y que varios de sus registros de marca son espaсoles, asн como que el Demandado es tambiйn de nacionalidad y residencia espaсolas, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Polнtica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaсol.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante alega que existe indudable similitud entre sus marcas CCM CAJA CASTILLA LA MANCHA y el nombre de dominio <cajacastilla.com> porque los vocablos “Castilla La Mancha” indican el origen del servicio que presta y, por tanto, dentro de esa denominaciуn, el tйrmino “Castilla” es bбsico. Aсade que el anagrama “CCM” es identificado por el pъblico general como las iniciales que corresponden a cada uno de los sustantivos que componen su denominaciуn. Y finalmente, completa su argumento con la afirmaciуn de que el usuario espaсol identifica una ъnica “Caja Castilla” que no es otra de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha.

El Demandado se opone alegando que el vocablo “Castilla” es una denominaciуn geogrбfica que comparten las Comunidades Autуnomas espaсolas, Castilla La Mancha y Castilla Leуn por lo que, como tal topуnimo es utilizado por innumerables personas fнsicas y jurнdicas, incluidas otras entidades crediticias como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castilla o la Caja de Castilla y Leуn asн como el Banco de Castilla cuya direcciуn Web es “www.bancocastilla.es”. Asimismo, afirma que la expresiуn que realmente identifica a la Demandante y ha querido proteger desde su creaciуn son las siglas “CCM” que destaca en sus marcas y eligiу para registrar su primer nombre de dominio <ccm.com>, en 1997.

Una vez examinados todos los antecedentes y alegaciones de las Partes, el Experto ha de hacer las siguientes consideraciones.

En el caso examinado, las marcas de la Demandante, ademбs de estar formadas por la denominaciуn geogrбfica “Castilla La Mancha”, contienen la palabra “Caja” y las siglas “CCM”. Sin embargo, las marcas del Demandante, que en su conjunto gozan de distintividad, no se encuentran incorporadas en su totalidad en el nombre de dominio. En particular, el elemento mбs distintivo de las marcas, “CMM”, no se incluye en el nombre de dominio.

Por ello, haciendo una comparaciуn directa entre el nombre de dominio y las marcas del Demandante, el Experto considera que no puede entenderse que exista identidad ni semejanza capaz de producir confusiуn entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante pues los ъnicos tйrminos que podrнan entrar en conflicto con dicho nombre de dominio son la palabra “Caja” y la indicaciуn geogrбfica “Castilla”, no siendo distintivos ambos tйrminos. En efecto, el tйrmino “Caja” es de uso habitual tanto en marcas como en nombres de dominio, y la palabra “Castilla” por si sola (cuando utilizada como denominaciуn geogrбfica) no estб tнpicamente protegida por la UDRP, como han declarado diversas Decisiones del Centro.

Por tanto, el Experto concluye que no se cumple el primer requisito de la Polнtica, contenido en el pбrrafo 4(a).

No cumpliйndose este primer requisito no procede entrar a examinar si concurren los demбs.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico