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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI
DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra v. Viajes Navarra, S.L.
Caso No. D2008-1035
1. Las Partes
La Demandante es Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra con domicilio en Pamplona, Navarra, EspaГ±a, representada por Herrero & Asociados.
La Demandada es Viajes Navarra, S.L. con domicilio en Pamplona, Navarra, EspaГ±a representada por Ignacio Subiza Abogados.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <claveviajes.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2008. El 9 de julio de 2008 el Centro enviГі a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vГa correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en cuestiГіn. DespuГ©s de un recordatorio del Centro, el 14 de julio de 2008, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviГі al Centro, vГa correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto administrativo, tГ©cnico y de facturaciГіn.
El Centro verificГі que la Demanda cumplГa los requisitos formales de la PolГtica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la “PolГtica”), el Reglamento de la PolГtica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la PolГtica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los pГЎrrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de julio de 2008. De conformidad con el pГЎrrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 14 de agosto de 2008. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de agosto de 2008. Sin embargo, por exceder del lГmite de palabras establecido en el pГЎrrafo 5(b)(i) del Reglamento y pГЎrrafo 10(b) del Reglamento Adicional se solicitГі que se presentarГЎ una versiГіn corregida de la contestaciГіn antes del 13 de agosto de 2008, tal y como finalmente ocurriГі.
El Centro nombrГі a Manuel Moreno-Torres, JosГ© Carlos Erdozain y Luis Larramendi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de octubre de 2008, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. CuestiГіn procesal previa
El Centro notificГі a la Demandada el incumplimiento del pГЎrrafo 5 (b)(i) del Reglamento y pГЎrrafo 10(b) del Reglamento Adicional por lo que se le concediГі un nuevo plazo para subsanar la deficiencia detectada. Una vez presentada la misma el Centro notificГі a las partes en los tГ©rminos del artГculo 2(h) del Reglamento la comunicaciГіn efectuada por la Demandada.
Que la parte Demandante enviГі alegaciones en respuesta a la contestaciГіn a la Demanda en el presente procedimiento con fecha de 13 de agosto de 2008.
Que este Grupo de Expertos, en los tГ©rminos que el Centro advirtiГі a la Demandante le recuerda que el Reglamento sГіlo prevГ© la presentaciГіn de la Demanda por la Demandante y de la contestaciГіn por la Demandada. La presentaciГіn de documentaciГіn adicional no estГЎ expresamente prevista, salvo que sea consecuencia de una notificaciГіn de deficiencias en la Demanda o ContestaciГіn o lo solicita el Grupo Administrativo de Expertos. Por ello, y haciendo uso de las facultades que le reconoce a este Grupo de Expertos el artГculo 10 del Reglamento se acuerda no admitir las mencionadas alegaciones efectuadas por la Demandante contra la ContestaciГіn de la Demanda.
5. Antecedentes de Hecho
Se consideran hechos probados y no controvertidos los siguientes:
La Demandante es la Caja de Ahorros de Navarra, titular de los derechos que el ordenamiento jurГdico le reconoce en relaciГіn a las marcas nГєmero 2113857 CLAVE VIAJES en clase 16 y nГєmero 2113858 CLAVE VIAJES en clase 39. Los efectos marcarios a tales signos se les reconocen desde 16 de septiembre y 16 de noviembre de 1997 respectivamente.
La Demandante tiene licenciado el uso de tales marcas a una entidad filial, Clave Viajes, S.A. de la que ostenta el 50% del capital social y, cuya actividad principal consiste en la contrataciГіn de servicios turГsticos en tanto agencia de viajes a clientes de la Demandante.
La Demandada es titular del Nombre de Dominio en disputa desde el 26 de febrero de 2001 y desde enero de 2003 tiene redirigido a las webs de su propiedad bajo los nombres de dominio: <viajesnavarra.es>, <viajesnavarra.com> y <viajesnavarra.grupostar.com>.
Que la actividad desarrollada por la licenciataria de las marcas y la Demandada es coincidente; la intermediaciГіn en la contrataciГіn de servicios turГsticos.
6. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante fundamenta su pretensiГіn como sigue:
La Caja de Ahorros de Navarra es titular de las marcas registradas idГ©nticas al Nombre de Dominio en disputa, es decir, <claveviajes.com> que identifica a la agencia de viajes, Clave Viajes, S.A. que pertenece al grupo de la Caja de Ahorros de Navarra. Por tanto, Clave Viajes es la agencia de viajes de la Demandante.
Para ello aporta justificante de sus derechos marcarios registrados asГ como abundantГsima documentaciГіn sobre la relaciГіn entre la Demandante y la usuaria de las mismas.
Por cuanto antecede concluye que el Nombre de Dominio en disputa, <claveviajes.com> es idГ©ntico a las marcas de las que es titular.
Por lo que se refiere al segundo de los requisitos establecidos por la PolГtica considera que la Demandada carece de derechos o intereses legГtimos para ser titular del Nombre de Dominio en disputa por no ser titular de marcas registradas ni de una razГіn social que pudiera apoyar su pretensiГіn.
Considera, por lo demГЎs, que la Demandada es una agencia de viajes llamada Viajes Navarra, S.L. que opera en el mercado con dicho nombre y que en consecuencia, la Caja de Ahorros de Navarra ni le ha licenciado la marca ni le ha autorizado el uso de la misma, fundamentalmente porque es competencia directa con la Agencia de viajes de su propiedad, Clave Viajes, S.A..
En fin, y por lo que se refiere a la argumentaciГіn de la Demandante a propГіsito de este segundo requisito considera que la Demandada es conocida por Viajes Navarra y por esa razГіn tiene registrados con tal denominaciГіn un nombre comercial y un rГіtulo de establecimiento ante la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas
En consecuencia, considera que se da el segundo de los requisitos establecidos por la PolГtica.
Finalmente, en cuanto al tercero de los requisitos alega que la Demandada se dedica a la misma actividad que la empresa licenciataria de la marca, por lo cual entiende que se estГЎ utilizando el Nombre de Dominio para atraer internautas a su pГЎgina web.
De esta manera, la Demandada se estГЎ lucrando de la fama y prestigio de la Demandante por lo que la conducta de aquГ©lla debe encuadrarse en artГculo 4(b)(iii) y (iv) de la PolГtica.
Por lo anteriormente expuesto considera la Demandante que se cumplen los tres requisitos exigidos por la PolГtica para que el Nombre de Dominio en disputa le pueda ser transferido.
B. Demandada
Manifiesta la Demandada que no es cierto que la sociedad mercantil Clave Viajes, S.A. sea la agencia de viajes de Caja Navarra pues la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra es una entidad financiera que no tiene sentido que defienda la titularidad de una marca de servicios de viajes, sobre todo para afirmar que existe confusión entre los productos de la Demandante y la Demandada. Por eso cae en la ficción de decir que tiene una agencia de viajes “suya”.
Dice la Demandada que es “cierto que la Demandante es titular de una marca idéntica al nombre de dominio <claveviajes.com>, pero la confusión no nace de esta identidad sino de que se ha registrado como marca un nombre tan genérico que carece de naturaleza identificatoria”. Y continúa diciendo que “al registrarse como marca un nombre tan genérico es lógico que ocurran confusiones con el resto de dominios y marcas”.
Por otra parte y en cuanto al segundo de los requisitos exigidos por la PolГtica alega la Demandada que para poder ser titular de un nombre de dominio no se exige ni tener una marca registrada, ni tener una razГіn social con el mismo nombre, por lo tanto estos criterios nunca podrГЎn ser exigidos como requisitos de legitimidad para registrar un nombre de dominio.
A este respecto, considera que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra no es titular de una denominación o razón social como Clave Viajes, S.A. al pertenecer en todo caso a la mercantil Clave Viajes, S.A. pero en ningún caso a la Demandante de la que no posee mas que un 50% en su capital social. Asà pues, se pregunta la Demandada “¿Puede otro socio de “Clave Viajes, S.A.” reivindicar para si el uso exclusivo de la denominación social?”.
Por lo demГЎs la Demandada considera que ostenta derecho legГtimo al Nombre de Dominio en disputa pues ha venido utilizando el mismo desde el aГ±o 2003 a travГ©s de un servicio de redireccionamiento a la pГЎgina web en la que ofrece sus servicios; que no ha recibido ninguna reclamaciГіn hasta marzo de 2007; que la Demandante no tiene derecho a utilizar el tГ©rmino “agencia de viajes” o sГіlo “viajes”; que ambas partes concurren en mercados diferentes; y que la Demandada hace un uso legГtimo del Nombre de Dominio <claveviajes.com> sin intenciГіn de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empaГ±ar el buen nombre de la marca de producto o de servicios CLAVE VIAJES con ГЎnimo de lucro.
Pero ademГЎs manifiesta la Demandada que no se ha registrado el Nombre de Dominio con el fin de perturbar la actividad de un competidor, ni tampoco se utiliza el Nombre de Dominio para atraer clientes. Si algГєn cliente de la Demandante llegara a la web de Viajes Navarra, S.A. desde la primera pГЎgina se ve que estГЎ en una pГЎgina de una agencia de viajes que nada tiene que ver con la entidad financiera.
7. Debate y conclusiones
El PГЎrrafo 15(a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos resolverГЎ la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la PolГtica y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables por lo que ante el hecho de que las partes intervinientes en este procedimiento administrativo son de nacionalidad espaГ±ola serГЎ de aplicaciГіn las leyes espaГ±olas y comunitarias en materia de propiedad industrial, Tiempo Libre, S.A. v. Virtual Adventures Online S.L.,
Caso OMPI No. D2007-0448.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn
La Demandante ha demostrado que es titular de sendas marcas CLAVE VIAJES, ademГЎs de venir realizando un uso efectivo de las mismas en el mercado espaГ±ol a travГ©s de una entidad filial, como es la sociedad mercantil Clave Viajes, S.A.
A este respecto, es menester advertir que el anГЎlisis de este primer elemento de la PolГtica se realiza por la simple comparaciГіn denominativa entre los tГ©rminos en disputa sin que la clase marcaria de la que el Demandante sea titular deba ejercer influencia alguna. En este sentido, “...a la vista de las alegaciones del Demandado, que la confrontaciГіn entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante se desenvuelve estrictamente entre uno y otra, y no alcanza por lo tanto el ГЎmbito de productos y servicios para los que la marca estГ© concedida [arg. ex artГculo 4 a) i) de la PolГtica Uniforme” Freixenet S.A. v. L&T,
Caso OMPI No. D2001-1104.
Pues bien, demostrada la titularidad de la marca, resulta palpable que entre la marca “CLAVE VIAJES” y el nombre de dominio <claveviajes.com> existe identidad total.
En consecuencia, este Grupo de Expertos considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este primer requisito del artГculo 4 (a)(i) de la PolГtica, por ser idГ©ntico el Nombre de Dominio en disputa a las marcas titularidad de la Demandante.
B. Derechos o intereses legГtimos
En el presente caso es preciso partir del uso generalizado que la Demandante ha venido realizando de los derechos marcarios reconocidos por la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas desde el aГ±o 1998, consiguiendo cumplir con la funciГіn propia de las marcas, es decir, identificar y distinguir los servicios o productos a los que se aplica.
Pues bien, no existe prueba de que la Demandada sea normalmente conocida por el Nombre de Dominio en disputa, antes al contrario, los derechos de los que es titular en la Oficina Española de Patentes y Marcas se refieren a los términos “Viajes Navarra” exclusivamente, por lo que debemos entender que es conocido en el tráfico por tal denominación.
Tampoco existe un contrato de licencia entre ambas partes y, tampoco se ha demostrado la existencia de una autorizaciГіn de uso de la marca o del Nombre de Dominio en disputa a favor de la Demandada.
El Гєnico uso que realiza la Demandada del Nombre de Dominio en disputa, que coincide en su integridad con los derechos marcarios de la Demandante, es el redireccionamiento al sitio web “www.viajesnavarra.com” para vender servicios similares sino idГ©nticos, por lo que a la vista del comГєn domicilio de las partes en Navarra, asГ como teniendo en cuenta la misma actividad de la Demandada y la licenciataria de la Demandante, entendemos que el uso del Nombre de Dominio en disputa se encuentra dirigido a derivar potenciales consumidores a una pГЎgina web de una compaГ±Гa competidora, como es la Demandante.
Por lo demГЎs, habiendo quedado demostrado que la Demandante es el titular de las marcas que coinciden con el Nombre de Dominio en disputa entiende la mayorГa del Grupo de Expertos que se da uno de los supuestos de hecho que se introducen en el artГculo 34 de la Ley de Marcas EspaГ±ola (“cualquier signo idГ©ntico que por ser idГ©ntico o semejante a la marca y por ser idГ©nticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusiГіn del pГєblico; el riesgo de confusiГіn incluye el riesgo de asociaciГіn entre el signo y la marca”) lo que abocarГa a calificar como ilegГtimo el uso que estГЎ realizando la Demandada y por tanto, la Demandante o su licenciataria podrГЎ prohibir “usar el signo en redes de comunicaciГіn telemГЎticas y como nombre de dominio”.
Es por ello que la mayorГa de este Grupo de Expertos considera que la Demandante ha probado el cumplimiento de este segundo requisito del artГculo 4 (a)(ii) de la PolГtica.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de tres circunstancias determinantes: 1) las marcas propiedad de la Demandante han de calificarse como conocidas en el sector geogrГЎfico en el que se desenvuelven, es decir, la Comunidad Foral de Navarra; 2) el registro de las marcas CLAVE VIAJES es anterior al del registro del nombre de dominio por la Demandada; y 3) el conjunto de los derechos a los signos distintivos propiedad del Demandante debГan ser sobradamente conocidos por la Demandada cuando efectuГі el registro del Nombre de Dominio en disputa, por razГіn del sector de la actividad a la que se dedican la Demandada y la filial de la Demandante, licenciataria de las marcas: la gestiГіn de viajes turГsticos.
Por tanto, y en cuanto a las circunstancias que rodeaban a la marca al momento del registro del Nombre de Dominio <claveviajes.com>, la Demandante ha demostrado que la marca CLAVE VIAJES era muy conocida por razГіn de la amplia difusiГіn de la misma en Navarra. Consecuentemente, la Demandada, Viajes Navarra, S.L. no podГa razonablemente ignorar la existencia de la compaГ±Гa Clave Viajes, SA. ni la vinculaciГіn de Г©sta con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, ni por ello de la existencia de derechos sobre el tГ©rmino “Clave Viajes”. En este sentido es necesario traer a colaciГіn el artГculo 4 de la RecomendaciГіn Conjunta relativa a las disposiciones sobre la ProtecciГіn de las Marcas y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos en Internet adoptada por la Asamblea de la UniГіn de ParГs para la ProtecciГіn de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OrganizaciГіn Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigГ©simo sexta reuniГіn del 24 de septiembre a 3 de octubre de 2001.
En fin, bajo estas circunstancias se puede concluir que debГa existir un conocimiento previo de la marca por la Demandada lo que abocarГa a declarar el registro como de mala fe. En este sentido Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.,
Caso OMPI No. D2002-0830.
Pues bien, esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legГtimos sobre el tГ©rmino “Clave Viajes” por parte de la Demandada, permite concluir que el registro del Nombre de Dominio <claveviajes.com> se produjo de mala fe, pues la Demandada no podГa ignorar que con ello estarГa, como mГnimo, obstaculizando la posiciГіn de un tercero.
Por lo que se refiere al uso de mala fe, la situaciГіn cabrГa encuadrarla en varios de los supuestos enunciativos del pГЎrrafo 4(b) de la PolГtica.
Por una parte, en la actualidad el registro del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada, impide que la Demandante refleje sus marcas en el Nombre de Dominio.
AdemГЎs, quizГЎ la situaciГіn mГЎs evidente se produce al momento del desvГo de usuarios al sitio web de la Demandada aprovechando la difusiГіn de la marca de la Demandante. AsГ, diversas decisiones bajo la PolГtica han considerado anteriormente que atraer trГЎfico de Internet o desviar el mismo a un sitio web donde se venden productos o servicios de un competidor utilizando un nombre de dominio idГ©ntico o confusamente similar es prueba de la mala fe conforme al pГЎrrafo 4(b)(iv) de la PolГtica. En este sentido, Edmunds.com v. Ult. Search, Inc,
Caso OMPI No. D2001-1319 o Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, Inc,
Caso OMPI No. D2000-1774.
De esta manera la mayorГa del Grupo de Expertos considera probada la mala fe de la Demandada, tanto en el registro, como en la utilizaciГіn del Nombre de Dominio en disputa, y por ello cumplido el requisito de la mala fe en el registro y el uso establecido por el pГЎrrafo 4(a)(iii) de la PolГtica.
8. DecisiГіn
Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4(i) de la PolГtica y 15 del Reglamento, la mayorГa del Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <claveviajes.com> sea transferido al Demandante.
Manuel Moreno-Torres Experto Presidente |
JosГ© Carlos Erdozain Experto (OpiniГіn Particular) |
Luis de Larramendi Experto |
Fecha: 27 de octubre de 2008
OpiniГіn Particular
Mediante la siguiente opiniГіn particular me permito disentir del parecer mayoritario de mis colegas Expertos por las siguientes razones:
En primer lugar, en relaciГіn con el requisito primero establecido en la PolГtica (relativo, como es conocido, a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn), no hay duda, y respaldo la opiniГіn mayoritaria en este sentido, de que aquel se da plenamente. Suscribo las razones argГјidas por el Grupo de Expertos.
Respecto del segundo requisito, sobre la ausencia de derechos o intereses legГtimos de la Demandada en el Nombre de Dominio en disputa, creo que, efectivamente, la Demandada carece de ambos, alternativamente considerados. Quiero recalcar que mi opiniГіn se emite en el marco de la PolГtica y se basa en la constancia, a juicio del Experto, de que se dan las circunstancias previstas en el pГЎrrafo (4)(c) de la PolГtica, las cuales vinculan, no se olvide, a ambas partes en el presente procedimiento. AsГ pues, mi opiniГіn no prejuzga los derechos o intereses legГtimos que pueda ostentar la Demandada a la luz de otras disposiciones normativas, o de otras pruebas de uso que pueda aportar en otro procedimiento.
Siguiendo el hilo fundamental de mi opiniГіn, pues, en relaciГіn con este segundo requisito, a la vista de las pruebas documentales aportadas por las partes, y de lo que establece la PolГtica, asГ como de diversas decisiones bajo la PolГtica, es claro que:
1. La Demandada no ha probado haber sido conocido por el Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a la presentaciГіn de la controversia (cfr. PГЎrrafo 4(c)(ii) de la PolГtica), sino mГЎs bien todo lo contrario. De hecho, como la Demandada afirma en su Escrito de ContestaciГіn i) la pГЎgina web bajo el Nombre de Dominio en disputa se redirecciona a la contenida bajo los nombres de dominio <viajesnavarra.es> y <viajesnavarra.com> (cfr. pГЎg. 10 del Escrito de ContestaciГіn), siendo Г©sta, de hecho y de derecho, la denominaciГіn social de la Demandada por la que “es conocida en Internet” (cito casi literalmente del Escrito de ContestaciГіn).
2. La Demandada no ha probado haber hecho uso del Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a haber recibido noticia de la reclamaciГіn de la Demandante (cfr. pГЎrrafo 4(c)(i) de la PolГtica). De nuevo, las afirmaciones vertidas por la Demandada en su Escrito de ContestaciГіn van, todas ellas, a demostrar, mГЎs bien, que la Demandada es una entidad implantada de antiguo en la zona de la Comunidad Foral de Navarra, y que se le ha conocido bajo la denominaciГіn social de la que es titular, es decir, Viajes Navarra, S.L. De nuevo, me baso al emitir esta opiniГіn en lo que la Demandada afirma en la pГЎgina 10 de su Escrito de ContestaciГіn, y mГЎs concretamente, en lo que se seГ±ala en el pГЎrrafo cuarto de dicha pГЎgina.
La afirmaciГіn vertida por la Demandada en el sentido de que sГ ha hecho uso del Nombre de Dominio en disputa, y que tal uso lo acredita mediante la prueba documental de registro del mismo y de la contrataciГіn del servicio de redireccionamiento a los otros nombres de dominios <viajesnavarra.es> y <viajesnavarra.com> no atestigua por sГ misma “uso efectivo” del Nombre de Dominio en disputa. Sobre esta cuestiГіn del concepto de “uso efectivo” tendrГ© oportunidad de referirme posteriormente, pero estima este Experto, en este punto, que la sola menciГіn, y prueba, del hecho del registro del Nombre de Dominio en disputa no permite inferir la existencia de un uso real, de una difusiГіn verdadera, del Nombre de Dominio en disputa en el sentido exigido por la PolГtica en el parГЎgrafo arriba seГ±alado, en virtud del cual la PolГtica, mГЎs bien, trata de conceder a la Demandada la oportunidad de defender la existencia de un interГ©s legГtimo en la titularidad del Nombre de Dominio en disputa aun cuando carezca de derechos marcarios plenamente registrados, siendo que tal interГ©s se acredita mediante una oferta de buena fe de productos y servicios.
En este sentido, no dudo de que la Demandada sea conocida en el entorno “fuera de lГnea”, y de que tenga un largo periplo comercial a sus espaldas, pero de lo que se trata en este debate es de demostrar que ese uso comercial de “denominaciones” protegidas se ha producido a travГ©s de Internet y por medio, precisamente, del Nombre de Dominio en disputa. AquГ la Demandada no ha probado suficientemente esta circunstancia, a juicio de este Experto.
3. De hecho, por las mismas razones que acabo de exponer, entiendo que tampoco se da la circunstancia enumerada con (iii) del parГЎgrafo 4(c) de la PolГtica, esto es, que la Demandada tampoco ha sido capaz de demostrar que ha hecho “un uso legГtimo y leal” o “no comercial” del Nombre de Dominio en disputa. Lo primero, porque parto de la premisa probada de que no ha acreditado la Demandada “uso efectivo” del Nombre de Dominio en disputa con anterioridad a la manifestaciГіn de la controversia; lo segundo, porque, a fortiori, precisamente el uso reclamado por la Demandada es comercial, lo que excluirГa, por principio, la aplicaciГіn de la norma citada.
Para concluir, aunque es cierto que la PolГtica aclara que las arriba mencionadas son circunstancias a tener en cuenta “entre otras”, de las pruebas presentadas por las partes y de los argumentos empleados, concluyo que la Demandada no ha sido capaz de demostrar un derecho o un interГ©s legГtimo sobre el Nombre de Dominio en disputa que prevalezca frente al esgrimido por la Demandante, basado en sus derechos de marca sobre el tГ©rmino “Clave Viajes” (Marcas 2113857 y 2113858, documentos 18 y 19 de la demanda). Pero, repito: esta conclusiГіn debe ser entendida dentro de los estrechos mГЎrgenes de la PolГtica, y no debe ser utilizada fuera de su contexto o sin perjuicio de la mejor acreditaciГіn de la eventual existencia de derechos o intereses legГtimos prevalentes sobre el nombre de dominio, a esgrimir en otros foros de resoluciГіn de conflictos.
Donde realmente discrepo del parecer de mis compaГ±eros Expertos es en la concurrencia del tercero de los requisitos, es decir, en lo que se refiere a la concurrencia (o no) de mala fe en el momento del registro y el uso actual del Nombre de Dominio en disputa.
Mis distinguidos colegas Expertos vienen a basar la existencia de este requisito en el hecho de que la Demandada, dada su condiciГіn de agencia de viajes, y a la vista del sector comercial concreto en que opera, en concurrencia, pues, con el servicio prestado por la Demandante, “razonablemente tendrГa que haber tenido noticia” de la existencia de la marca CLAVE VIAJES, y que, por tanto, Г©sta se asociaba a la imagen corporativa de la Demandante.
El motivo de la discrepancia parte del hecho de que, a juicio de este Experto, la Demandante no ha acreditado haber realizado un “uso efectivo” de la marca CLAVE VIAJES hasta el punto de que la Demandada necesariamente, razonablemente, debГa haber tenido conocimiento de la misma. Es decir, a mi juicio, falta el engarce necesario para poder considerar que la Demandada, en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa y, en cierta medida, tambiГ©n actualmente (o al menos hasta que recibiГі el burofax de requerimiento de la Demandante, cfr. documentos 22 y 23 de la Demanda), conocГa efectivamente la marca de la Demandante y que, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, y usarlo, entra en alguna de las circunstancias a las que se refiere el parГЎgrafo 4(b) de la PolГtica. Y todo ello arranca, repito, de una falta de acreditaciГіn del uso efectivo, extensivo, de la marca del Demandante.
Antes de justificar mi conclusiГіn, creo oportuno asumir las siguientes premisas.
Para empezar, entiendo que el concepto de mala fe del que parte la PolГtica debe entenderse desde un punto de vista subjetivo, a saber: como conocimiento de la existencia de la marca preexistente y voliciГіn de registrar el Nombre de Dominio en disputa y usarlo con intenciГіn de causar un daГ±o al legГtimo titular de la marca del Demandante. Es decir, la mala fe de la que habla la PolГtica consiste en un conocimiento mГЎs un comportamiento.
Luego, basado en la interpretaciГіn de las causas que aparecen en el parГЎgrafo 4(b) de la PolГtica, debe entenderse que se requiere prueba acerca de esa intenciГіn de causar un daГ±o efectivo, que se manifiesta mediante el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa coincidente con una marca previa (conocimiento) y para cuya identificaciГіn la PolГtica Uniforme ofrece algunas pautas (comportamiento), sin querer ofrecer una relaciГіn exhaustiva.
Asimismo, y como complemento de lo anterior, tambiГ©n la jurisprudencia espaГ±ola y su legislaciГіn, parten de que el concepto de mala fe aplicado al uso de marca, debe ser entendido de forma subjetiva, como un conocimiento. AsГ, la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2000 seГ±ala que la mala fe es la “actuaciГіn contraria al estГЎndar de comportamiento que cabe esperar de quien actГєa en unas circunstancias concretas”, y que la mala fe es el “conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello” (cfr. Sentencia de 22 de noviembre de 2001).
Igualmente, la doctrina mГЎs autorizada en la materia (cfr. Lobato) afirma que “la mala fe presupone el conocimiento del derecho de un tercero, pero exige, ademГЎs, que objetivamente se considere que el registro es censurable desde la perspectiva del Ordenamiento jurГdico”.
AsГ pues, y aplicando las normas de Derecho comГєn, es claro e incontrovertible que la mala fe no se presume y su concurrencia exige la prueba correspondiente (tambiГ©n Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1993 y de 8 de junio de 1994, entre otras muchas).
Si analizamos las pruebas documentales aportadas por la Demandante, observamos que de ellas no se permite seguir que i) la Demandante haya hecho un uso tal de la marca CLAVE VIAJES que permita considerar a esta marca como notoria (cfr. pГЎgina 9 de la Demanda), y que, por tanto, era conocida en el momento del registro del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada (criterio del conocimiento); y ii) que Г©sta ha incurrido en alguna de las circunstancias a las que se refiere el pГЎrrafo 4(b) de la PolГtica (criterio del comportamiento). VeГЎmoslo.
Para empezar, las pruebas aportadas por la Demandante y mediante las cuales pretende probar que la marca CLAVE VIAJES era notoria en el momento de registro del Nombre de Dominio, y posteriormente, consisten en folletos publicitarios de entre los aГ±os 1998 hasta prГЎcticamente nuestros dГas. ВїAcredita el sГіlo hecho de la presentaciГіn de estos documentos la notoriedad de una marca, lo que permitirГa presumir que la Demandada conocГa de la misma en el momento del registro? A juicio de este Experto, no: serГa sin duda un elemento necesario en la prueba, pero no suficiente. Como reiteradamente se ha seГ±alado en decisiones bajo la PolГtica , la notoriedad de una marca, o su renombre, debe probarse y no meramente anunciarse, pues, si no, estarГamos ante una mera declaraciГіn de parte (cfr. Allocation Network GmbH v. Steve Gregory,
Caso OMPI No. D2000-0016; Banco AtlГЎntico, S.A. v. Infomax 2020, S.L.,
Caso OMPI No. D2000-0795; y Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar CaГ±as Curto,
Caso OMPI No. D2000-0896, entre otras).
Baso mi razonamiento, asimismo, en el criterio jurisprudencial establecido, entre otras en las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de marzo de 2003 (caso Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV); de 22 de junio de 1999 (caso Lloyd); y 29 de septiembre de 1998 (Caso Canon), entre otras, sin querer ser exhaustivo; o, ya en nuestro ГЎmbito, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sec. 15ВЄ) de 30 de mayo de 2008, tambiГ©n entre otras.
Lo que se puede deducir de esos pronunciamientos jurisdiccionales, que entiendo resultan plenamente aplicables al caso analizado, es que el requerimiento de “uso” o “uso efectivo” de la marca exige que no se trate de un uso simbólico, sino que debe tratarse de un uso real, acorde con la función social de la marca, y para cuya consideración el intérprete habrá de ponderar todos los elementos que permitan adverar la realidad de la explotación comercial.
En este sentido, se admite por la jurisprudencia referenciada como tales la prueba acerca de la cuota de mercado poseГda por la marca; la intensidad, la extensiГіn geogrГЎfica y la duraciГіn de uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporciГіn de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyГ©ndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, asГ como las declaraciones de CГЎmaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (esto Гєltimo extracto de la Sentencia del TJCE en el asunto Canon).
Estas circunstancias, de concurrir, permitirГan adverar que el pГєblico o sector profesional interesado (si de notoriedad estamos hablando) conoce efectivamente la existencia de la marca.
En este orden de cosas, la prueba aportada por la Demandante, y a la que antes me he referido, es escasa para que este Experto pueda apreciar que se da la circunstancia de que el Demandado “estaba en condiciones razonables de conocer” la existencia de las marcas opuestas, y para que, por tanto, pueda el Experto apreciar ese “engarce” jurГdico necesario y suficiente para entender que no sГіlo la Demandada conocГa de la marca de la Demandante, sino que, ademГЎs, procediГі a registrar y usar el Nombre de Dominio en disputa con intenciГіn de competir deslealmente con el titular de la marca.
Y es que, en efecto, aquella prueba se limita a unos folletos publicitarios; pero no acredita la parte datos esenciales para entender cubierto aquel requisito como, por ejemplo, datos de facturaciГіn; datos de nГєmero de viajeros a los que se ha prestado un servicio; nГєmero de oficinas abiertas al pГєblico; publicidad contratada en periГіdicos de gran difusiГіn regional o nacional; declaraciones de CГЎmaras de Comercio o asociaciones especializadas que afirmen el carГЎcter conocido o notorio de la marca en el sector profesional de referencia, etc.
Es decir, parece como si la Demandante diera por sentada la mala fe de la Demandada por el solo hecho de que coincida el Nombre de Dominio en disputa con una marca suya anterior, y ese modo de razonar, si es que se fuera cierto, es incorrecto en tГ©rminos de la PolГtica, como viene a demostrar el elenco de circunstancias a las que se refiere el parГЎgrafo 4(b) de la misma.
Como se ha indicado anteriormente, la mala fe no se presume, y hay que probarla, y en el cumplimiento de esa carga procesal, a juicio de este Experto, la Demandante ha fallado.
Yendo a lo concreto, y escrutando los supuestos previstos en la PolГtica, de la prueba aportada por la Demandante no veo que la Demandada: i) haya registrado el Nombre de Dominio en disputa “fundamentalmente” con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo al Demandante: esto ni se discute; ii) haya registrado el Nombre de Dominio con el fin de impedir que el Demandante refleje su marca a travГ©s de aquГ©l: de hecho, la Demandante registrГі el Nombre de Dominio <claveviajes.es> poco despuГ©s que lo hiciera la Demandada, en 2001 y desde entonces hasta 2007 han convivido, en apariencia pacГficamente, sin que la Demandante se haya visto impedido de acceder a Internet; iii) haya registrado y estГ© usando el Nombre de Dominio con un ГЎnimo de querer perturbar la actividad comercial de un competidos: precisamente por lo anterior, si durante seis aГ±os han venido conviviendo pacГficamente ambos nombres de dominio, <claveviajes.es> y <claveviajes.com >, poca perturbaciГіn podrГa apreciarse; y, finalmente, iv) tampoco parece que el registro y uso del Nombre de Dominio en disputa haya buscado para atraer usuarios de Internet, con ГЎnimo de lucro, al sitio web agregado bajo el Nombre de Dominio en disputa: siendo el Demandado una empresa asentada en el sector de las agencias de viaje, afiliada a organizaciones internacionales y de la que no cabe predicar o presumir una actividad fraudulenta, no parece razonable estimar que esa ha sido la finalidad del registro y uso del nombre de dominio (cfr. Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar CaГ±as Curto,
Caso OMPI No. D2000-0896).
Lo anterior no quita, y quiero dejarlo claro, para que la soluciГіn al conflicto que se ha planteado no tenga una soluciГіn mГЎs acorde a Derecho, ya en el ГЎmbito de la propia Ley de Marcas y, concretamente, de su artГculo 34.3.e) en conexiГіn con el apartado segundo del mismo precepto.
Porque en ese ГЎmbito legal, ya poco importa que haya habido (o no) motivaciones subjetivas del presunto infractor del derecho de marca opuesto; poco importa que un demandante pruebe que la contraparte ha llevado a cabo un comportamiento conocidamente infractor, o no. Lo que importa realmente es la prueba acerca de la existencia de una marca anterior, de la existencia del nombre de dominio coincidente, y, consecuentemente, que se dГ© el ejercicio del derecho de marca, que confiere a su titular el poder de impedir que cualquier tercero utilice como identificador de Internet un Nombre de Dominio que coincida con su marca registrada. Cambia, por tanto, el enfoque: el anГЎlisis es ya eminentemente objetivo, no basado en apreciaciГіn de mala fe (subjetiva). Pero aquel anГЎlisis objetivo escapa a la estructura subjetiva sobre la que se asienta la PolГtica Uniforme, que, a estos efectos, se ocupa de casos mucho mГЎs limitados en su base fГЎctica de lo que ocurre con el que ha venido a nuestras manos.
Por tanto, a juicio de este Experto, lo correcto hubiera sido desestimar la Demanda por falta de prueba acerca de la mala fe de la Demandada en el registro y uso del Nombre de Dominio (de corte subjetivo), sin perjuicio del derecho que asistirГa al Demandante de iniciar acciones judiciales sobre la base (objetiva) del art. 34 de la Ley de Marcas espaГ±ola (vГ©ase a tal efecto, la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria de fecha 2 de julio de 2007).
JosГ© Carlos Erdozain Experto (OpiniГіn Particular) |
Fecha: 27 de octubre de 2008