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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ConsejerГ­a de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Paul Strid

Caso No. D2008-1702

1. Las Partes

La Demandante es la ConsejerГ­a de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con domicilio en Madrid, EspaГ±a representada por Herrero & Asociados, EspaГ±a.

El Demandado es el seГ±or Paul Strid, con domicilio en Pensilvania, Estados Unidos de AmГ©rica.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <saludmadrid.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es DomainPeople, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre de 2008. El 7 de noviembre de 2008 el Centro envió a DomainPeople, Inc. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. Luego de dos recordatorios, el 14 de noviembre de 2008 DomainPeople, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo y técnico.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 19 de noviembre de 2008 solicitando la enmienda de la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 20 de noviembre de 2008. El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2008. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 11 de diciembre de 2008. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de diciembre de 2008.

El Centro nombrГі a Rodrigo Velasco Santelices como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 13 de enero de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto Гљnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante ha presentado la Demanda en espaГ±ol y ha solicitado que Г©ste sea el idioma de procedimiento, debido a que las comunicaciones intercambiadas con el Demandado se han realizado en espaГ±ol, y la pГЎgina Web a la que redirecciona el nombre de dominio <saludmadrid.com> aparece en espaГ±ol. A su vez, teniendo en cuenta que cuando el Centro de Arbitraje y MediaciГіn le enviГі a la Demandante, con fecha 14 de noviembre de 2008, una notificaciГіn solicitando justificaciГіn de por quГ© el idioma del procedimiento debГ­a ser en espaГ±ol, el propio Demandante con fecha 19 de noviembre de 2008 envГ­iГі un correo electrГіnico al Centro indicando que Г©l no tenГ­a problema alguno en que el procedimiento fuese en espaГ±ol. En consecuencia, el Experto ha aceptado la solicitud de la Demandante para que el idioma del procedimiento sea el espaГ±ol.

Con fecha 19 de diciembre de 2008 la Demandante presentГі DocumentaciГіn Adicional, a la cual de acuerdo con los pГЎrrafos 10 y 12 del Reglamento, el Centro acusГі debidamente recibo.

4. Antecedentes de Hecho

La ConsejerГ­a de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid es un organismo pГєblico al que le corresponde la propuesta, el desarrollo, la coordinaciГіn y el control de la ejecuciГіn de las polГ­ticas del gobierno de la Comunidad de Madrid en materias de Salud.

El signo SALUD MADRID se constituye como logotipo del Servicio MadrileГ±o de la Salud dentro de la ConsejerГ­a de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Dicho signo es utilizado en todos los ГЎmbitos relacionados con la disciplina de la Salud PГєblica de la Comunidad de Madrid. El Servicio MadrileГ±o de la Salud se constituye a travГ©s de DECRETO 14/2005, de 27 de enero de 2005.

La ConsejerГ­a de Sanidad de la Comunidad de Madrid es titular de la marca registrada SALUD MADRID NВ° 2.794.898 en clases 3, 5, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 en la Oficina EspaГ±ola de Patentes y Marcas, de fecha 16 de abril de 2008

El registro del nombre de dominio <saludmadrid.com> se realizГі en septiembre del 2003 por el Demandado. De esta pГЎgina web se encargarГ­a la hija de los fundadores de los Herbolarios Salud Madrid, Ruth Blanco Mullins Strid que estГЎ casada con Paul Strid; titular del dominio en disputa, quienes actualmente residen en Pensilvania (Estados Unidos).

El Demandado es dueño de 2 locales llamados “Herbolario Salud Madrid”, uno ubicado en el Paseo Santa María de la Cabeza, adquirido el año 1989 originalmente llamado “Almacén de Tripas”, que luego a principios del año 1990 pasó a denominarse “Herbolario Salud Madrid”, y el otro inaugurado el 2002, en Calle Jose Ortega y Gasset N°77.

Al éxito del establecimiento del Herbolario Salud Madrid en el Paseo Santa María de la Cabeza, le siguió una línea de productos con el mismo nombre del establecimiento: “Salud Madrid”.

En el año 2005 el establecimiento “Salud Madrid” cambió de nombre a “Salud Mediterráneo”.

El Demandado no es titular de marca alguna que contenga la denominación “Salud Madrid.”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma que:

- es titular de la marca SALUD MADRID,

- que la marca SALUD MADRID aparece como logo distintivo en el “Manual de Identidad Visual”,

- que la marca aparece como identificativa del Portal de Salud de la Comunidad de Madrid,

- que el Demandado no es titular de marcas registradas ni de una razГіn social que pueda justificar la solicitud del nombre de dominio y que La ConsejerГ­a de Sanidad de la Comunidad de Madrid no le ha licenciado su marca y en modo alguno le ha autorizado al uso de la misma,

- que el Demandado no es conocido por el público en general por la denominación “Salud Madrid”, ya que la denominación a través de la cual da a conocer los productos que ofrece a la venta es “Salud Mediterránea.”,

- que a pesar de que el Demandado haya hecho uso de la denominación “Salud Madrid” en el pasado, no le da derecho a seguir usándola, y más teniendo en cuenta que en la actualidad SALUD MADRID es una marca notoria que identifica los servicios públicos sanitarios ofrecidos por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a los ciudadanos de su región,

- que el nombre de dominio <saludmadrid.com> redirecciona automáticamente a la página web “www.saludmediterranea.com”, en el cual se ofertan los productos y servicios del Demandado, y

- que el Demandado intencionadamente intenta atraer con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de su sitio web o de su sitio en lГ­nea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en lГ­nea. En este sentido, el Demandado estГЎ atrayendo con ГЎnimo de lucro a los usuarios de Internet, los cuales, en la bГєsqueda de informaciГіn sobre los servicios prestados a los ciudadanos por la ConsejerГ­a de Sanidad de la Comunidad de Madrid, encuentran informaciГіn sobre productos relacionados con la salud y el bienestar.

En consecuencia, el Demandante afirma que se cumplen los tres requisitos contemplados en la PolГ­tica al presente caso.

B. Demandado

El Demandado afirma que:

- el registro del nombre de dominio <saludmadrid.com> se realizГі en septiembre del 2003, con anterioridad al registro de la marca SALUD MADRID,

- los Herbolarios y productos Salud Madrid llevaban existiendo alrededor de una dГ©cada anterior a la fecha del registro de la marca SALUD MADRID,

- el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <saludmadrid.com> adjuntando los siguientes documentos que demuestran el uso legitimo que se le ha dado a la expresión “Salud Madrid”:

(a) ArtГ­culo de la Revista: Ideas y Negocios, Junio 2.000 en el que se hace menciГіn al Herbolario Salud Madrid

(b) Antiguo Anuncio publicado en el metro de Madrid

(c) Facturas y/o correspondencia de proveedores de la empresa. Con fechas del 2000 y 2002

(d) FacturaciГіn anuncios Google (aГ±os 2003 y 2004)

(e) Etiquetas Salud Madrid (archivos con fechas del 2004)

(f) Hoja publicitaria con el nombre “Salud Madrid”

(g) Cuenta Servicio Paypal. Creada en el 2004 con el nombre de la empresa Salud Madrid

(h) Fotos Establecimiento Salud Madrid en la C/Jose Ortega y Gasset 77. Fotos con fecha de mayo del 2004

(i) La empresa Salud Madrid aparece en las PГЎginas Amarillas

(j) CГіmo los herbolarios Salud Madrid aparecen en la versiГіn digital de las PГЎginas Amarillas,

- que de lo expuesto en los puntos anteriores se puede concluir que tanto el registro como la utilizaciГіn del nombre de dominio <saludmadrid.com> han sido y sigue siendo de buena fe,

- que los Herbolarios Salud Madrid vienen existiendo con anterioridad a la marca registrada por la Demandante por lo que el uso del nombre “Salud Madrid” no es de mala fe. Los casos que aporta la Demandante no parten de la premisa de que el Demandado no adquirió el nombre de dominio de mala fe, ni sin conocimiento previo de lo que posteriormente la Demandante registrara con el nombre de Salud Madrid.

En consecuencia, el Demandado seГ±ala que no se cumplen los tres requisitos contemplados en la PolГ­tica al presente caso.

6. Debate y conclusiones

El parГЎgrafo 15.a) del Reglamento encomienda al panel la decisiГіn de la demanda sobre la base de:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la “Política Uniforme” y en el propio “Reglamento”,

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la PolГ­tica son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idГ©ntico o similar hasta el punto de crear confusiГіn con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interГ©s legГ­timo en relaciГіn con el nombre de dominio y,

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusiГіn

De los antecedentes consignados por la Demandante, se desprende que el nombre de dominio <saludmadrid.com> de el Demandado es idéntico al registro de marca SALUD MADRID, inscrito a nombre de la Demandante, referidos en el apartado 4(i), pues la partícula “com” carece de relevancia para la aplicación del parágrafo 4(a)(i) de la Política.

El Experto concluye que se cumple la primera exigencia contenida en el citado parГЎgrafo 4(a)(i).

B. Derechos o intereses legГ­timos

En este caso en particular, tomando en cuenta que hay respuesta del Demandado, se debe analizar si los argumentos aportados por Г©l efectivamente demuestran que tiene derechos o intereses legГ­timos respecto del nombre de dominio en disputa.

La PolГ­tica en su parГЎgrafo 4(c) entrega una pauta de como demostrar sus derechos y legГ­timos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda y a su vez da ejemplos de circunstancias que pueden considerarse que tiene derechos o legГ­timos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del parГЎgrafo 4(a)(ii).

Conforme a las pruebas aportadas por el Demandado, el nombre de dominio fue registrado el aГ±o 2003 y desde entonces se le ha dado un uso activo a dicha pГЎgina web, por tanto, el Demandado ha demostrado que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ya estaba utilizando el nombre de dominio <saludmadrid.com> en relaciГіn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Es más, desde antes del registro del dominio en disputa, conforme a las pruebas aportadas por el Demandando queda demostrado que su negocio ya existía con anterioridad a la creación del nombre de dominio o del registro de una marca de la Demandante y que dicho negocio ha sido conocido corrientemente por el nombre “Salud Madrid”. Entre las pruebas que se pueden mencionar están las siguientes: un Artículo de la Revista: Ideas y Negocios, de Junio 2.000 en el que se hace mención al Herbolario Salud Madrid; facturas y correspondencia de proveedores de la empresa, con fechas del año 2000 y 2002; Imágenes de etiquetas “Salud Madrid” (archivos con fechas del 2004); Hoja publicitaria con el nombre “Salud Madrid”; Fotos del establecimiento “Salud Madrid” en la calle Jose Ortega y Gasset 77 de fecha mayo del 2004.

En virtud de lo anterior, el Panel concluye que si existe evidencia suficiente de parte del Demandado demostrando derechos e intereses legГ­timos respeto al nombre de dominio en disputa por tanto no se cumple la segunda exigencia contenida en el citado artГ­culo 4(a)(ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Si bien para el cumplimiento del artГ­culo 4(a)(i) de la PolГ­tica sГіlo es exigible la existencia de un derecho de marca a favor del demandante, con independencia de la fecha en que naciГі ese derecho, no sucede lo mismo en relaciГіn con la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. En efecto, aunque el artГ­culo 4(a)(iii) de la PolГ­tica no haga referencia a la necesidad de que el derecho de marca del demandante deba ser anterior a la fecha en que se registrГі el dominio, es evidente que para afirmar que existe mala fe en el registro, Г©ste habrГЎ de probar que el demandado conocГ­a el derecho que tendrГ­a el demandante sobre la marca y que se aprovechГі de esta circunstancia para apropiarse indebidamente de la denominaciГіn conocida como perteneciente al demandante, con el fin de obstaculizar su acceso a la red.

Como se sostuvo en Vidisco, S.L. v. Roberto Manso Esteban, Caso OMPI No. D2001-0685 para que el panel llegue al convencimiento de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe es preciso que se acredite que la conducta del demandado, en el momento de solicitar el registro del dominio, estaba afectada por un doble componente: conocimiento previo de la existencia de la marca de un tercero, y por un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominaciГіn como dominio, en interГ©s propio.

Por tanto, para establecer una conclusiГіn respecto a la existencia o inexistencia de mala fe en el registro del nombre de dominio, es necesario examinar la situaciГіn de los derechos de la Demandante en el momento del registro y el posible conocimiento de estos por el Demandado cuando registrГі el nombre de dominio. En este caso en particular:

a) El nombre de dominio fue registrado el aГ±o 2003;

b) La marca registrada SALUD MADRID puede entenderse que fue primeramente concebida el aГ±o 2005 y posteriormente formalizado su registro el aГ±o 2008, segГєn las pruebas aportadas por la Demandante, y

c) El organismo que usa la marca Salud Madrid fue creado por Decreto 14/2005, de 27 de enero de 2005. Esto es, dos años posteriores al registro del dominio <saludmadrid.com> y varios años posteriores al uso efectivo que el Demandado le ha dado a la expresión “Salud Madrid”, según las pruebas aportadas por este último.

En virtud de lo anterior, a pesar de que ahora exista marca registrada por parte del demandante, e incluso si es posible concluir teГіricamente que actualmente el Demandado pueda estar utilizando el dominio <saludmadrid.com> de mala fe al atraer con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de su sitio web, el artГ­culo 4(a)(iii) de la PolГ­tica es muy claro al seГ±alar que los requisitos de mala fe son copulativos, es decir, es necesaria la existencia de mala fe al momento de su registro y ademГЎs que dicho registro posteriormente siga siendo usado de mala fe.

En este caso en particular, el Demandante no ha presentado evidencia alguna demostrando que el Demandado haya registrado el dominio <saludmadrid.com> de mala fe. No ha demostrado tampoco que el Demandado hubiese tenido conocimiento previo de la existencia de la marca, o un deseo de aprovecharse de la falta de registro de esa denominaciГіn como dominio, dado que en realidad en el aГ±o 2003 ni siquiera existГ­a la entidad que actualmente utiliza la marca SALUD MADRID.

Por estas razones, el panel concluye que la Demandante no ha probado que el registro del nombre de dominio <saludmadrid.com> se efectuara de mala fe, como exige el artГ­culo 4(a)(iii) de la PolГ­tica, por ende, no se cumple la tercera exigencia contenida en el citado artГ­culo 4(a)(iii).

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, este Panel desestima la Demanda.

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Rodrigo Velasco Santelices
Experto Гљnico

Fecha: 23 de enero de 2009