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WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Nutrimont S.A.S. (Michel Montignac) v. Trendmail AG

Verfahren Nr. DCH2008-0010

1. Die Parteien

Die Gesuchstellerin ist die Nutrimont S.A.S, Annemasse, Frankreich, vertreten durch Herrn Michel Montignac, Präsident.

Die Gesuchsgegnerin ist die Trendmail AG, Jona, Schweiz, vertreten durch Herrn Andreas Schöbi, Direktor.

2. Streitiger Domain-Name

Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <montignac.ch> (der „Domain-Name"). Die Domainvergabestelle ist SWITCH, Zàјrich, Schweiz.

3. Verfahrensablauf

Das Gesuch betreffend <montignac.ch> und <montignac.org> ging beim WIPO Arbitration und Mediation Center (das „Center") am 26. Juni 2008 in französischer Sprache ein. Das Gesuch stàјtzte sich auf das Verfahrensreglement von SWITCH fàјr Streitbeilegungsverfahren fàјr „.ch" und „.li" Domainnamen („Verfahrensreglement"), welches am 1. März 2004 in Kraft getreten ist. Am 30. Juli 2008 bestätigte die Domainvergabestelle SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domain-Namens ist. Mit Schreiben vom 7. Juli 2008 wies das Center die Gesuchstellerin darauf hin, dass sich das Gesuch auf den Domain-Namen <montignac.ch> beschränken màјsse, da fàјr <montignac.org> ein anderes Verfahren anwendbar sei. Weiter stellte das Center fest, dass die Gesuchstellerin entgegen dem Paragraphen 7(a) des Verfahrensreglements ihre Eingabe auf Französisch und nicht in der Sprache des Registrierungsvertrages eingereicht hatte. Mit Eingabe vom 8. Juli 2008 beantragte die Gesuchstellerin, dass das vorliegende Verfahren auf den Domain-Namen <montignac.ch> zu beschränken und in französischer Sprache zu fàјhren sei und àјbermittelte ein Ergänzung zum Gesuch.

Das Center stellte fest, dass das Gesuch den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements entspricht.

Am 25. Juli 2008 wurde das Gesuch ordnungsgemäss zugestellt und das Streitbeilegungsverfahren eingeleitet. Die Frist fàјr die Einreichung einer Gesuchserwiderung war der 14. August 2008.

Die Gesuchserwiderung traf innert Frist beim Center ein. Darin beantragte die Gesuchsgegnerin, dass das Verfahren auf Deutsch zu fàјhren sei. Am 19. August 2008 bestätigte das Center den Empfang der Gesuchserwiderung der Gesuchsgegnerin vom 13. August 2008, worin die Gesuchsgegnerin ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer Schlichtungsverhandlung erklärte.

Eine Schlichtungsverhandlung fand am 24. September 2008 statt, blieb jedoch erfolglos. Das Center teilte mit Schreiben vom 24. September 2008 mit, dass die Schlichtungsverhandlung nicht zu einem Vergleichsschluss gefàјhrt habe.

Am 26. September 2008 wurde das Verfahren in àњbereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Center bestellte am 16. Oktober 2008 Theda König Horowicz als Expertin. Die Expertin stellte fest, dass sie ordnungsgemäss bestellt wurde und in àњbereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements ihre Unabhängigkeit erklärt hat.

Mit verfahrensleitender Anordnung vom 11. November 2008 ordnete die Expertin an, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist. Auf eine àњbersetzung des Gesuchs der Gesuchstellerin wurde jedoch verzichtet, da die Gesuchsgegnerin dieses verstanden und auch in der Gesuchserwiderung darauf geantwortet hatte. Weiter forderte die Expertin die Gesuchstellerin im Sinne des Paragraphen 21(c) des Verfahrensreglements auf, bis am 21. November 2008 weitere Informationen àјber die rechtlichen Verhältnisse zwischen ihr und der Gesuchsgegnerin mitzuteilen und allfällige Beilagen nachzureichen. Der Expertenentscheid wurde auf den 28. November 2008 festgelegt.

Mit Eingabe vom 21. November 2008 reichte die Gesuchstellerin die geforderten Erklärungen nach. Gleichentags erfolgte eine Antwort der Gesuchsgegnerin auf vorgenannte Eingabe. Am 24. November 2008 nahm die Gesuchstellerin nochmals Stellung auf die Eingabe der Gesuchsgegnerin. Sämtliche Eingaben wurden von der Expertin beràјcksichtigt.

4. Sachverhalt

Die Gesuchstellerin vermarktet den Namen und die Produkte des bekannten Ernährungsberaters Michel Montignac, der zugleich als Präsident der Gesellschaft Nutrimont S.A.S. auftritt.

Die Gesuchsgegnerin hat den streitgegenständlichen Domain-Namen im Jahr 2002 reserviert. Unter dem Domain-Namen <montignac.ch> werden Michel Montignac und seine Ernährungsmethode vorgestellt. Zudem werden seine Ernährungsbàјcher zum Verkauf angeboten. Potentielle Buchbesteller werden von der <montignac.ch> Webseite (die „Webseite") automatisch auf den <trendmail.ch> Webshop (der „Webshop") umgeleitet. Dieser Webshop bietet Produkte aus den verschiedensten Lebensbereichen an.

Im April 2008 schickte die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin zwei Abmahnungsbriefe mit der erfolglosen Bitte, den Domain-Namen <montignac.ch> unverzàјglich an die Gesuchstellerin zu àјbertragen und die Webseite zu deaktivieren.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchstellerin

Die Gesuchstellerin macht die folgenden Ausfàјhrungen:

Die Gesuchsgegnerin hat den Domain-Namen <montignac.ch> ohne vorgängige Zustimmung der Gesuchstellerin registriert.

Als die Gesuchstellerin im Jahr 2005 die Registrierung bemerkte, verlangte sie unverzàјglich die àњbertragung des Domain-Namens. Die Gesuchsgegnerin machte geltend, sie brauche den Domain-Namen zum Verkauf eines Ernährungsbuches von Michel Montignac und bat deshalb um eine Frist fàјr die àњbertragung des Domain-Namens. Um ihr den Vertrieb dieses Buches zu erleichtern, erlaubte man ihr die Nutzung des strittigen Domain-Namens bis Ende 2005. Am Ende dieser Frist unternahm die Gesuchsgegnerin jedoch keine Schritte, um den Domain-Namen <montignac.ch> an die Gesuchstellerin zu àјbertragen.

Mit eingeschriebenem Brief vom 23. April 2008 wurde die Gesuchsgegnerin letztmalig aufgefordert, den Betrieb der Webseite unverzàјglich einzustellen und den Domain-Namen an die Gesuchstellerin zu àјbertragen.

Die Marke MICHEL MONTIGNAC ist in der Schweiz eingetragen und geniesst ein internationales Renommee. Es ist deswegen fàјr die Gesuchstellerin nicht zumutbar, dass Dritte den guten Ruf der Marke MICHEL MONTIGNAC sowie das Bild und den Namen von Michel Montignac, Inhaber und Präsident der Gesuchstellerin, wirtschaftlich ausbeuten. Die Webseite <montignac.ch> verweist zudem auf den Webshop <trendmail.ch>, welcher aufgrund der dort angebotenen Produkte dem Zeichen „Michel Montignac" einen Schaden zufàјgt.

Die Gesuchstellerin unterstreicht weiter, dass sie mit der Gesuchsgegnerin vertraglich nicht gebunden ist und ihr auf jedem Fall nie die Erlaubnis gegeben hat, den Domain-Namen <montignac.ch> zu registrieren. Der Domain-Name wurde ohne ihr Wissen von der Gesuchsgegnerin registriert.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin macht folgende Ausfàјhrungen:

Die Gesuchstellerin hat nicht gegen die Registrierung des Domain-Namens im Jahr 2002 protestiert. Schliesslich profitierte sie davon, dass die Gesuchsgegnerin ihre Bàјcher àјber diese Webseite in der Schweiz vertrieb. Die Webseite wurde in der Vergangenheit immer aktualisiert und durch ein Forum erweitert. Ausserdem wurde in den Printmedien Werbung in Höhe von circa CHF 1'000'000.-- in Auftrag gegeben. Das Forum enthält inzwischen àјber 80'000 Beiträge, was fàјr eine gute Benutzung der Webseite spricht. Dank dem Betrieb dieser Webseite sind der Name und die Marke MICHEL MONTIGNAC auch in der Schweiz sehr bekannt geworden.

Die Bestellung der Montignac Bàјcher in der Schweiz erfolgt àјber einen direkten Link zum Webshop von <trendmail.ch>. Dieser Link ist erforderlich, da Bestellungen àјber den Webshop abgewickelt werden. Die Montignac Bàјcher werden alle durch von der Gesuchstellerin lizenzierte Verlage bezogen. Insofern verdient die Gesuchstellerin indirekt an den Buchverkäufen der Gesuchsgegnerin mit.

In der Schweiz ist keine Marke „Montignac" eingetragen. Damit liegt durch die Registrierung und den Betrieb der Webseite auch keine Markenrechtsverletzung vor.

Einer àњbertragung des Domain-Namens kann nur zugestimmt werden, sofern ein entsprechendes Entgelt fàјr die bisherigen Aufbaukosten, die Umsätze aus den Buchverkäufen und die Einnahmen aus der Onlinewerbung vereinbart wird.

6. Entscheidungsgràјnde

Gemäss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch um àњbertragung statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichnungsrechts darstellt, das der Gesuchstellerin nach dem Recht der Schweiz zusteht.

Gemäss Paragraph 24(d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung insbesondere vor, wenn kumulativ folgende Elemente nachgewiesen werden:

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgràјnde schlàјssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die àњbertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Die Gesuchstellerin verfàјgt àјber Kennzeichenrechte

Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie Inhaberin einer seit 1994 registrierten internationalen Marke MICHEL MONTIGNAC (Klassifikationen 29, 30 und 31) ist, die sich insbesondere auf die Schweiz bezieht. Ausserdem verfàјgt die Gesuchstellerin àјber das Recht, den Namen und das Bild von Herrn Michel Montignac, Präsident und Inhaber der Gesuchstellerin, zu benutzen. Aus diesen Gràјnden, ist es unbestritten, dass die Gesuchstellerin àјber Kennzeichenrechte fàјr den Namen "Michel Montignac" verfàјgt.

B. Klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin

Verletzung eines Markenrechts

Gemäss Art. 13 des Markenschutzgesetzes verfàјgt der Inhaber einer Marke àјber das ausschliessliche Recht dieser Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen. Der Inhaber einer Marke kann daher einer dritten Partei den unerlaubten Gebrauch einer Marke verbieten. Massgebend ist dabei, ob der Gebrauch eines Zeichens durch einen Dritten zu einer Verwechslungsgefahr fàјr die Marke fàјhrt. Im Zusammenhang mit Domainnamen fàјhrt eine Registrierung dann zu einer Verwechslungsgefahr, wenn ein identischer oder ähnlicher Name einer Internetseite zu einer fehlerhaften Zuordnung fàјr eine Ware oder Dienstleistung fàјhrt (BGE 128 III 401). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht. Es ist daher entscheidend, ob ein durchschnittlicher Internetnutzer unter einem Domainnamen bestimmte Dienstleistungen, Waren oder Informationen àјber eine Marke oder einen Markeninhaber erwartet.

Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der MICHEL MONTIGNAC Marke und vermarktet unter diesem Zeichen verschiedene Produkte fàјr ein ganzheitliches Ernährungskonzept. Dieses Gesamtkonzept nennt die Gesuchstellerin auch „Montignac Methode". Es ist unbestritten, dass „Michel Montignac" in der Schweiz in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen einer speziellen Ernährungskonzeption in Verbindung gebracht wird. So hält insbesondere die Gesuchsgegnerin fest, dass diese Marke mittlerweile in der Schweiz sehr bekannt geworden ist. Damit ist erwiesen, dass diese Marke im Geschäftsverkehr eine Bekanntheit im Zusammenhang mit Ernährung erlangt hat.

Der Domain-Name <montignac.ch> ist mit der registrierten Marke der Gesuchstellerin identisch. Mit dem Einwand, dass nur die Marke „Michel Montignac", jedoch keine Marke „Montignac" in der Schweiz geschàјtzt sei, mag die Gesuchsgegnerin nicht durchdringen. Der kennzeichnungskräftige Teil der Marke der Gesuchstellerin ist der Bestandteil „Montignac". Eine andere Annahme wäre nicht zu vertreten, da bereits die Gesuchsgegnerin selber den Zusatz „Michel" in Zusammenhang mit ihrem Internetauftritt kaum verwendet.

Es kommt aus den eingereichten Unterlagen klar hervor, das der Domain-Name <montignac.ch> fàјr dieselben Waren und Dienstleistungen der in der Schweiz geschàјtzten MICHEL MONTIGNAC Marke benutzt wird. Die mit dem Domain-Namen verlinkte Webseite bedient sich einerseits unmittelbar des Zeichens „Michel Montignac". Weiter werden fàјr die Hauptrubriken der Webseite die Begriffe „Montignac Methode", „Montignac Forum" und „Montignac-Schlank-Sensation" verwendet.

Die Gesuchsgegnerin macht geltend, dass die Gesuchstellerin durch den Betrieb der Webseite und der damit verbundenen Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke profitiere.

Auch wenn Herr Schöbi, damals Präsident einer anderen Firma, fàјr jene Firma eine Unterlizenz (gàјltig bis Ende 2005) von Lizenznehmerinnen der Gesuchstellerin fàјr den Vertrieb (durch Versand ausschliesslich) eines Buchs von Herrn Montignac bekommen hat, so wurde er, wie von Herrn Montignac vorgebracht, weder autorisiert das Buch im Internet anzubieten noch die Marke als Domain-Namen zu registrieren.

In diesem Zusammenhang stellt die Expertin fest, dass die Registrierung und die Verwendung des strittigen Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin widerrechtlich erfolgte, weil ohne jegliche Genehmigung der Gesuchstellerin. Damit ist es unerheblich, ob die Gesuchstellerin durch den Betrieb dieser Webseite in irgendeiner Form partizipiert haben könnte.

Weiter ist es auch irrelevant, dass die Gesuchstellerin erst nach drei Jahren gegen eine Registrierung protestiert hat. Durch ihre klare Aufforderung zur àњbertragung des Namens im Jahr 2005 und 2008 hat sie eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sie auf ihr Recht besteht. Damit ist auch keine Verwirkung der Rechte im Sinne einer verspäteten Rechtsausàјbung gegeben (vgl.auch Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch die Schweizerische Bundeskanzlei v. Stefan Frei, WIPO Case No. DCH2006-0003). An dieser Tatsache ändert auch nicht, dass die Gesuchstellerin der Gesuchsgegnerin das Recht zur Benutzung des Domain-Namens im Jahr 2005 kurzzeitig eingeräumt hat in Hinblick auf die zugesagte àњbertragung des Domain-Namens.

Die Expertin befindet, dass durch die Registrierung und den Betrieb des Domain-Namens eine imminente Verwechslungsgefahr fàјr einen durchschnittlichen Internetnutzer besteht. Aber auch ein versierter Nutzer wird im konkreten Fall àјber den wahren Inhaber der Webseite getäuscht. Die sehr professionelle Aufmachung der Webseite erweckt den Eindruck, von der rechtmässigen Markeninhaberin zu stammen.

Unter diesen Umständen ist eine Verletzung der Markenrechte der Gesuchstellerin erwiesen.

C. Unlauterer Wettbewerb

Gemäss Artikel 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb („UWG") handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizufàјhren.

Domainnamen identifizieren in ihrer Funktion die dahinter stehenden Personen, Produkte bzw. Sachen oder Dienstleistungen und sind deshalb vergleichbar mit Personennamen, Firmen oder Marken. Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen hat zur Folge, dass diese gegenàјber absolut geschàјtzten Kennzeichen Dritter den gebotenen Abstand einzuhalten haben (BGE 126 III 239).

Wie bereits ausgefàјhrt, spiegeln der strittige Domain-Name und die Aufmachung der Webseite dem Durchschnittsnutzer vor, sich auf einer Internetseite der rechtmässigen Markeninhaberin zu befinden.

Bei einer zu tätigenden Buchbestellung auf der Webseite wird der Nutzer in einem separaten Fenster automatisch auf den Webshop der Gesuchsgegnerin umgeleitet. Dieser Webshop bietet neben zwei Bàјchern der Gesuchstellerin hauptsächlich ein breites Sortiment von verschiedenen Produkten an. Unter den angebotenen Produkten befinden sich auch Ernährungszusatzprodukte sowie andere Produkte, welche eine Gewichtsregulierung versprechen. Die Gesuchsgegnerin behauptet, dass diese Verlinkung zur Ausfàјhrung des Bestellvorganges notwendig sei, was von der Gesuchsstellerin bestritten wird.

Der Argumentation der Gesuchsgegnerin kann nicht gefolgt werden. Die Verlinkung mit dem Webshop hat nicht zum primären Ziel, einem potentiellen Buchkäufer lediglich die Abwicklung seiner Bestellung zu ermöglichen. Der sich in einem separaten Fenster öffnende Webshop zielt vielmehr darauf ab, fehlgeleitete Internetnutzer auf die Produkte der Gesuchsgegnerin aufmerksam zu machen. Damit besteht kein Zweifel, dass die Gesuchsgegnerin durch Ausbeutung des guten Rufs der Marke MICHEL MONTIGNAC eine Beziehung zu ihren eigenen Produkten herstellen will, zumal die Gesuchsgegnerin selber Artikel aus dem Produktbereich der Gesuchstellerin anbietet. Internetnutzer könnten damit den Webshop irrtàјmlicherweise mit der Marke MICHEL MONTIGNAC in Verbindung bringen und wàјrden dabei àјber dessen wirkliche Herkunft irregefàјhrt.

In diesem Zusammenhang muss auch festgestellt werden, dass die Gesuchsgegnerin fàјr die Abtretung des Domain-Namens ein noch zu verhandelndes Entgelt verlangt, welches unter anderem die Aufbau- und die Promotionskosten der Webseite beràјcksichtigt. Fàјr die Printwerbung wird ein nichtausgewiesener Betrag von CHF 1'000'000.-- geltend gemacht. Die Gesuchsgegnerin zeigt damit, dass sie an einem Verkauf des Domain-Namens interessiert ist. Diese Grundhaltung und der sehr hohe Ablösebetrag sind ein eindeutiges Indiz dafàјr, dass die Gesuchsgegnerin sich bei der Registrierung des Domain-Namens àјber den kommerziellen Wert desselben bewusst war und ihn auswählte, um einen unerlaubten Nutzen daraus zu ziehen (vgl. auch Hitachi Europe Ltd v. Print & More Competence AG, WIPO Case No. DCH2005-0002).

Unter diesen Umständen ist auch eine Verletzung von Art. 3 lit. d UWG gegeben.

Da bereits eine klare Verletzung des Markenrechts und des UWG besteht, eràјbrigt sich eine weitere Analyse einer möglichen Verletzung des Namensrechts vom Michel Montignac.

Aus vorstehenden Ausfàјhrungen unter A, B und C ergibt sich, dass die vorgebrachten Verteidigungsgràјnde nicht schlàјssig bewiesen wurden und dass die Rechtsverletzung die àњbertragung des Domain-Namens rechtfertigt.

7. Entscheidung

Gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements gibt die Expertin dem Gesuch statt und entscheidet, dass der Domain-Name <montignac.ch> an die Gesuchstellerin zu àјbertragen ist.

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Theda König Horowicz
Expertin

Datum: 1. Dezember 2008