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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Panrico S.L. c. Ismael Domingo Revelles

Caso N° DES2008-0009

1. Las Partes

La Demandante es Panrico S.L., Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espaсa.

El Demandado es Ismael Domingo Revelles, Barcelona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <donettes.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es la entidad ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 25 de marzo de 2008. El 26 de marzo de 2008 el Centro enviу a ESNIC mediante correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 27 de marzo de 2008 ESNIC enviу al Centro, mediante correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los pбrrafos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de abril de 2008. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 22 de abril de 2008. En fecha 2 de abril de 2008 el Centro hizo notar al representante del Demandante la falta de una copia adicional de la Demanda, asн como de todos los documentos que la acompaсan. Con fecha 3 de abril de 2008, el representante autorizado del Demandante acusу recibo del anterior aviso y procediу a enviar el ejemplar restante. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda con fecha 24 de abril de 2008.

El Centro nombrу a Josй Carlos Erdozain como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 5 de mayo de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Son hechos probados en el presente procedimiento los siguientes.

El Demandado es titular del nombre de dominio <donettes.es>, el cual fue registrado el dнa 18 de noviembre de 2005.

La Demandante es una reputada empresa espaсola que opera en el sector de la alimentaciуn. Es titular de los siguientes registros marcarios: Marca espaсola Nє 717.388 DONETTES, denominativa, la cual fue solicitada en fecha 12 de junio de 1973, (para la clase 30 del nomenclбtor internacional) y se registrу finalmente con fecha 4 de mayo de 1976; marca comunitaria Nє 2.436.715, DONETTES, mixta, solicitada en fecha 5 de noviembre de 2001 (para clases 29 y 30), y registrada con fecha 28 de febrero de 2003. Las marcas mencionadas se encuentran en vigor.

La marca DONETTES goza en Espaсa de renombre, siendo conocida ampliamente por los consumidores. Ello se demuestra no solamente por informes sobre prospecciones realizadas entre los consumidores acerca de conocimiento de aquйlla, sino tambiйn por la acreditaciуn efectuada por la Demandante de gastos en publicidad; porcentajes de distribuciуn del producto identificado por dicha marca en el sector de la bollerнa frita; la implantaciуn del producto en Espaсa a nivel de distribuidor, o el gasto de publicidad efectuado en relaciуn con el producto “Donettes”, entre otros datos a tener en cuenta.

El Demandado no ha acreditado ser titular de un derecho de marca, o de cualquier otro tipo, sobre el tйrmino “donettes”.

La Demandante no ha concedido al Demandado licencia alguna de uso sobre la marca DONETTES.

El Demandado no ha demostrado ser conocido en el mercado espaсol bajo la denominaciуn “donettes”.

Con fecha de 4 de mayo de 2006 y de 7 de marzo de 2008, representantes autorizados de la Demandante dirigieron al Demandado sendos requerimientos para que йste transfiriera a aquйlla el nombre de dominio disputado y se abstuviera de seguir utilizando cualquier signo que incorporase el tйrmino “donettes”.

Segъn se ha acreditado documentalmente, el Demandado es propietario de dos empresas radicadas en el mismo бmbito geogrбfico que la Demandante, cuyo objeto social se refiere a la fabricaciуn de jabones, detergentes y otros artнculos de limpieza y abrillantamiento, asн como la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, respectivamente. No hay constancia de que el Demandado haya respondido a estos requerimientos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las pretensiones de la Demandante se resumen del siguiente modo.

Que el nombre de dominio cuestionado es idйntico a la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de aquйlla antes citadas, las cuales constituyen derechos previos.

Que la marca DONETTES es una de las mбs renombradas del sector de la alimentaciуn en Espaсa, donde es conocida por un 94,7 por ciento de los consumidores.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. En concreto, la Demandante no ha licenciado el uso de las marcas de las que es titular al Demandado, ni йste es o ha sido conocido en el mercado bajo la denominaciуn “Donettes”.

Que siendo la marca DONETTES renombrada en el sector de referencia, y siendo el Demandado una persona residente en Espaсa, hay que colegir que el nombre de dominio fue registrado y estб siendo usado de mala fe, siendo la finalidad que motivу su registro la de obtener un beneficio econуmico ilegнtimo.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante es titular de la marca espaсola Nє 717.388 DONETTES, denominativa, solicitada en fecha 12 de junio de 1973 (para la clase 30 del nomenclбtor internacional) y registrada, finalmente, con fecha 4 de mayo de 1976; asн como de la marca comunitaria Nє 2.436.715, DONETTES, mixta, solicitada en fecha 5 de noviembre de 2001 (para clases 29 y 30), y registrada con fecha 28 de febrero de 2003. De conformidad con lo que prescribe la normativa por la que se resuelven los conflictos entre nombres de dominio “.es” y marcas u otros derechos inmateriales, dichas marcas referenciadas constituyen “derechos previos” de la Demandante.

La parte denominativa del nombre de dominio cuestionado es “Donettes”, sin que la inclusiуn del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio sea considerado como una diferencia relevante.

Consecuentemente, es innegable y evidente por sн mismo que se da el primero de los requisitos formales exigidos, ya que se da una total coincidencia entre la parte denominativa de los “derechos previos” a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio.

B. Derechos o intereses legнtimos

Respecto del segundo elemento, hay que partir de la base de que, dado el sistema sobre el que se asienta la resoluciуn de conflictos entre nombres de dominio y marcas en el бmbito del Reglamento, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer sobre el Demandado una vez que el Demandante presenta un principio de prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el o los nombres de dominio impugnados.

Consecuente con lo anterior, acepto que la Demandante ha presentado evidencias suficientes de que el Demandado carece de derecho marcario registrado a su nombre que incorpore la palabra “donettes”, fundamental йsta en la conformaciуn de la marca de la que es titular la Demandante. Mбs bien todo lo contrario, puesto que del anбlisis del informe de bъsqueda resultante de introducir la palabra “donettes” en la base de datos pertinente, se deduce claramente que el Demandado no tiene registrado a su nombre marca alguna que incorpore dicha palabra.

Asimismo, debe tenerse presente que el Demandado no ha probado ostentar interйs legнtimo alguno en relaciуn con el tйrmino “donettes”. Desde luego, frente a la afirmaciуn de la Demandante de que йsta no le ha licenciado el uso de su derecho de marca opuesto, el Demandado ha guardado silencio, con lo que el Experto interpreta el mismo como aceptaciуn del hecho esgrimido por la Demandante.

Consecuente con todo lo anterior, y con los hechos considerados probados, entiendo que se cumple, asimismo, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, relativo a la ausencia de derecho o interйs legнtimo alguno a favor del Demandado en relaciуn con el nombre de dominio cuestionado.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por ъltimo, ha de analizarse si el Demandado registrу o estб usando el nombre de dominio de mala fe.

El concepto de mala fe del que parte el Reglamento es esencialmente subjetivo, y consiste en un бnimo interno del Demandado (titular actual del nombre de dominio disputado) de querer causar algъn tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca (u otro cualquiera de los admitidos en el Reglamento) con el hecho del registro o el uso del nombre de dominio objeto de disputa. No obstante, dicho бnimo, con ser interno, se manifiesta externamente a travйs de circunstancias de las que el Experto puede deducir inequнvocamente que tal бnimo existiу o existe en la actualidad.

En este sentido, teniendo en cuenta la amplia trayectoria desarrollada por la Demandante en el sector alimenticio espaсol y europeo, constituyendo su producto Donettes uno de los mбs conocidos por el pъblico consumidor en el mercado de relevancia (recuйrdense las cifras arriba mencionadas); el hecho de que el nombre de dominio disputado no estб activo, ni se le ha conocido uso alguno; la circunstancia de que el Demandado reside no solo en el mismo paнs al que pertenece la Demandante, sino mбs concretamente en su бmbito territorial cercano; y que incluso, aunque se hiciera abstracciуn de todo lo anterior, por el hecho de los requerimientos enviados por la Demandante al Demandado en suficiente y holgado periodo de tiempo, los cuales nunca fueron contestados, йste debiera haber conocido las pretensiones de la Demandante y, por tanto, la notoriedad de la marca DONETTES; y, finalmente, la nula relaciуn entre la actividad o el sector para el que fueron registradas las marcas de la Demandante y la que parece ser, segъn lo acreditado, la actividad usual a la que se dedica el Demandado, la conclusiуn no puede ser otra que considerar que йste registrу y estб usando en la actualidad el nombre de dominio <donettes.es> de mala fe, puesto que la consecuencia inmediata de aquel registro y este uso no es otra que la de impedir al Demandante, en cuanto titular de derechos previos sobre la menciуn “donettes”, el uso legнtimo de dicho nombre de dominio con el perjuicio econуmico y moral que ello le depara a juzgar por la indudable relevancia de la marca opuesta, y ello en la medida en que, como seсala la jurisprudencia comunitaria al respecto, y numerosas resoluciones del Centro, una marca notoria o renombrada debe gozar de especial protecciуn, puesto que el conocimiento que de ella tiene el pъblico consumidor es mayor por su propia esencia, y cualquier uso no autorizado que se haga de la marca protegida resultarб, por ello, especialmente perjudicial al titular de la marca renombrada o notoria dada su amplia difusiуn.

Por todas estas razones, entiendo, asimismo, que el Demandado registrу y estб usando el nombre de dominio <donettes.es> de mala fe.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <donettes.es> sea transferido al Demandante.

Josй Carlos Erdozain
Experto Ъnico

Fecha: 19 de mayo de 2008