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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L. contre Landdezign Et El Cafe Sarl

Litiges n° DFR2008-0004 et n° DFR2008-0005

 

1. Les parties

Les Requйrants sont les sociйtйs Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L., Milan, Italie, reprйsentйs par le studio Cartella, Milan, Italie.

Les Dйfendeurs sont la sociйtй Landdezign, Alfortville, France et la sociйtй El Cafe Sarl, Choisy-le-Roi, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <termozeta.fr> enregistrй le 24 avril 2007 et <espressocap.fr> enregistrй le 5 janvier 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй AMEN / Agence des Mйdias Numйriques.

 

3. Rappel de la procйdure

Deux demandes dйposйes par les Requйrants auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) ont йtй reзues le 23 janvier 2008, par courrier йlectronique et le 25 janvier 2008, par courrier postal.

Le 24 janvier 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments des litiges et de gel des opйrations.

Le 25 janvier 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes des litiges concernant les noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>.

Le 28 janvier 2008, le Centre a adressй aux Requйrants une demande d’amendement concernant la demande portant sur le nom de domaine <espressocap.fr>. Le 29 janvier 2008 (par courrier postal) et la 30 janvier 2008 (par courrier йlectronique) les Requйrants ont soumis l’amendement.

Le Centre a vйrifiй que les demandes et l’amendement rйpondent bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe aux Dйfendeurs respectivement les 28 et 29 janvier 2008. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait respectivement les 17 et 18 fйvrier 2008. Les Dйfendeurs ont fait parvenir une seule rйponse pour les deux noms de domaine le 20 fйvrier 2008.

Le 26 fйvrier 2008, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans les deux litiges prйsents. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

Les noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr> ayant йtй enregistrйs par des Dйfendeurs diffйrents, deux demandes ont йtй dйposйes devant le Centre.

Toutefois, les tenants et aboutissements dйveloppйs dans le cadre des deux demandes йtant quasi-identiques et les demandes formйes йtroitement liйes, il est apparu pour l’Expert justifiй de joindre les deux procйdures afin de rendre une dйcision unique.

Par ailleurs, bien que la Rйponse des Dйfendeurs ait йtй dйposйe passй le dйlai imparti, l’Expert a toutefois dйcidй de prendre en considйration dans le cadre de sa dйcision les arguments en dйfense dйveloppйs.

 

4. Les faits

Les Requйrants sont :

- la sociйtй Termozeta S.p.a., sociйtй de droit italien, spйcialisйe dans la fabrication et la commercialisation notamment de machines а cafй.

La sociйtй Termozeta S.p.a. est, а ce titre, titulaire des enregistrements internationaux de marques suivants TERMOZETA n° 282.308 dйposйe le 14 avril 1964 et renouvelйe et LA TERMOZETA n° 282.306 dйposйe le 14 avril 1964 et rйguliиrement renouvelйe.

La sociйtй Termozeta S.p.a. est йgalement titulaire de la marque communautaire ESPRESSO CAP n° 003728177 dйposйe le 25 mars 2004.

- la sociйtй Espressocap S.r.l., sociйtй de droit italien, commercialise les machines а cafй “Termozeta Espressocap”.

La sociйtй Espressocap S.r.l. est йgalement en charge de la production et de la commercialisation des capsules nйcessaires pour la prйparation du cafй avec ces machines “Termozeta Espressocap”.

A cet йgard, la sociйtй Espressocap est titulaire des noms de domaine <espressocap.com> et <espressocap.it>.

Les Dйfendeurs sont la sociйtй Landdezign qui a enregistrй le nom de domaine <espressocap.fr>, le 5 janvier 2006 et la sociйtй El Cafe Sarl, qui a enregistrй le nom de domaine <termozeta.fr>, le 24 avril 2007.

La sociйtй Landdezign apparaоt кtre l’agence de communication de la sociйtй El Cafe S.r.l,, laquelle a notamment pour activitй la commercialisation de machines а cafй et capsules pour la prйparation du cafй, sous diffйrentes marques.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrants

Les Requйrants font valoir qu’ils interviennent dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation, notamment de machines а cafй et de capsules pour le cafй, commercialisйes sous les dйnominations “Termozeta Espressocap” et “Espressocap”.

Les machines а cafй “Termozeta Espressocap” et les capsules “Espressocap” sont commercialisйes dans l’Europe entiиre donc en France, et ce depuis la fin d’annйe 2005.

Les Requйrants ont constatй l’enregistrement par la sociйtй Landdezign, agence de publicitй, du nom de domaine <espressocap.fr>.

Il s’avиre que cette agence de publicitй a pour client la sociйtй El Cafe S.r.l. qui commercialise, elle-mкme des machines а cafй et capsules de cafй de diffйrentes marques et a d’ailleurs йtй, un temps, cliente de la sociйtй Espressocap S.r.l.

Le nom de domaine <espressocap.fr> renvoie directement vers une page Internet oщ est reproduit le logo “El Cafe”.

En cliquant sur ce logo, on accиde au site Internet de la sociйtй El Cafe S.r.l. prйsentant, outre des produits TERMOZETA et ESPRESSOCAP, йgalement des produits concurrents des Requйrants.

Par ailleurs, le site Internet de la sociйtй El Cafe S.r.l. prйsente une structure graphique et chromatique rappelant celle du site officiel de la sociйtй Espressocap S.r.l.

Le nom de domaine <termozeta.fr> enregistrй par la sociйtй EL Cafй mиne йgalement vers une page oщ est reproduit le logo de la sociйtй El Cafe S.r.l., lequel permet, en cliquant sur ce logo, d’accйder au site Internet de la sociйtй El Cafe S.r.l. oщ sont prйsentйs non seulement les produits des Requйrants, mais йgalement des produits concurrents.

Par consйquent, les Requйrants considиrent que leurs droits sur les marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP ont йtй violйs.

Ainsi, l’enregistrement de la part d’un tiers d’un nom de domaine correspondant а la marque d’autrui, sans l’autorisation du titulaire de la marque, constitue une contrefaзon de cette marque.

Tel est le cas en l’espиce, les dйsinences “.fr” et “.com” n’ayant aucune portйe diffйrenciatrice.

Les Dйfendeurs n’ont jamais йtй autorisйs par les Requйrants а enregistrer ou utiliser les noms de domaine contestйs.

Par ailleurs, la sociйtй El Cafe S.r.l. ne saurait faire valoir qu’en qualitй de cliente de Espressocap S.r.l., elle aurait йtй autorisйe а enregistrer les noms de domaine contestйs.

A cet йgard, les Dйfendeurs n’ont jamais eu aucun rapport contractuel avec les Requйrants.

Aux termes de l’article 6 septies de la Convention d’Union de Paris et de l’article 11 du Rиglement n° 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire d’une marque peut s’opposer а l’enregistrement ou а l’utilisation de la marque par son agent ou reprйsentant.

S’il est interdit d’enregistrer ou d’utiliser la marque par l’agent ou le reprйsentant, а plus forte raison l’interdiction devrait s’appliquer а celui qui comme El Cafe S.r.l. n’a jamais eu la qualitй d’agent, reprйsentant ou distributeur, mais a йtй tout simplement un des plusieurs clients franзais de Espressocap S.r.l.

Par ailleurs, les Dйfendeurs ne sont pas revendeurs des produits des Requйrants. Il n’y a donc aucune nйcessitй ou intйrкt а utiliser les marques en cause dans le cadre de leur activitй commerciale.

L’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr> traduisent une volontй d’exploiter la valeur commerciale des marques ESPRESSOCAP et TERMOZETA, et ce, dans le but d’attirer un plus grand nombre de clients potentiels sur le site Internet de la sociйtй El Cafe S.r.l. oщ ne sont pas vendus exclusivement les produits des Requйrants, mais йgalement de nombreux produits concurrents.

Ceci confirme la mauvaise foi des Dйfendeurs.

Par ailleurs, les Dйfendeurs ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bйnйficier des dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la Propriйtй Intellectuelle.

En consйquence, l’enregistrement des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>, constitue la contrefaзon des marques dйtenues par les Requйrants au sens des articles L. 713-2 ou L. 713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle.

Par ailleurs, les faits reprochйs constituent une atteinte aux droits des tiers.

A cet йgard, mкme si la sociйtй Landdezign n’est pas un concurrent direct des Requйrants, le fait d’avoir enregistrй le nom de domaine <espressocap.fr>, afin que celui-ci soit utilisй par un concurrent des Requйrants, constitue un acte de contrefaзon et de concurrence dйloyale.

La mauvaise foi et le parasitisme commercial sont caractйrisйs.

En consйquence, les Requйrants sollicitent le transfert des noms de domaine en cause au profit de la sociйtй Termozeta S.p.a.

B. Dйfendeurs

Les Dйfendeurs ne contestent pas que les deux noms de domaine contestйs reprennent les deux marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP.

Les Dйfendeurs font valoir qu’une sociйtй “Eau Fraiche” s’est vue concйder le 15 septembre 2005 un contrat de distribution, pour la France, des machines а cafй fabriquйes par la sociйtй Termozeta S.p.a., ainsi que les consommables correspondants ESPRESSOCAP, а charge pour elle de dйvelopper les ventes et la notoriйtй de ces produits.

Afin d’assurer le dйveloppement de la notoriйtй des produits fabriquйs par les sociйtйs Termozeta et Espressocap, la sociйtй Eau Fraiche a constituй la sociйtй El Cafe, dont l’activitй est exclusivement dйdiйe а la commercialisation des machines а cafй fabriquйes par la sociйtй Termozeta ainsi que des consommables correspondants ESPRESSOCAP.

L’utilisation faite par un distributeur des marques dont la distribution exclusive lui est concйdйe est nйcessaire а la rйalisation du contrat de distribution exclusive.

De mкme, l’utilisation des marques faite aux seules fins du contrat ne saurait fonder un grief de concurrence dйloyale.

C’est aux fins de dйvelopper la notoriйtй et la vente des produits concйdйs que la sociйtй El Cafe a enregistrй le nom de domaine contestй.

Les Dйfendeurs constatent qu’а l’йpoque de l’enregistrement des noms de domaine, les Requйrants dont la marque ESPRESSOCAP est descriptive, banale et peu distinctive pour dйsigner du cafй, vendu dans un conditionnement destinй а faire des cafйs espresso, n’avaient rйalisй aucun site ni aucun dйveloppement Internet, laissant ainsi la place d’un point de vue commercial а des renvois vers la marque NESPRESSO dont la notoriйtй est indiscutable dans ce domaine.

Les Dйfendeurs n’ont aucunement eu l’intention de dйposer les noms de domaine contestйs en fraude des droits des Requйrants.

Ils ont simplement palliй l’absence d’initiative des Requйrants afin d’йviter que les demandes ne soient orientйes vers la marque NESPRESSO, trиs voisine et bйnйficiant d’une notoriйtй.

Les Dйfendeurs qui ne s’opposent pas а la demande de transfert font observer qu’aucune demande amiable de transfert ni aucune protestation а l’encontre de l’utilisation des noms de domaine contestйs n’est versйe aux dйbats.

 

6. Discussion

L’Expert constate que les Requйrants invoquent l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les Dйfendeurs en violation de leurs droits et en sollicitent, en consйquence, la transmission а leur profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement :

“Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine litigieux portait atteinte aux droits des Requйrants et, les Requйrants sollicitant la transmission de ces noms de domaine а leur profit, s’ils justifiaient de droits sur ces noms de domaine.

(i) Enregistrement des noms de domaine litigieux

La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant а des tiers ou exploitйs par des tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit кtre sanctionnйe.

En l’espиce, l’Expert constate que les Requйrants justifient кtre titulaire de droits privatifs sur les dйnominations TERMOZETA et ESPRESSOCAP.

L’Expert constate йgalement que les noms de domaine litigieux incorporent ces marques а l’identique et que ces dйnominations sont utilisйes par les Requйrants dans le cadre de la commercialisation de machines а cafй et de capsules associйes.

Il ressort des piиces communiquйes par les Requйrants que la sociйtй Landdezign est l’agence de publicitй de la sociйtй El Cafe, laquelle commercialise notamment des machines а cafй et des capsules de cafй.

Il ressort йgalement des documents communiquйs par les Requйrants que les Requйrants ont vendu а la sociйtй El Cafe certains de leurs produits.

Par consйquent, la sociйtй El Cafe avait connaissance des dйnominations et marques utilisйes ou appartenant aux Requйrants, et ce, avant mкme de procйder а l’enregistrement des noms de domaine.

A cet йgard, la sociйtй El Cafe fait йtat de l’existence d’un contrat de distribution pour la France entre la sociйtй Eau Fraiche et la sociйtй Termozeta; toutefois, ce contrat n’est nullement versй aux dйbats.

En tout йtat de cause, le seul fait d’кtre autorisй а distribuer des produits en particulier n’autorise nullement le distributeur ou le revendeur а s’approprier les dйnominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisйs.

En effet, plusieurs dйcisions ont йtй rendues par d’autres experts а ce sujet. A titre d’exemples, la dйcision Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com, Litige OMPI No. D2001-0903, rappelle les conditions dans lesquelles un revendeur autorisй peut utiliser une marque au sein d’un nom de domaine. Mкme si cette dйcision a йtй rendue en application des Principes directeurs (UDRP), son raisonnement peut-кtre transposй au prйsent litige.

Ainsi, un revendeur est considйrй comme ayant un intйrкt lйgitime а la dйtention d’un nom de domaine si les conditions suivantes sont remplies :

- le revendeur doit commercialiser les produits ou services en cause;

- le revendeur doit commercialiser uniquement les produits en cause;

- le site Internet doit mentionner le lien existant entre le revendeur et le titulaire de la marque, et ce afin d’йviter tout risque de confusion et notamment de pouvoir penser qu’il s’agit d’un site officiel.

Ces principes ont йtй rйguliиrement rappelйs par de nombreux experts (Randan Corporation v. Rapazzini Winery, Litige OMPI No. D2003-0353; Produits Bergers v. Romana Go, Litige OMPI No. DPH2005-0001; The Ritz Hotel, Limited v. Damir Kruzicevic, Litige OMPI No. D2005-1137).

En l’espиce, les critиres ci-dessus ne sont pas remplis.

En premier lieu, l’agence de publicitй de la sociйtй El Cafe, la sociйtй Landdezign ne justifie d’aucun intйrкt lйgitime а enregistrer а son nom, le nom de domaine <espressocap.fr>. En effet, sa seule qualitй d’agence de publicitй ne l’autorise nullement а s’approprier, а titre de nom de domaine, une dйnomination sur laquelle un tiers dйtient des droits privatifs.

La sociйtй El Cafe ne justifie pas plus d’un intйrкt lйgitime.

En effet, il ressort de l’examen du site Internet vers lequel renvoient les noms de domaine litigieux que si des produits des Requйrants sont bien offerts а la vente, ceux de leurs principaux concurrents le sont йgalement.

Par ailleurs, il n’est nulle part fait mention de la nature du lien unissant la sociйtй El Cafe aux Requйrants. Tout laisse donc а penser que les noms de domaine ont йtй enregistrйs avec l’aval des Requйrants alors que tel n’est pas le cas.

Ces enregistrements sont donc de nature а engendrer un risque de confusion certain dans l’esprit de l’internaute qui sera portй а croire qu’il existe un lien nйcessaire et йvident entre les Dйfendeurs et les Requйrants.

Et а cet йgard, l’argument selon lequel les Dйfendeurs auraient enregistrй les noms de domaine en cause pour palier un manquement des Requйrants et ainsi йviter des renvois vers la marque NESPRESSO, notoire dans le domaine considйrй, n’est pas recevable dans la mesure oщ de tels enregistrements ne peuvent pas кtre effectuйs sans l’autorisation prйalable des titulaires des droits en cause.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les Dйfendeurs est intervenu en violation des droits des Requйrants.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Les noms de domaine litigieux renvoient vers le site Internet de la sociйtй El Cafe proposant essentiellement а la vente des produits concurrents de ceux commercialisйs par les sociйtйs Termozeta et Espressocap.

Cette utilisation est de nature а porter prйjudice aux Requйrants en ce que le consommateur, pensant accйder aux sites officiels des sociйtйs Termozeta et Espressocap, accиdera certes а un site Internet proposant а la vente les produits commercialisйs par les Requйrants, mais йgalement des produits concurrents.

L’utilisation ainsi faite des noms de domaine litigieux est de nature а dйtourner une partie de la clientиle qui, а l’origine, aurait йtй intйressйe par les produits commercialisйs par les Requйrants.

Cette utilisation est donc de nature а leur causer un prйjudice commercial.

La sociйtй El Cafe ne saurait, sans autorisation, utiliser а son seul profit les marques dйtenues par des tiers, et ce afin de maximiser les chances de visites de son site Internet par les internautes.

Cette utilisation est contraire au comportement loyal qui se doit d’кtre dans le cadre des relations commerciales.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par les Dйfendeurs sont intervenus tout а la fois en violation des droits privatifs des Requйrants et en violation du principe de la loyautй dans les relations commerciales.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la sociйtй Termozeta des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>.

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Isabelle LEROUX
Expert

Date: Le 12 mars 2008