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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE L’EXPERT

La Franзaise des Jeux contre Andrй Darmon

Litige n° DFR2008-0015

1. Les parties

Le Requйrant est La Franзaise des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, reprйsentй par Inlex IP Expertise, Paris, France.

Le Dйfendeur est Andrй Darmon, Aix-en-Provence, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <loto-mobile.fr> enregistrй le 2 octobre 2007, <lotomobile.fr> enregistrй le 4 octobre 2007, <lotobut.fr>, <lotolove.fr>, <lotomaison.fr>, <lotosport.fr>, <lototal.fr>, <lototem.fr>, enregistrйs le 31 octobre 2007, <lotobeaute.fr>, <lotochien.fr>, <lotocine.fr>, <lotofamille.fr>, <lotofood.fr>, <lotoforme.fr>, <lotogenik.fr>, <lotoloisirs.fr>, <lotometeo.fr>, <lotomode.fr>, <lotonus.fr>, <lotopaze.fr>, <lotoroscope.fr>, <lotostress.fr>, <lototoit.fr>, <lotovacances.fr>, <lotozen.fr>, <lotochat.fr>, enregistrйs le 7 novembre 2007 et <lotonic.fr>, enregistrй le 13 novembre 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй Nameshield, Angers, France.

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 10 avril 2008, par courrier йlectronique et le 14 avril 2008, par courrier postal.

Le 11 avril 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 14 avril 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 17 avril 2008. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application et aprиs avoir autorisй une extension de temps, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 6 juillet 2008. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 4 juillet 2008, par courrier йlectronique et le 11 juillet 2008, par courrier postal.

Le 22 juillet 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

Le 29 juillet 2008, le Requйrant a fait parvenir au Centre et directement а l’Expert un document additionnel. Le 31 juillet 2008, le Dйfendeur a indiquй au Centre que ce document additionnel ne respectait pas le principe du contradictoire.

L’Expert, qui n’a pas sollicitй ce document additionnel, comme le lui permettait pourtant l’article 17(c) du Rиglement, observe qu’il doit, en application de l’article 17(a) du Rиglement, veiller а ce que les parties soient traitйes de maniиre йgale. Or, le Dйfendeur n’a pas pu rйpondre au document additionnel non sollicitй prйsentй par le Requйrant. C’est pourquoi l’Expert dйcide de ne pas prendre en considйration ce document additionnel.

4. Les faits

Le Requйrant est La Franзaise des Jeux, sociйtй anonyme d’йconomie mixte de droit franзais, qui a comme activitй l’organisation de jeux de hasard et d’argent, et qui s’occupe plus particuliиrement de la loterie payante trиs connue sous l’abrйviation de ‘loto’. Il bйnйficie d’un monopole d’exploitation confйrй par l’Etat.

Le Requйrant prouve qu’il est titulaire de nombreuses marques verbales et figuratives qui reprennent le terme ‘loto’ seul ou en le combinant а un autre terme.

Parmi ces signes figurent les marques suivantes :

- LOTO n° 1435425 dйposйe le 23 avril 1983 en classe 1 а 42

- LOTOPHONE n° 1394262 dйposйe le 8 janvier 1987 en classes 35, 36, 38, 39 et 41

- LOTO n° 99782889 dйposйe le 25 mars 1999 en classe 1 а 42

- LOTO n° 99782890 dйposйe le 25 mars 1999 en classe 1 а 42

- LOTO SURPRIZZ n° 02 3178019 dйposйe le 2 aoыt 2002 en classes 9, 16, 28 et 41

- SUPER LOTO n° 95603714 dйposйe le 29 dйcembre 1995 en classes 16, 28 et 41

- LOTO n° 02 3158601 dйposйe le 10 avril 2002 en classes 9, 16, 35, 38 et 41

- LOTO n° 03 3233275 dйposйe le 26 juin 2003 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45

Le Requйrant prouve йgalement que les marques LOTO sont notoires car connues d’une trиs large fraction du public franзais comme l’atteste notamment un sondage. Il considиre йgalement que ses marques sont distinctives, et non gйnйriques, pour dйsigner des produits et services, dans le domaine du jeu, qui visent des jeux de hasard autre que celui de la loterie traditionnelle.

Le Requйrant est aussi titulaire de trиs nombreux noms de domaine qui sont composйs du seul terme ‘loto’ (<loto.eu>, <loto.fr>, etc.) ou du terme ‘loto’ associй а un autre mot.

Le Requйrant a constatй que les noms de domaine <loto-mobile.fr>, <lotomobile.fr>, <lotobut.fr>, <lotolove.fr>, <lotomaison.fr>, <lotosport.fr>, <lototal.fr>, <lototem.fr>, <lotobeaute.fr>, <lotochien.fr>, <lotocine.fr>, <lotofamille.fr>, <lotofood.fr>, <lotoforme.fr>, <lotogenik.fr>, <lotoloisirs.fr>, <lotometeo.fr>, <lotomode.fr>, <lotonus.fr>, <lotopaze.fr>, <lotoroscope.fr>, <lotostress.fr>, <lototoit.fr>, <lotovacances.fr>, <lotozen.fr>, <lotochat.fr> et <lotonic.fr>, qui reproduisent tous le terme ‘loto’, dirigeaient les internautes vers une page d’attente du bureau d’enregistrement Nameshield, ce qui a йtй constatй par constat d’huissier en date du 14 novembre 2007.

Aprиs avoir identifiй le Dйfendeur, le Requйrant a demandй la radiation des noms de domaine en arguant qu’ils contrefaisaient ses droits de marque antйrieurs et portaient atteinte а sa notoriйtй. Suite а diffйrents йchanges infructueux entre le Dйfendeur et le Requйrant, le Dйfendeur a refusй de transmettre les noms de domaine litigieux car il estime кtre “dans son bon droit”, tout en indiquant ne pas avoir l’intention de dйvelopper une activitй concurrente de celle du Requйrant.

Le Requйrant a alors dйcidй de saisir le Centre afin d’obtenir le transfert а son profit de tous les noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant souligne que le Dйfendeur ne dйtient aucun droit de marque sur la dйnomination ‘loto’ et qu’il ne bйnйficie pas davantage d’un droit au nom, de dйnomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne sur cette expression. Il souligne йgalement qu’il n’a jamais autorisй le Dйfendeur а utiliser la dйnomination ‘loto’, y compris en l’associant а d’autres mots.

Le Requйrant considиre que l’adjonction de diffйrents termes gйnйriques au mot ‘loto’ (beautй, but, chat, chien, cinй, famille, food, forme, genik, loisirs, love, maison, mйtйo, mode, sport, stress, toit, vacances, zen, mobile) ou d’un suffixe qui permet de former avec la dйnomination ‘loto’ un terme gйnйrique (to-nic, to-nus, to-paze, o-roscope, to-tal, to-tem) ne peut que susciter un risque de confusion chez les internautes. En effet, le Requйrant estime que les internautes y verront des dйclinaisons de sa marque LOTO.

Le Requйrant souligne йgalement que le Dйfendeur est de mauvaise foi car il ne pouvait pas ignorer la notoriйtй de la marque LOTO en France, d’autant plus que des transactions йtaient dйjа intervenues entre les parties dans le passй.

Le Requйrant indique enfin que les noms de domaine ne sont pas exploitйs, ce qui prouve l’absence d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur.

C’est pourquoi le Requйrant sollicite la transmission а son profit de l’ensemble des noms de domaine litigieux.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur indique avoir procйdй а l’enregistrement de l’ensemble des noms de domaine litigieux aprиs avoir vйrifiй leur disponibilitй auprиs de plusieurs sources. Il souligne que ces enregistrements ont йtй motivйs par sa longue expйrience dans le secteur du marketing et de la communication et qu’ils sont sйcurisйs par la loi et la jurisprudence.

Le Dйfendeur souhaite utiliser йventuellement ces noms de domaine comme des outils de promotion des ventes en organisant des loteries promotionnelles sans pour autant se placer dans le sillage des activitйs de la Franзaise des Jeux.

Le Dйfendeur dйveloppe йgalement des arguments pour souligner le caractиre descriptif de la marque LOTO. Il considиre aussi qu’il n’existe pas de risque de confusion entre ses noms de domaine et les marques du Requйrant puisque les sites internet ne sont pas exploitйs.

Enfin, il indique que l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’a pas йtй rйalisй de mauvaise foi.

C’est pourquoi le Dйfendeur demande que les noms de domaine litigieux ne soient pas transfйrйs au Requйrant.

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission des noms de domaine а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.”

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ces noms de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requйrant justifie de l’existence de ses nombreux droits de marque sur le terme ‘loto’ seul ou associй а d’autres mots afin de dйsigner des jeux de hasard. Si la validitй de certaines de ses marques a pu кtre discutйe devant les juridictions nationales franзaises, il n’appartient pas а l’Expert de porter une apprйciation sur la distinctivitй de ces signes. En revanche, l’Expert ne peut que constater que, au jour oщ il statue, le Requйrant est propriйtaire de plusieurs marques notoires qui sont valables, faute d’avoir йtй prйalablement annulйes, et donc opposables а tous, y compris au Dйfendeur.

Les noms de domaine litigieux <loto-mobile.fr>, <lotomobile.fr>, <lotobut.fr>, <lotolove.fr>, <lotomaison.fr>, <lotosport.fr>, <lototal.fr>, <lototem.fr>, <lotobeaute.fr>, <lotochien.fr>, <lotocine.fr>, <lotofamille.fr>, <lotofood.fr>, <lotoforme.fr>, <lotogenik.fr>, <lotoloisirs.fr>, <lotometeo.fr>, <lotomode.fr>, <lotonus.fr>, <lotopaze.fr>, <lotoroscope.fr>, <lotostress.fr>, <lototoit.fr>, <lotovacances.fr>, <lotozen.fr>, <lotochat.fr> et <lotonic.fr> commencent tous par le terme ‘loto’ auquel est associй un autre mot ou un suffixe. Il en rйsulte que le terme ‘loto’, sur lequel le Requйrant a des droits de propriйtй intellectuelle, est fortement mis en valeur. Et il est constant que le Requйrant associe йgalement lui-mкme le terme ‘loto’ а un autre mot. Il en rйsulte que les internautes ne peuvent que subir un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les activitйs du Requйrant, ce qui cause un prйjudice а ce dernier. Par ailleurs, ce risque de confusion est accentuй par la notoriйtй du terme ‘loto’ dans l’esprit du public qui ne pourra que considйrer qu’un nom de domaine mettant en exergue ce mot est liй aux produits et services visйs par les nombreuses marques du Requйrant.

De surcroоt, il appartient а toute personne qui enregistre des noms de domaine d’adopter un comportement loyal en matiиre commerciale qui postule de ne pas porter atteinte aux droits des tiers, ni de profiter de leur notoriйtй. Or, il apparaоt que, en enregistrant les noms de domaine litigieux, le Dйfendeur s’est sciemment placй dans le sillage du Requйrant afin de pouvoir, le cas йchйant, bйnйficier de sa notoriйtй.

Enfin, le Dйfendeur ne prouve pas avoir des droits ou un intйrкt lйgitime qui pourrait justifier l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Il lui appartenait donc de choisir d’enregistrer des noms de domaine, pour dйvelopper ses activitйs, qui ne portaient pas atteinte aux droits d’autrui, ni ne mйconnaissait le comportement loyal en matiиre commerciale qui s’impose а tout acteur йconomique, y compris sur le rйseau internet.

Il rйsulte de ce qui prйcиde que l’Expert considиre que l’enregistrement des noms de domaine <loto-mobile.fr>, <lotomobile.fr>, <lotobut.fr>, <lotolove.fr>, <lotomaison.fr>, <lotosport.fr>, <lototal.fr>, <lototem.fr>, <lotobeaute.fr>, <lotochien.fr>, <lotocine.fr>, <lotofamille.fr>, <lotofood.fr>, <lotoforme.fr>, <lotogenik.fr>, <lotoloisirs.fr>, <lotometeo.fr>, <lotomode.fr>, <lotonus.fr>, <lotopaze.fr>, <lotoroscope.fr>, <lotostress.fr>, <lototoit.fr>, <lotovacances.fr>, <lotozen.fr>, <lotochat.fr> et <lotonic.fr> porte atteinte aux droits du Requйrant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Si les noms de domaine litigieux ne font pas l’objet d’une exploitation causant un prйjudice important au Requйrant puisqu’ils renvoient а une page d’attente du bureau d’enregistrement, il n’en demeure pas moins que cela contribue а prouver l’absence d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur а utiliser ces noms de domaine. De plus, йtant donnй que les droits sur les marques relиvent du droit de propriйtй, toute atteinte, mкme non suivie d’une exploitation significative, suffit а violer les droits rйels du Requйrant sur ses signes.

Il en rйsulte que l’utilisation de noms de domaine imitant les expressions sur lesquels le Requйrant a des droits de propriйtй intellectuelle, de faзon а engendrer un risque de confusion dans l’esprit des internautes, suffit а violer ses droits, y compris si les noms de domaine litigieux renvoient vers des pages d’attente.

Il rйsulte de ce qui prйcиde que l’Expert considиre que l’utilisation des noms de domaine <loto-mobile.fr>, <lotomobile.fr>, <lotobut.fr>, <lotolove.fr>, <lotomaison.fr>, <lotosport.fr>, <lototal.fr>, <lototem.fr>, <lotobeaute.fr>, <lotochien.fr>, <lotocine.fr>, <lotofamille.fr>, <lotofood.fr>, <lotoforme.fr>, <lotogenik.fr>, <lotoloisirs.fr>, <lotometeo.fr>, <lotomode.fr>, <lotonus.fr>, <lotopaze.fr>, <lotoroscope.fr>, <lotostress.fr>, <lototoit.fr>, <lotovacances.fr>, <lotozen.fr>, <lotochat.fr> et <lotonic.fr> porte atteinte aux droits du Requйrant.

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant des noms de domaine <loto-mobile.fr>, <lotomobile.fr>, <lotobut.fr>, <lotolove.fr>, <lotomaison.fr>, <lotosport.fr>, <lototal.fr>, <lototem.fr>, <lotobeaute.fr>, <lotochien.fr>, <lotocine.fr>, <lotofamille.fr>, <lotofood.fr>, <lotoforme.fr>, <lotogenik.fr>, <lotoloisirs.fr>, <lotometeo.fr>, <lotomode.fr>, <lotonus.fr>, <lotopaze.fr>, <lotoroscope.fr>, <lotostress.fr>, <lototoit.fr>, <lotovacances.fr>, <lotozen.fr>, <lotochat.fr> et <lotonic.fr>.

Christophe Caron
Expert

Le 4 aoыt 2008