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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Periуdico Excйlsior, S.A. de C.V. c. Robert Takovich

Caso No. DMX2008-0001

 

1. Las Partes

El Promovente es Periуdico Excйlsior, S.A. de C.V., con domicilio en Mйxico, Distrito Federal, representado por Jalife, Caballero, Vбzquez & Asociados, Distrito Federal, Mйxico.

El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Maryland, Estados Unidos de Amйrica.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <excelsior.com.mx>.

El Registrador del nombre de dominio antes seсalado es NIC-Mйxico.

 

3. Historia Procesal

La Solicitud se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2008. El 19 de febrero de 2008 el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico un requerimiento de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en litigio. El 19 de febrero de 2008 NIC-Mйxico remitiу al Centro por igual vнa su respuesta confirmando que Robert Takovich era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto tйcnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localizaciуn completos. En respuesta a una prevenciуn del Centro sobre la Solicitud, el Promovente subsanу ciertas deficiencias formales de la misma el 3 de marzo de 2008. El Centro constatу que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artнculo 4 del Reglamento, el Centro emplazу formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando con ello comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2008.

Con fundamento en el artнculo 5 del Reglamento, el tйrmino para contestar la Solicitud se fijу para el 1 de abril de 2008. El Titular no produjo contestaciуn alguna a la Solicitud. En consecuencia, el Centro acusу la rebeldнa del Titular el 3 de abril de 2008.

El Centro nombrу a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de abril de 2008, previa recepciуn de su Declaraciуn de Aceptaciуn, Imparcialidad e Independencia, segъn lo dispone el artнculo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente edita y comercializa el periуdico EXCELSIOR, un diario de interйs general que circula en Mйxico desde hace mбs de noventa aсos.

Para identificar en el comercio la publicaciуn periуdica cuyos ejemplares impresos son distribuidos a nivel nacional, el Promovente tiene reservada en exclusiva la denominaciуn “Excelsior” como tнtulo de su diario desde 2001 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor segъn acredita con las constancias que exhibe de anotaciуn marginal de transmisiуn de derechos en favor de Aerogea, S.A. de C.V., anterior denominaciуn social del Promovente segъn se da cuenta en el instrumento 22,383 de fecha primero de octubre de dos mil siete, otorgado ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Pъblico No. 122 del Distrito Federal.

El Promovente difunde tambiйn su periуdico a travйs del portal de Internet que mantiene desde mediados de 2007 bajo el nombre de dominio <exonline.com.mx>.

El Titular por su parte registrу en fecha desconocida el nombre de dominio disputado, mismo que actualmente se encuentra vinculado al portal Wikipedia donde se muestra el significado del vocablo latino Excelsior.

Al considerar que tanto el registro como el uso que se ha dado al nombre de dominio en conflicto invaden sus derechos al uso exclusivo del tнtulo “Excelsior” que tiene reservado, el Promovente presentу la Solicitud que dio origen a este procedimiento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acciуn son los siguientes:

(i) El Promovente es cesionario y titular de tres reservas de derechos que incluyen la denominaciуn “Excelsior” para amparar el tнtulo de una publicaciуn periуdica en Mйxico;

(ii) El periуdico “Excelsior” del Promovente goza del reconocimiento del pъblico mexicano toda vez que circula a nivel nacional;

(iii) El nombre de dominio objeto de la Solicitud comprende una denominaciуn idйntica a la amparada por la reserva de derechos del Promovente, con lo cual se actualiza el primer supuesto de la Polнtica;

(iv) Aъn cuando no guarda relaciуn alguna con el periуdico “Excelsior” que es notoriamente conocido en Mйxico, el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio en cuestiуn para atraer visitantes a su sitio Web, aprovechбndose asн de la popularidad del diario del Promovente;

(v) Al lo largo del tiempo, el Titular ha usado el nombre de dominio controvertido ъnicamente como vehнculo para entrar a otras pбginas de Internet, pбginas de las que no se desprende ningъn interйs legнtimo en la denominaciуn Excelsior;

(vi) Como puede constatarse en la fe de hechos respectiva, el sitio Web adscrito al nombre de dominio en controversia estuvo ligado en algъn momento a un portal de contenido pornogrбfico, en detrimento a la labor periodнstica del Promovente;

(vii) Mбs adelante el portal bajo el nombre de dominio en litigio fue modificado para mostrar la imagen de una mujer leyendo el periуdico, lo que inducнa equнvocamente a pensar que dicho portal estaba asociado con el diario del Promovente;

(viii) Debido a que la existencia de versiones electrуnicas de los diarios impresos constituye hoy en dнa una prбctica comъn en la industria relevante, la falta de identidad entre el titular del nombre de dominio en conflicto y la empresa que edita el diario del Promovente causa un perjuicio tanto a este ъltimo como a los usuarios de Internet interesados en consultar el periуdico “Excelsior”;

(ix) Derivado de lo anterior puede concluirse que el Titular no tiene ningъn derecho o interйs legнtimo para usar el tнtulo reservado Excelsior como nombre de dominio pues del contenido cambiante del sitio Web vinculado al nombre de dominio en contienda no se desprende que se actualice ninguno de los supuestos que previene el artнculo 1.c) de la Polнtica;

(x) El nombre de dominio en litigio fue registrado de mala fe con la intenciуn de obtener un lucro indebido al intentar captar clientela potencial del Promovente interesada en ingresar al portal de Internet del Promovente;

(xi) El nombre de dominio, cuya devoluciуn se reclama, ha sido usado de mala fe al vincularse a un sitio de contenido pornogrбfico con el consecuente demйrito que ello produce a la reputaciуn del Promovente, asн como por haberse relacionado con servicios idйnticos o similares a los que presta el Promovente;

(xii) De lo anterior se colige que la conducta desplegada por el Titular se traduce en un caso tнpico de ciberocupaciуn que imposibilita al Promovente para reflejar el tнtulo de su publicaciуn periуdica en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la informaciуn noticiosa que desean.

B. Titular

El Titular no contestу a las alegaciones del Promovente, dejando asн de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

 

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el artнculo 1.a) de la Polнtica, para prevalecer en su acciуn de transferencia de nombre de dominio intentada, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y

(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado у se utiliza de mala fe.

Preliminar

Debido a que la Polнtica se basa en su gran mayorнa en la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a las decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien mъltiples expertos han reiterado que la falta de contestaciуn a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automбticamente en una resoluciуn favorable al Demandante (como se confirma en el pбrrafo 4.6 del reporte en inglйs intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como vбlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciуn de la demanda) y tambiйn Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., NAF N° 95095 (resolviendo que la omisiуn del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La posibilidad de que una Reserva de Derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el artнculo 1.a.i) de la Polнtica. Si bien tal Polнtica ha estado vigente por poco mбs de siete aсos, es de advertirse que el presente caso constituye el primer precedente bajo la misma de una acciуn apoyada ъnica y exclusivamente en una Reserva de Derechos, a diferencia de una marca registrada, por lo que se justifica una breve explicaciуn de dicha instituciуn legal.

La Reserva de Derechos es una figura jurнdica propia del Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual que se introdujo por vez primera en la Ley Federal del Derecho de Autor de 1947¹, al conferir la prerrogativa al uso exclusivo del tнtulo o cabeza de un periуdico, revista, noticiero cinematogrбfico, programa de radio y de toda publicaciуn o difusiуn periуdica durante todo el tiempo de la publicaciуn o difusiуn y un aсo mбs, si la publicaciуn se hiciere o la difusiуn se iniciare dentro de un aсo de la fecha en que fuere reservado el derecho.

Si bien es cierto que formal e histуricamente hablando las Reservas de Derechos poseen una naturaleza jurнdica afнn a los derechos de autor² pues comparten su orientaciуn artнstica y cultural mбs allб de un fin puramente comercial, la regulaciуn actual de las reservas de derechos se asemeja mбs al бmbito marcario que al propiamente autoral, por lo que puede afirmarse que las reservas de derechos conforman una especie hнbrida entre los derechos de autor y las marcas.

El artнculo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor en vigor define a la reserva de derechos como la facultad de usar y explotar en forma exclusiva tнtulos de publicaciones periуdicas (entre otras categorнas no relevantes al caso concreto) editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretendan continuarse indefinidamente.

La concesiуn de la reserva se produce despuйs de un examen de forma y fondo por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), quien estб facultado para negar la solicitud respectiva cuando la denominaciуn que pretenda reservarse sea descriptiva, genйrica, idйntica o similar en grado de confusiуn a una reserva previamente concedida o a una solicitud en trбmite relacionada con una publicaciуn periуdica, entre otros supuestos. La vigencia del certificado constitutivo de los derechos correspondientes es de un aсo, renovable indefinidamente por perнodos iguales consecutivos, siempre y cuando se acredite que la publicaciуn periуdica continъa en circulaciуn.

Ahora bien, como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Polнtica no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusiуn entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si este ъltimo por sн solo se confunde lo suficiente con la reserva de derechos del Promovente para justificar una acciуn bajo la Polнtica.

Sentado lo anterior, de una confrontaciуn visual entre el nombre de dominio <excelsior.com.mx> y la denominaciуn “Excelsior”, se advierte a primera impresiуn que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma ъnica y exclusivamente por la reserva de derechos del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idйntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este experto asн lo determina).

La conclusiуn que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genйrico “.com” y del cуdigo de paнs “.mx”, puesto que al obedecer su existencia a razones tйcnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusiуn entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Polнtica. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusiуn con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio <wpgc.com> era idйntico a la marca WPGC del demandante).

En la misma tesitura, vista la imposibilidad tйcnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayъsculas o minъsculas, tal disparidad tipogrбfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un anбlisis de confusiуn con arreglo a la Polнtica. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benнtez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idйntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).

Por consiguiente se tiene por satisfecha la condiciуn prevista en el artнculo 1.a.i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

En vista de que de las constancias que obran en el expediente no se desprende que el Promovente haya autorizado el uso de su reserva como nombre de dominio en favor del Titular y ante la falta de contestaciуn a la Solicitud, es posible presumir la falta de derechos o intereses legнtimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. Vйanse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses legнtimos habida cuenta que el demandante no autorizу el uso de su marca como nombre de dominio en favor del demandado y este ъltimo no presentу al experto elementos de convicciуn para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Polнtica) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestaciуn a la demanda puede ser interpretada como una admisiуn del demandado respecto a su carencia de interйs legнtimo en el nombre de dominio).

Con independencia de lo anterior, el Promovente ha demostrado mediante sendas certificaciones notariales de hechos que el nombre de dominio en cuestiуn estuvo asociado con un sitio Web de contenido pornogrбfico bajo el nombre de dominio <lasputas.tv> al cual los visitantes de <excelsior.com.mx> eran reenviados automбticamente, asн como a un Portal donde se ofrecнan bienes y servicios por parte de terceros. La circunstancia de emplear un nombre de dominio como umbral de otro nombre de dominio de cuyo contenido no se desprenda vнnculo o relaciуn alguna con el primero, ha sido considerada incapaz de dar lugar a derechos o intereses legнtimos en un nombre de dominio conforme a la Polнtica. Ver Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (concluyendo que la aplicaciуn que daba el titular al nombre de dominio <tripod.com.mx> no podнa considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legнtimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal se incluнan hipervнnculos a otros sitios Web de contenido sexual, lo cual distaba mucho de los fines con que estб asociada la marca TRIPOD en el comercio).

En este sentido se advierte que una vez notificada la Solicitud, el Titular modificу nuevamente el contenido del Portal adscrito al nombre de dominio en pugna con la intenciуn de aparentar un supuesto uso legнtimo de dicho nombre de dominio al vincular este ъltimo con la pбgina del sitio Wikipedia donde se muestran los diversos usos que se han dado en diversas partes del mundo al tйrmino latino “excelsior”. A este respecto el Experto estima que en la especie el uso alguna vez ilegнtimo del nombre de dominio no es convalidable por un uso posterior, asн como que el “efecto espejo” creado con el sitio Wikipedia tampoco es susceptible de conferir al Titular derechos o intereses legнtimos en el nombre de dominio en conflicto pues de lo contrario serнa suficiente crear una liga en Internet con cualquier marca o reserva notoria descrita en Wikipedia para legitimar la tenencia de un nombre de dominio que se apropiara de dichos signos distintivos.

En funciуn de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el artнculo 1.a.ii) de la Polнtica.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Promovente, la conducta del Titular configura un caso tнpico de ciberocupaciуn donde se impide al Promovente reflejar su reserva notoriamente conocida en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la versiуn electrуnica del diario que esperan encontrar ahн.

Considerando la antigьedad y alcance geogrбfico en Mйxico del uso del nombre “Excelsior” con relaciуn al periуdico que edita el Promovente, asн como la fuerte capacidad distintiva de dicho signo, es inconcuso que el Titular debiу haber sabido de la existencia del mismo al momento de registrar un nombre de dominio dirigido primordialmente al pъblico mexicano.

Por otro lado, la falta de uso genuino de <excelsior.com.mx> al haberse vinculado a Portales bajo otros nombres de dominio, produce convicciуn plena en el Experto sobre la mala fe que privу en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.

Bajo estas circunstancias se surte la causal de mala fe contenida en el artнculo 1.b iv de la Polнtica, al resolverse que el Titular ha utilizado el nombre de dominio <excelsior.com.mx> de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn reservada “Excelsior” en cuanto al origen del Portal.

Confirma lo anterior el hecho de que el Titular fue condenado por la misma causa en diverso procedimiento administrativo que tuvo tambiйn por objeto un nombre de dominio mexicano. Ver Gusanito.com S. de R.L. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2007-0012 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <gusanito.com.mx> cuyo Portal mostraba productos idйnticos a los ofertados por el promovente bajo su marca GUSANITO, que a la vez se encontraba reservada como tнtulo de difusiуn periуdica vнa red de cуmputo). La reincidencia de mйrito colma el supuesto de mala fe previsto en el artнculo 1.b.ii de la Polнtica. Ver The Board of Governors of the University of Alberta v. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No. D2000-0378 (el registro de mбs de un nombre de dominio sin derecho o interйs legнtimo sugiere un patrуn de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Polнtica).

Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Polнtica bajo su articulo 1.a.iii).

 

7. Decisiуn

En mйrito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acciуn y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artнculos 1.g.ii) de la Polнtica, asн como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <excelsior.com.mx> sea transferido al Promovente.

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Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Ъnico

Fecha: 25 de abril de 2008

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¹ Fernando Serrano Migallуn, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor (Textos, Antecedentes, Anбlisis, Proceso Legislativo), Editorial Porrъa en colaboraciуn con la UNAM, Mйxico, 1998.

² En este sentido Ernesto Javier Herrera Meza afirma que sуlo en forma tangencial la instituciуn de la reserva de derechos se corresponde con la del derecho de autor atendiendo a diferencias en cuanto al objeto, la forma de adquirir la protecciуn, el contenido, duraciуn y alcance del derecho. Iniciaciуn al Derecho de Autor, Editorial Limusa, Mйxico, 1992.