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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ING Groep N.V. v. Javier Burgos

Caso No. D2009-0387

1. Las Partes

La Demandante es ING Groep N.V. con domicilio en Amsterdam, PaГ­ses Bajos, representada por Elzaburu, EspaГ±a.

La Demandada es Javier Burgos con domicilio en MГЎlaga, EspaГ±a.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancoingdirect.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

3. Iter Procedimental

La Demanda (en espaГ±ol) se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 23 de marzo de 2009. El 24 de marzo de 2009 el Centro enviГі a eNom via correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en cuestiГіn. El mismo 24 de marzo eNom enviГі al Centro, via correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. El Centro enviГі una comunicaciГіn electrГіnica a las partes el 27 de marzo de 2009 relativa al idioma del procedimiento. El 31 de marzo de 2009, el Demandante enviГі su solicitud en relaciГіn con el idioma de procedimiento. El Demandado no enviГі ninguna comunicaciГіn al respecto. El Centro verificГі que la Demanda cumplГ­a los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de abril de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 28 de abril de 2009. El Demandado no contestГі a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificГі al Demandado su falta de personaciГіn y ausencia de contestaciГіn a la Demanda el 30 de abril de 2009.

El Centro nombrГі a Daniel PeГ±a como miembro Гєnico del Grupo de Expertos el dГ­a 15 de mayo de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento

La Demandante presentГі una solicitud sobre el idioma del procedimiento para el presente caso, a la cual no hubo comunicaciГіn alguna por parte de la Demandada. El Experto acepta los argumentos de la Demandante en el sentido de que el Demandado es de nacionalidad espaГ±ola y todas las circunstancias que enmarcaron el presente caso sugieren que este idioma fue utilizado en las tratativas preliminares de posible arreglo entre las partes, (Anexo nВє. 10 de la Demanda). asГ­ como en la elaboraciГіn de la Demanda y en las pruebas de reconocimiento de la marca en el territorio espaГ±ol. El hecho de que el idioma del procedimiento coincidida con el idioma del Demandado se convierte en una garantГ­a adicional para la adecuada defensa de éste y para la valoraciГіn del acervo probatorio en este idioma. El Experto teniendo en cuenta las razones expuestas por el Demandante en su argumentaciГіn, asГ­ como el idioma empleado en las comunicaciones anteriores entre las partes concluye que el idioma del presente procedimiento sea el espaГ±ol.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de varias marcas distintivas consistentes o compuestas por los términos "Banco" e "Ing Direct", en particular en EspaГ±a,, los siguientes de acuerdo con el Anexo no. 2 de la Demanda:

Registro de marca nacional nВє 2181396 ING DIRECT (denominativo con grГЎfico) en clase 35.

Registro de marca nacional nВє 2217995 ING DIRECT, TU OTRO BANCO (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2217996 CUENTA NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2217997 ING DIRECT, TU PRIMER BANCO (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2217998 ING DIRECT, TU SEGUNDO BANCO (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2219224 CUENTA TORONJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2219226 CREDITO NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2223756 CUENTA CORRIENTE NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2223757 CUENTA AHORRO VIVIENDA NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2223758 PRESTAMO NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2223759 FONDO NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2223760 PLAN NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2223762 HIPOTECA NARANJA DE ING DIRECT (denominativo) en clase 36

Registro de marca nacional nВє 2243571 ING DIRECT (TU OTRO BANCO) CUENTA NARANJA (denominativo con grГЎfico) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2274613 ING DIRECT (denominativo con grГЎfico) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2487990 ING DIRECT TU BANCO NARANJA (denominativa) en clase 36.

Registro de marca nacional nВє 2796042 ING DIRECT UN GRAN BANCO QUE HACE FRESH BANKING (denominativo con grГЎfico) en clase 36.

El Demandante es un banco perteneciente al grupo financiero holandés ING Groep, especializado en el modelo de banca directa o banca online. En la actualidad, ING Direct es un banco reconocido en EspaГ±a (paГ­s en el que reside el Demandado) en el sector de la banca directa, con una amplia difusiГіn internacional y operacional en nueve paГ­ses: CanadГЎ, EspaГ±a, Francia, Australia, los Estados Unidos de America, Italia, Alemania, Austria y Reino Unido de Gran BretaГ±a e Irlanda del Norte (Anexo nВє. 3 de la Demanda).

El Demandante tiene presencia habitual en medios de comunicaciГіn de informaciГіn general y especializados en el sector de la economГ­a de la importancia de, entre otros, "El Mundo" (con mГЎs de 400 referencias), "El Economista" o "Cotizalia" (Anexo nВє 4 de la Demanda), asГ­ como en diferentes versiones de la Enciclopedia Virtual Wikipedia, tales como las propias en lengua inglesa, alemana, francesa, italiana, rusa, japonesa u holandesa. (Anexo nВє 5 de la Demanda).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la actualidad ING Direct es el banco lГ­der en EspaГ±a en el sector de la banca directa. La Demandante ha venido desarrollando su actividad en EspaГ±a, paГ­s en el que aparentemente habita el titular del nombre de dominio en disputa, través de la marca ING DIRECT desde hace mГЎs de 10 aГ±os (Anexo nВє 3 de la Demanda), teniendo una considerable presencia en el sector econГіmico e Internet.

Tal es la popularidad global de ING Direct que puede afirmarse, segГєn la Demandante, que el consumidor identifica a nivel global y de manera prГЎcticamente unГЎnime dicho término con la actividad de la misma.

Varios de los registros de marca cuya titularidad detenta la Demandante incluyen las expresiones "ING Direct, tu otro banco", "ING Direct, tu primer banco" o "ING Direct, tu segundo banco" (Anexo nВє 2 de la Demanda), por lo que puede considerarse que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusiГіn con los signos distintivos de la Demandante.

No existe en la actualidad ninguna marca nacional, comunitaria, internacional que reproduzca o incluya la expresiГіn "Banco Ing Direct" en la que sea tenga titularidad el Demandado.

El Demandado no ha realizado actividad alguna a través del nombre de dominio desde que el mismo fue registrado.

B. Demandado

El Demandado no contestГі a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con la PolГ­tica, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar que posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusiГіn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos;

(ii) Acreditar que la demandada no tiene derechos o intereses legГ­timos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Acreditar que la demandada posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

El nombre de dominio en disputa es <bancoingdirect.com>, siendo la parte relevante a efectos de la PolГ­tica la expresiГіn "bancoingdirect". La Demandante ha registrado y usado diversas marcas que incluyen la expresiГіn "ingdirect" y otras similares como por ejemplo: "ING Direct, tu otro banco", ING Direct, tu primer banco" o "ING Direct, tu segundo banco". En consecuencia, el registro de varias de sus marcas por parte de la Demandante ha incluido tanto de manera conjunta como separada todos y cada uno de los elementos integrantes del nombre de dominio en disputa.

En razГіn de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la PolГ­tica, ya que el nombre de dominio en cuestiГіn es confusamente similar a las marcas registradas por la Demandante.

B. Derechos o intereses legГ­timos

La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legГ­timos en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez que este haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legГ­timos, la carga de la prueba se traslada a la Demandada. El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legГ­timos del Demandado en relaciГіn con el nombre de dominio <bancoingdirect.com>.

En concordancia con lo anterior, es a la Demandada a quien le corresponde probar sus derechos o intereses legГ­timos. Sin embargo, la Demandada renunciГі, sin justificaciГіn alguna, al ejercicio de su derecho de defensa al no contestar la Demanda presentada en su contra. Lo anterior a pesar de que incluso el 30 de abril de 2009, el Centro le enviГі a la Demandada una notificaciГіn sobre la ausencia de contestaciГіn de la Demanda, indicГЎndole que, en cualquier caso, podrГ­a someter a consideraciГіn del Experto una respuesta incluso fuera de la oportunidad procesal prevista en la PolГ­tica, y que este Experto tendrГ­a la absoluta discreciГіn para admitir una contestaciГіn fuera del plazo. El Experto declara que nunca recibiГі tampoco una contestaciГіn fuera del término.

El Experto considera probado que la Demandada tuvo conocimiento del presente proceso al ser notificada adecuadamente de acuerdo con lo previsto en la PolГ­tica. AГєn mГЎs, de acuerdo con las pruebas presentadas, la Demandada estuvo en tratativas y discusiones con la Demandante respecto de la titularidad del nombre de dominio en disputa (Anexo nВє 1 de la Demanda). En consecuencia, el Experto considera que en este caso especГ­fico la falta de contestaciГіn de la Demanda podrГ­a, en este caso en particular interpretarse como una aceptaciГіn tГЎcita a las pretensiones de la Demandante.

De cualquier manera, el Experto considera relevante y necesario hacer un examen de los argumentos expuestos por la Demandante por los cuales la Demandada no tendrГ­a derechos o intereses legГ­timos en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa.

En primer lugar, para la Demandada no detenta la titularidad de ningГєn signo distintivo que le permita reivindicar como suyo el nombre de dominio <bancoingdirect.com>. Tampoco el Demandado ejerce actividad alguna relacionada con servicios financieros o bancarios (Anexo nВє 8 de la Demanda).

Finalmente, la Demandante alegГі al proceso prueba suficiente (Anexo nВє 2 de la Demanda) de que varias marcas que reproducen de manera separada o conjunta la expresiones "Banco Ing Direct" fueron registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en diputa por parte de la Demandada. Adicionalmente, el Experto no encuentra licencia o autorizaciГіn para el uso de la expresiГіn "bancoingdirect" por parte del Demandado.

En razГіn de lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legГ­timos por parte de la Demandada en relaciГіn con el nombre de dominio en disputa <bancoingdirect.com>.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo al pГЎrrafo 4.a)iii) de la PolГ­tica, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio. El pГЎrrafo 4.b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilizaciГіn de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estГЎn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa Г­ndole; o

(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ГЎnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lГ­nea, creando la posibilidad de que exista confusiГіn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciГіn o promociГіn de su sitio Web o de su sitio en lГ­nea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lГ­nea.

El Experto no encuentra suficientemente probada ninguna de las circunstancias mencionadas en el artГ­culo 4.b) de la PolГ­tica. Sin embargo, la lista contenida en este artГ­culo no es taxativa (ver Nova Banka v. Iris, Caso OMPI No. D2003-0366), por lo cual el Experto recurre a criterios adicionales para determinar la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Mala fe en cuanto al registro del nombre de dominio:

El Experto considera que la evidencia alegada por el Demandante constituye una prueba del renombre de la marca BANCO ING DIRECT en el entorno europeo y en particular de EspaГ±a. En ese sentido, el Experto considera que la Demandante ha realizado esfuerzos continuos por difundir el conocimiento de su marca, lo que se refleja en la amplia gama de medios de comunicaciГіn en los que se divulga publicidad alusiva a la misma. AsГ­, la Demandante ha incluido publicidad realizada en medios de comunicaciГіn de informaciГіn general y especializados en el sector de la economГ­a, entre otros, "El Mundo" (con mГЎs de 400 referencias), "El Economista" o "Cotizalia" (Anexo nВє 4 de la Demanda).

Por lo anterior, el Experto considera que el Demandado, mГЎs aГєn siendo aparentemente residente en EspaГ±a, podГ­a de manera razonable tener conocimiento sobre la existencia y uso de las marcas de la Demandante.

Como ha sido establecido por anteriores expertos (ver entre otros Carolina Herrera, Ltda. v. Alberto RincГіn GarcГ­a. Caso OMPI No. D2002-0806; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022), y por el pГЎrrafo 2 de la PolГ­tica, el registrante de un nombre de dominio debe garantizar al Registrador que, en la medida de su conocimiento, el registro del nombre de dominio no infringe derechos de terceros. En este caso, el conocimiento de la marca BANCO ING DIRECT estaba al alcance del Demandado.

En consecuencia y tomando en cuenta las circunstancias de este caso en particular , el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe, en razГіn de la existencia, uso extendido y reconocimiento entre el pГєblico del lugar de origen y residencia del Demandado respecto de la marca BANCO ING DIRECT y de la informaciГіn disponible acerca del la misma en Internet y en diversos medios masivos de comunicaciГіn.

Mala fe en cuanto al uso del nombre de dominio:

De acuerdo a la evidencia suministrada por el Demandante, no existe una pГЎgina de Internet activa bajo el nombre de dominio <bancoingdirect.com>, por lo cual el Experto no encuentra probado el uso activo del nombre de dominio en disputa.

No obstante, este Experto considera que la expresiГіn "uso del dominio" debe ser interpretada en sentido amplio, en la medida que el registro de un nombre de dominio, por sГ­ mismo, constituye una ocupaciГіn del nombre de dominio que impide que al propietario de los derechos marcarios registrar de manera legГ­tima el nombre de dominio. En consecuencia, la inactividad de un sitio de Internet bajo un nombre de dominio registrado no implica per se necesariamente y para efectos de la interpretaciГіn de la PolГ­tica que éste no esté siendo usado.

En el caso concreto, el Experto considera que la ocupaciГіn del nombre de dominio en disputa <bancoingdirect.com> constituye un uso de mala fe. El Demandado tuvo la posibilidad de argumentar la ausencia de mala fe o justificar su proceder pero no lo hizo en la oportunidad que este procedimiento tiene prevista para tal fin, lo anterior debe ser interpretado como un indicio mГЎs de mala fe.

En razГіn de lo anterior, el Experto considera satisfecho el tercer requisito debido a la mala fe en el registro y uso del dominio <bancoingdirect.com>.

7. DecisiГіn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bancoingdirect.com> sea transferido al Demandante.

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Daniel PeГ±a
Experto Гљnico

Fecha: 27 de mayo, 2009