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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI DECISIГ“N DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Heineken EspaГ±a, S.A. v. Antonio RodrГguez FernГЎndez Pacheco
Caso No. D2009-0918
1. Las Partes
La Demandante es Heineken EspaГ±a, S.A., con domicilio en Sevilla, EspaГ±a, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, con domicilio en Sevilla, EspaГ±a.
El Demandado es Antonio RodrГguez FernГЎndez Pacheco, con domicilio en Ciudad Real, EspaГ±a.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <heineken.tel> (el "Nombre de Dominio").
El registrador del citado Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 8 de julio de 2009. El 9 de julio de 2009 el Centro enviГі a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, vГa correo electrГіnico, una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el Nombre de Dominio en cuestiГіn. El 9 de julio de 2009 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviГі al Centro, vГa correo electrГіnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturaciГіn.
En respuesta a una notificaciГіn del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentГі una modificaciГіn a la Demanda el 27 de julio de 2009. El Centro verificГі que la Demanda, junto con la modificaciГіn a la Demanda cumplГan los requisitos formales de la PolГtica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГtica"), el Reglamento de la PolГtica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГtica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificГі formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de julio de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 17 de agosto de 2009. El Escrito de ContestaciГіn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de agosto de 2009.
El Centro nombrГі a Antonia Ruiz LГіpez como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГa 1 de septiembre de 2009, recibiendo la DeclaraciГіn de AceptaciГіn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
El idioma del procedimiento es el espaГ±ol, dado que es el idioma del acuerdo de registro relativo al Nombre de Dominio, teniendo ademГЎs en cuenta que ambas Partes estГЎn domiciliadas en EspaГ±a.
4. Antecedentes de Hecho
Los hechos relevantes y no controvertidos se resumen a continuaciГіn:
La Demandante es una sociedad espaГ±ola, con domicilio social en Sevilla, perteneciente al sector cervecero.
La Demandante ostenta derechos sobre la marca HEINEKEN, por ser titular de diversos registros que incluyen la denominaciГіn HEINEKEN y por estar expresamente autorizada por la compaГ±Гa del mismo grupo Heineken Brouwerijen, B.V., titular a su vez de registros de dicha marca a nivel internacional, a utilizar en EspaГ±a la repetida marca HEINEKEN en las campaГ±as publicitarias efectuadas para la promociГіn de los productos cerveceros de la citada marca. Entre otros registros de la marca HEINEKEN, para distinguir productos de la clase 32 (cervezas), asГ como productos y servicios con ellos relacionados, cuya vigencia ha sido acreditada, se encuentran numerosas marcas internacionales, algunas de las cuales tienen prioridad de los aГ±os 1956, 1960, 1963, 1965, etc. y también marcas comunitarias, entre las que cabe mencionar, a los efectos del presente procedimiento, las siguientes:
- Marca comunitaria denominativa nГєm. 120345, del 1 de abril de 1996
- Marca comunitaria tridimensional nГєm. 620245, del 19 de septiembre de 1997
- Marca comunitaria figurativa nГєm. 1803766, del 10 de agosto de 2000
- Marca comunitaria figurativa nГєm. 4792421, del 20 de diciembre de 2005
- Marca comunitaria figurativa nГєm. 4792099, del 19 de diciembre de 2005
Heineken Brouwerijen, B.V. también ha autorizado a la Demandante a realizar las actuaciones necesarias para la recuperaciГіn del Nombre de Dominio y ha consentido expresamente que le sea transferido su registro mediante el presente procedimiento.
La marca HEINEKEN es una marca notoria, siendo particularmente conocida por los consumidores de cerveza.
El Nombre de Dominio se registrГі el 23 de marzo de 2009.
El Demandado es una persona fГsica, que utiliza el Nombre de Dominio para anunciar un futuro portal o foro telemГЎtico del mundo de la cerveza, lo que ha podido comprobar el Experto visitando la correspondiente pГЎgina Web.
También ha quedado acreditado que la Demandante remitiГі al Demandado requerimientos, instГЎndole para que procediese a transferirle voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimientos que fueron rechazados por el Demandado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:
- Que es una compaГ±Гa de reconocido prestigio, lГder del sector cervecero en EspaГ±a, que forma parte del afamado grupo Heineken, grupo cervecero internacional de origen holandés, al que también pertenece la compaГ±Гa Heineken Brouwerijen, B.V.
- Que goza de derechos exclusivos sobre la denominaciГіn HEINEKEN por ser la titular de determinados registros espaГ±oles que comprenden dicha denominaciГіn y por ostentar asimismo derechos de uso otorgados por la citada compaГ±Гa Heineken Brouwerijen, B.V, en su calidad de titular de numerosos registros de la marca HEINEKEN a nivel internacional.
- Que existe una total identidad entre la marca HEINEKEN y el Nombre de Dominio, por lo que la confusiГіn es inevitable.
- Que el Demandado no posee intereses legГtimos ni derechos sobre la denominaciГіn HEINEKEN, derechos que sГіlo pueden atribuirse a las entidades titulares de la marca HEINEKEN, registrada desde el aГ±o 1956, tratГЎndose ademГЎs de una marca notoria y renombrada a nivel mundial.
- Que el Demandado conocГa perfectamente la marca HEINEKEN antes de proceder al registro del Nombre de Dominio, dado el uso extendido y reconocimiento de dicha marca dentro del sector cervecero internacional.
- Que el Demandado registrГі el Nombre de Dominio con la finalidad de venderlo a la Demandante, o a cualquiera de las entidades del Grupo cervecero internacional HEINEKEN, obteniendo asГ un lucro empresarial, habiendo llegado a solicitar una cantidad muy elevada a cambio de la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, por lo que concluye afirmando que éste fue registrado y se utiliza de mala fe.
Y, en consecuencia, solicita que dicho Nombre de Dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado ha contestado como se resume a continuaciГіn:
En primer lugar, declara ser un "gran amante de la cerveza" y afirma que con el registro del Nombre de Dominio sГіlo pretendГa poner en prГЎctica una idea que tenГa desde hace tiempo, a saber: organizar un portal de Internet, sin ГЎnimo de lucro, dedicado a hablar de la cerveza. AГ±ade que, para resolver el problema de dar a conocer dicho portal a nivel mundial, sin tener que hacer una gran inversiГіn en publicidad, se decidiГі precisamente por el registro del citado Nombre de Dominio, por considerar que serГa el mejor medio para que todo el mundo, de forma intuitiva y mediante un "icono o concepto universal", pudiera acceder a su foro. Asimismo considera que Heineken es una palabra que universalmente se identifica con la cerveza y que en todos los idiomas significa lo mismo, lo que facilitarГa que todos los amantes de la cerveza, en cualquier lugar del planeta, pudieran intuir que en ese foro se va a hablar de cerveza.
El Demandado también manifiesta que, después de haber registrado el Nombre de Dominio, ha tenido que hacer frente a gastos relacionados con su proyecto, invirtiendo asimismo mucho tiempo en el mismo.
Por otra parte, el Demandado niega haber realizado contactos para negociar la venta del Nombre de Dominio, aunque admite que, ante el efecto intimidatorio del requerimiento y de otras comunicaciones de los abogados de la Demandante, suspendiГі el proyecto y accediГі a informar a dichos abogados de los gastos que habГa tenido, con la finalidad de que le fueran compensados al realizar la transferencia del Nombre de Dominio.
Finalmente niega haber actuado de mala fe.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El pГЎrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Grupo de Expertos la decisiГіn de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la PolГtica y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Grupo de Expertos considere aplicables.
Teniendo en cuenta la comГєn nacionalidad y domicilio espaГ±oles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la PolГtica, las leyes y los principios del Derecho nacional espaГ±ol.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciГіn de la Demanda contenidos en el pГЎrrafo 4.a) de la PolГtica
SegГєn el pГЎrrafo 4.a) de la PolГtica, un nombre de dominio podrГЎ ser transferido sГіlo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiГіn con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derecho o interés legГtimo en relaciГіn con el nombre de dominio; y
(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma aГ±ade que el Demandante deberГЎ probar que se cumplen tales requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn
No cabe duda de que existe riesgo de confusiГіn, como consecuencia de la total identidad entre la marca HEINEKEN, sobre la que la Demandante ostenta derechos anteriores, y el Nombre de Dominio, ya que el sufijo ".tel" carece de relevancia al hacer la comparaciГіn. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con el primer elemento de la PolГtica.
B. Derechos o intereses legГtimos
De acuerdo con el pГЎrrafo 4.c) de la PolГtica, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legГtimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.
En efecto, numerosas decisiones anteriores del Centro han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legГtimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legГtimos.
El Demandado no ha acreditado la existencia de ningГєn derecho sobre la denominaciГіn HEINEKEN, la cual no se identifica con ninguna sociedad, producto o servicio por el que pudiera ser conocido el Demandado antes del registro del Nombre de Dominio. Tampoco ha formulado ninguna alegaciГіn ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que ostenta algГєn interés legГtimo. Por el contrario, las manifestaciones del Demandado, afirmando incluso su gran aficiГіn a la cerveza, hacen evidente que conocГa perfectamente la marca HEINEKEN antes de proceder al registro del Nombre de Dominio, asГ como su uso extendido y reconocimiento dentro del sector cervecero internacional.
Cabe advertir que, al contestar a la Demanda, el Demandado en ningГєn momento niega los derechos de la Demandante y tampoco niega la notoriedad o renombre de la marca HEINEKEN, mГЎs bien los reconoce con sus afirmaciones acerca del conocimiento de la misma a nivel mundial. En cualquier caso, el Experto considera que dicha marca es notoria, al menos entre los consumidores de cerveza, cuyo origen estГЎ siempre asociado a la Demandante o a cualesquiera de las Sociedades pertenecientes al grupo de empresas Heineken, lo que resulta avalado por la documentaciГіn aportada con la Demanda. La expresada calificaciГіn de notoriedad también puede ser afirmada siguiendo las pautas que ofrece, en su ArtГculo 2, la RecomendaciГіn Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la ProtecciГіn de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la UniГіn de ParГs para la ProtecciГіn de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), teniendo ademГЎs en cuenta la exhaustiva informaciГіn y documentos aportados con la Demanda.
Ante la expresada falta de derechos y de intereses legГtimos por parte del Demandado, asГ como su reconocimiento implГcito de la notoriedad y renombre de la marca HEINEKEN, mГЎs lo seГ±alado mГЎs abajo no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la PolГtica, pГЎrrafo 4.a)(ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Conforme al pГЎrrafo 4.b) de la PolГtica, constituyen prueba suficiente del registro y utilizaciГіn de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.
En primer lugar y teniendo en cuenta todo lo anterior, es obvio que la Demandante no concediГі ninguna licencia o autorizaciГіn al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.
Otra circunstancia a tener en cuenta en el presente caso, a la hora de valorar de ausencia de buena fe por parte del Demandado, la constituye el hecho de que, en respuesta a los requerimientos que le remitiГі la Demandante, instГЎndole para que procediese a transferirle voluntariamente el Nombre de Dominio, solicitГі el pago de un precio muy superior a los costes relacionados con el registro y transferencia del mismo, con la excusa de haber tenido que hacer frente a ciertos gastos relacionados con su proyecto de creaciГіn de una pГЎgina Web (portal telemГЎtico de cerveza) que iba a ser alojado bajo el Nombre de Dominio. El Demandado, al contestar a la Demanda en el presente procedimiento, argumenta nuevamente acerca de tales gastos, incluso aporta justificantes de alguno de ellos. Sin embargo, es evidente que estos gastos nada tienen que ver con el precio de dicha transferencia, puesto que el Demandado, para llevar a cabo el referido proyecto y poner en marcha la correspondiente pГЎgina Web, siempre puede utilizar cualquier otro nombre de dominio que nada tenga que ver con la marca HEINEKEN, es decir, no necesita aprovecharse de una marca ajena. Es mГЎs, cabe presumir que la elecciГіn de una denominaciГіn idéntica a una marca notoria para registrar un nombre de dominio y para desarrollar una pГЎgina Web con contenidos alusivos a esa misma marca, como reclamo para atraer a esa pГЎgina Web, sГіlo puede obedecer a un intento de lucro a costa de los titulares de la marca en cuestiГіn, puesto que con la puesta en marcha del proyectado portal temГЎtico sobre cervezas, fГЎcilmente podrГa obtener beneficios econГіmicos derivados, por ejemplo, de la publicidad que en el mismo se hiciera.
El Experto estГЎ persuadido de que, en realidad, el Demandado sГіlo pretendГa beneficiarse de algГєn modo y de forma ilegГtima con tal registro; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopciГіn del mismo impedГa el registro a su legГtimo dueГ±o. Por tanto, el registro y uso del Nombre de Dominio tan sГіlo podГan perjudicar a los titulares de la marca HEINEKEN, creando ademГЎs en los consumidores de la misma inevitables confusiones por una errГіnea asociaciГіn con la Demandante o, al menos, la falsa creencia de que tal uso habrГa sido autorizado por la Demandante.
Por Гєltimo y respecto al uso del Nombre de Dominio de mala fe, cabe seГ±alar que los nombres de dominio ".tel" no pueden ser utilizados para el alojamiento de pГЎginas Web estГЎndar, lo que el Demandado debГa conocer, puesto que en el acuerdo de registro del Nombre de Dominio ante la entidad registradora Arsys, aceptГі de manera voluntaria cumplir con las obligaciones y responsabilidades previstas en los "Avisos legales" de dicha entidad, entre las que se encuentra expresamente la siguiente: "CUARTA: POLГЌTICAS DE USO (… ) Para los nombres de dominio .tel, el titular reconoce y acepta que su finalidad es facilitar un espacio web predefinido en el que pueda publicar sus datos de contacto, especialmente dirigido a las aplicaciones informГЎticas de comunicaciГіn. No siendo vГЎlido dicho espacio para el alojamiento de pГЎginas web estГЎndar."
En cualquier caso, al ser HEINEKEN una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio difГcilmente pueden obedecer a una actuaciГіn basada en la buena fe del Demandado. Recordemos que las marcas notorias gozan de una especial protecciГіn, conforme al artГculo 6 bis del CUP (Convenio de la UniГіn de ParГs), al artГculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1998) y al artГculo 8 de la Ley de Marcas espaГ±ola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001).
También cabe recordar que el artГculo 4 de la RecomendaciГіn Conjunta sobre la ProtecciГіn de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la UniГіn de ParГs y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:
"ArtГculo 4
Mala fe
(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaciГіn de las presentes disposiciones, se tendrГЎ en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.
(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberГЎ considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
(i) si la persona que usГі el signo o adquiriГі el derecho sobre el signo tenГa conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podГa razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisiciГіn del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundarГa en un aprovechamiento indebido del carГЎcter distintivo o de la reputaciГіn del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabarГa injustificadamente."
Finalmente y remitiéndonos al Derecho espaГ±ol, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violaciГіn de los derechos derivados del registro de la marca HEINEKEN; concretamente, la Ley de Marcas espaГ±ola prevé que el titular de la marca podrГЎ prohibir "usar el signo en redes de comunicaciГіn telemГЎticas y como nombre de dominio"; asimismo, tratГЎndose de una marca notoria o renombrada en EspaГ±a, podrГЎ prohibir el uso de la misma cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carГЎcter distintivo o de la notoriedad o renombre de su marca. Por otra parte, la Ley espaГ±ola de competencia desleal prescribe:
ArtГculo 5
"Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe";
ArtГculo 6
"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idГіneo para crear confusiГіn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.
El riesgo de asociaciГіn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciГіn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prГЎctica."
ArtГculo 12
"Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciГіn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)"
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la PolГtica, pГЎrrafo 4.a)(iii).
7. DecisiГіn
Por las razones expuestas, en conformidad con los pГЎrrafos 4.i) de la PolГtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <heineken.tel> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz LГіpez
Experto Гљnico
Fecha: 14 de septiembre de 2009
