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WIPO Arbitration and Mediation Center

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

CorporaciГіn Habanos S.A. v. Tobias Pischetsrieder

Verfahren Nr. D2009-1041

1. Die Parteien

Beschwerdefãhrerin ist die CorporaciГіn Habanos S.A. aus Miramar, Republik Kuba, vertreten durch Gil-Vega, Spanien.

Beschwerdegegner ist Tobias Pischetsrieder, aus Breitbrunn, Deutschland, vertreten durch Bettinger Schneider Schramm.

2. Domain Name und Domainvergabestelle

Der streitige Domainname <cohiba.com> (der „Domainname") ist bei der 1&1 Internet AG (die „Domainvergabestelle") registriert.

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum") am 4. August 2009 per E-Mail und am 6. August 2009 per Post in spanischer Sprache ein. Am 4. August 2009 schickte das Zentrum eine Bitte um Prãfung der Registrierungsdaten hinsichtlich des streitigen Domainnamens an die 1&1 Internet AG. Am 5. August 2009 ãbermittelte die 1&1 Internet AG das Prãfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, indem sie bestГ¤tigte, dass der Beschwerdegegner Inhaber und administrative Kontaktperson fãr den Domainnamen sei. In Beantwortung einer Mitteilung des Zentrums dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung deutsch sei, ãbermittelte die Beschwerdefãhrerin am 31. August 2009 eine Гњbersetzung der Beschwerde in die deutsche Sprache.

Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die BeschwerdeergГ¤nzung den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie"), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung") und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „ErgГ¤nzenden Verfahrensregeln") genãgt.

Gemäß Paragrafen 2(a) und 4(a) der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde dem Beschwerdegegner fГ¶rmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 2. September 2009 eingeleitet. Gemäß Paragraf 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist fãr die Beschwerdeerwiderung am 22. September 2009. Am 22. September 2009 reichte der Beschwerdegegner eine Beschwerdeerwiderung ein.

Das Zentrum bestellte Alfred Meijboom, Ana María Pacón und Brigitte Joppich am 16. Oktober 2009 als Beschwerdepanel. Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Jedes Beschwerdepanelmitglied hat eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraf 7 der Verfahrensordnung abgegeben.

4. Sachverhalt

Die Beschwerdefãhrerin gehГ¶rt zu gleichen Teilen Cubatabaco und Altadis, einer spanischen Gesellschaft. Der GeschГ¤ftszweck der Beschwerdefãhrerin ist der weltweite Alleinvertrieb aller kubanischen Tabakprodukte und die Vermarktung damit in Zusammenhang stehender Produkte. Die Beschwerdefãhrerin ist auf allen Kontinenten und in mehr als 120 LГ¤ndern vertreten.

Die Havanna Zigarrenmarke COHIBA entstand im Jahr 1966. Die Beschwerdefãhrerin ist Inhaberin von mindestens 800 Marken weltweit mit dem Bestandteil COHIBA, unter anderem der deutschen Marken COHIBA Nr. 1060789 mit PrioritГ¤t vom

1. Februar 1984, Nr. 1106850 mit Priorität vom 14. Dezember 1985 und Nr. 1134413 mit Priorität vom 14. März 1986 (die „COHIBA Marken"). In mehreren Jurisdiktionen wurde amtlich oder gerichtlich festgestellt, dass der Marke COHIBA in dem jeweiligen Territorium der Status einer bekannten Marke zukommt.

Der Beschwerdegegner registrierte den streitgegenständlichen Domainnamen am 15. Mai 1996.

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdefãhrerin

Die Beschwerdefãhrerin trГ¤gt vor, dass (i) der Domainname <cohiba.com> mit ihren COHIBA Marken identisch sei, wobei der Top Level Domainname „.com" unbeachtet bleiben mãsse, dass (ii) der Beschwerdegegner keine Markenrechte oder sonstigen Rechte oder legitimen Ansprãche an dem Domainnamen <cohiba.com> habe und dass (iii) der streitgegenstГ¤ndliche Domainname bГ¶sglГ¤ubig registriert und verwendet worden sei, letzteres insbesondere angesichts des weltweiten Ruhmes und des guten Rufs der COHIBA Marken, der Tatsache, dass der Beschwerdegegner die Berãhmtheit und die Anziehungskraft dieser Marke auszunutzen beabsichtigte, indem er die Aufmerksamkeit der Internetnutzer durch den Gebrauch des streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamens auf seine Webseite lenken wollte, und weil er nicht auf die dem administrativen Verfahren vorausgegangene Abmahnung der Beschwerdefãhrerin erwidert hat.

B. Beschwerdegegner

Der Beschwerdegegner bestreitet die IdentitГ¤t des streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamens mit den COHIBA Marken nicht, wohl aber das Vorliegen des zweiten und des dritten Elements der Richtlinie. Dem Beschwerdegegner stehe ein berechtigtes Interesse an dem streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen im Sinne von Paragraf 4(a)(ii) der Richtlinie zu und der Vorwurf, die Registrierung und Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner sei bГ¶sglГ¤ubig im Sinne von Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie sei unbegrãndet.

Er lässt im Wesentlichen vortragen wie folgt:

Der Beschwerdegegner habe den streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen am 15. Mai 1996 ausschlieГџlich fãr private Zwecke registriert. Zu diesem Zeitpunkt seien Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Registrierung und Benutzung von Domainnamen noch vГ¶llig ungeklГ¤rt gewesen, insbesondere sei offen gewesen, ob die Registrierung oder Benutzung eines Domainnamens aufgrund seines Adresscharakters ãberhaupt Kennzeichenrechtsverletzungen begrãnden konnten. Im Jahre 1996 sei dem Beschwerdegegner zwar bekannt gewesen, dass es Zigarren der Marke COHIBA gab, jedoch hГ¤tte fãr ihn kein Anlass zu der Annahme bestanden, dass das Internet fãr den Vertrieb von Zigarren eine Bedeutung erlangen und die Registrierung des Domainnamens ein Konflikt mit dem Inhaber der Markenrechte an dem Zeichen „Cohiba" begrãnde kГ¶nne.

Der Beschwerdegegner habe den streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen nach der Registrierung zunГ¤chst ungenutzt gelassen, ab dem Jahre 2000 darunter jedoch eine Webseite eingerichtet, die stets nur mittels eines Benutzernamens und eines Passworts geГ¶ffnet werden konnte. Der Beschwerdegegner habe den geschãtzten Bereich dieser Webseite fãr verschiedene private Zwecke verwendet, insbesondere als Versuchsfeld zum Aufbau von HTML Internetseiten und zur Erstellung einer Link-Sammlung unter dem Namen „COHIBA – the coherent intellectual base", die er regelmäßig aktualisiert hГ¤tte.

Der Beschwerdegegner habe im Laufe der Jahre mehrmals Anfragen erhalten, ob der streitgegenstГ¤ndliche Domainname zum Verkauf stehe. Zu keinem Zeitpunkt habe er die Bereitschaft erklГ¤rt, den Domainnamen zu verГ¤uГџern, ebenso wenig habe er den Domainnamen auf Domain-HandelsbГ¶rsen zum Verkauf oder zur Versteigerung angeboten. Unter dem streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen seien zu keinem Zeitpunkt Werbebanner oder andere Werbeanzeigen geschaltet gewesen, mit denen der Beschwerdegegner hГ¤tte Einkãnfte erzielen kГ¶nnen.

Die COHIBA Marken hГ¤tten im Гњbrigen entgegen der Ansicht der Beschwerdefãhrerin keineswegs eine Berãhmtheit erlangt, die ihnen auch auГџerhalb des geschãtzten Warenbereichs umfassenden Schutz gewГ¤hren wãrde, so dass die Verwendung des Zeichens „Cohiba" durch Dritte schlechthin unzulГ¤ssig wГ¤re. Dafãr sprГ¤chen auch zahlreiche eingetragene Marken Dritter.

Die Beschwerde sei schon deshalb abzuweisen, weil der Beschwerdegegner den streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen auf legitime nicht gewerbliche Weise verwende, er habe seit der Registrierung im Jahre 1996 zu keinem Zeitpunkt das Ziel verfolgt, ihn wirtschaftlich zu verwerten oder Verbraucher in irrefãhrender Weise abzuwerben oder die COHIBA Marken zu verunglimpfen.

Die Beschwerde sei ferner auch deshalb abzuweisen, weil dem Beschwerdegegner nicht vorgeworfen werden kГ¶nne, dass er den streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen bГ¶sglГ¤ubig registriert und benutzt habe. Es lГ¤ge weder eines der Beispiele bГ¶sglГ¤ubiger Registrierung und Benutzung gemäß Paragraf 4(b) der Richtlinie vor noch sonstige Indizien, die eine bГ¶sglГ¤ubigen Registrierung und Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdegegner im Sinne von Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie begrãnden kГ¶nnten. Die Aufrechterhaltung eines Domainnamens in Kenntnis einer mit diesem identischen Marke begrãnde fãr sich genommen kein bГ¶sglГ¤ubiges Verhalten, das seine Гњbertragung rechtfertige, selbst dann nicht, wenn man unterstellen wãrde, dass sich die Marke COHIBA zwischenzeitlich zu einer berãhmten Marke entwickelt habe (was der Beschwerdegegner bestreitet).

SchlieГџlich sei die Beschwerde abzuweisen, weil der streitgegenstГ¤ndliche Domainname bereits seit ãber 13 Jahren von dem Beschwerdegegner in zulГ¤ssiger Weise registriert bzw. genutzt wãrde. Auch wenn ein Verwirkungseinwand in der Richtlinie ausdrãcklich nicht enthalten sei, so fãhre eine derart lange durch den Markeninhaber unbeanstandete Registrierung und Benutzung eines Domainnamens durch den Beschwerdegegner in der Entscheidungspraxis regelmäßig dazu, dass entweder ein berechtigtes Interesse im Sinne des Paragrafen 4(a)(ii) der Richtlinie bejaht oder aber die BГ¶sglГ¤ubigkeit der Benutzung des Domainnamens verneint wãrde.

6. Entscheidungsgrãnde

Paragraf 4(a) der Richtlinie nennt drei Elemente, welche ein Beschwerdefãhrer nachweisen muss, damit der Domainname von dem Beschwerdegegner auf ihn ãbertragen wird:

(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdefãhrer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfГ¤hig Г¤hnlich,

(ii) der Beschwerdegegner hat weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainnamen, und

(iii) der Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig verwendet.

A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich

Der Domainname <cohiba.com> ist mit den COHIBA Marken der Beschwerdefãhrerin identisch, da der streitgegenstГ¤ndliche Domainname das Zeichen COHIBA vollstГ¤ndig enthГ¤lt und der Bestandteil ".com" bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr unberãcksichtigt bleibt (siehe Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., WIPO Verfahren Nr. D2000-1525; Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, WIPO Verfahren Nr. D2000-0429; Phenomedia AG v. Meta Verzeichnis Com, WIPO Verfahren Nr. D2001-0374).

B. Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen

Ob dem Beschwerdegegner aufgrund der – nach Meinung des Beschwerdepanels sehr begrenzten und nicht glaubhaft mit der Bezeichnung COHIBA in Zusammenhang stehenden – Nutzung des streitgegenständlichen Domainnamens ein Recht oder berechtigtes Interesse hieran zusteht, kann angesichts des Ergebnisses unter C. unten dahingestellt bleiben.

C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des Domainnamens

Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie fordert, dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und verwendet wird, und ihr Paragraf 4(b) nennt insbesondere die folgenden Umstände, die, sofern ihr Vorliegen vom Beschwerdepanel festgestellt wird, den Nachweis der bösgläubigen Registrierung und Verwendung erbringen:

(i) UmstГ¤nde, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert oder erworben hat, ihn gegen ein Entgelt, welches seine nachgewiesenen, unmittelbar mit dem Domainnamen verbundenen Aufwendungen ãbersteigt, an den Beschwerdefãhrer, der Inhaber der Marke ist, oder an einen seiner Wettbewerber zu verГ¤uГџern, zu lizenzieren oder auf andere Weise zu ãbertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seinem Zeichen entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt,

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Verwendung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-PrГ¤senz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit dem Zeichen des Beschwerdefãhrers hinsichtlich Quelle, Urheberschaft, ZugehГ¶rigkeit oder Unterstãtzung seiner Website oder Online-PrГ¤senz oder von auf seiner Website oder Online-PrГ¤senz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Die UmstГ¤nde gemäß Paragraf 4(b) der Richtlinie sind nicht abschlieГџend, allerdings mãssen die Voraussetzung der bГ¶sglГ¤ubigen Registrierung und Verwendung kumulativ vorliegen.

Im Hinblick auf die Registrierung des streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamens hat der Beschwerdegegner vorgetragen, dass er „Cohiba"-Zigarren zwar 1996 kannte, dem streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen aber bei der Registrierung keine Zeichenfunktion zugeordnet hat. TatsГ¤chlich haben deutsche Gerichte noch 1996 entschieden, dass Domainnamen lediglich eine Adress- und keine Kennzeichnungsfunktion zukommen wãrde (z. B. Landgericht KГ¶ln, 17.01.1996, Az.: 3 O 474/96). TatsГ¤chlich ist der genaue Grad der markenrechtlichen Bekanntheit der COHIBA Marken zum Zeitpunkt der Eintragung des streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamens 1996 nicht klar aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich. Weiterhin gab es – damals wie heute – in einer Vielzahl von Territorien mit den COHIBA Marken koexistierende Marken, die jedenfalls ohne Berãcksichtigung der geschãtzten Waren und Dienstleistungen mit „Cohiba" verwechslungsfГ¤hig waren. Aufgrund der GesamtumstГ¤nde im vorliegenden Fall, ist das Beschwerdepanel der Ansicht, dass der streitgegenstГ¤ndliche Domainname nicht in bГ¶sem Glauben registriert wurde. Besonders fГ¤llt auch der Umstand ins Gewicht, dass der Beschwerdegegner den streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen nicht bГ¶sglГ¤ubig verwendet. Es liegt keiner der oben zitierten BeispielsfГ¤lle des Paragrafen 4(a)(iii) der Richtlinie vor, insbesondere kann der Schutz des Zugangs zu der Webseite unter dem streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen durch Benutzernamen und Passwort dem Beschwerdegegner nicht vorgeworfen werden. Auch die GesamtumstГ¤nde des Falles sprechen nach Meinung des Panels nicht mit ãberwiegender Wahrscheinlichkeit fãr ein bГ¶sglГ¤ubiges Verhalten des Beschwerdegegners, dessen Vortrag umfassend und durchweg glaubhaft ist, der in 13 Jahren nie versucht hat, Profit aus dem streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamen zu schlagen oder sich dessen Bekanntheit zu Nutze zu machen, und der auch bisher niemals Partei in einem Verfahren nach der Richtlinie war.

Ausschlaggebend spricht die zwischen Registrierung des streitgegenstГ¤ndlichen Domainnamens und dem Beginn dieses Verfahrens verstrichene Frist von mehr als 13 Jahren dafãr, die vorliegende Beschwerde abzuweisen. Obwohl die Richtlinie den Einwand der Verwirkung nicht ausdrãcklich zulГ¤sst, kГ¶nnen aus dem langen Zeitablauf in ZweifelsfГ¤llen doch Rãckschlãsse auf die fehlende BГ¶sglГ¤ubigkeit des Beschwerdegegners gezogen werden (siehe Shem, LLC v. Solytix, Inc, WIPO Verfahren Nr. D2009-0739; Maryland Limited Liability Company v. Sports Solutions Inc. and Contactprivacy.com, WIPO Verfahren Nr. D2008-0983; 5B Investments, Inc. v. RareNames, WebReg, WIPO Verfahren Nr. D2008-0146; The Knot, Inc. v. Ali Aziz, WIPO Verfahren Nr. D2007-1006).

Das Beschwerdepanel weist darauf hin, dass ein Verfahren vor einem ordentlichen Gericht weiterfãhrende SachverhaltsabklГ¤rungen zulГ¤sst, die im Rahmen des Verfahrens nach der Richtlinie nicht mГ¶glich sind. Im vorliegenden Verfahren und in Anbetracht der GesamtumstГ¤nde in diesem Fall, kommt das Panel allerdings zu dem Ergebnis, dass der streitgegenstГ¤ndliche Domainname durch die Beschwerdegegnerin gemäß Paragraf 4(a)(iii) der Richtlinie weder bГ¶sglГ¤ubig registriert noch bГ¶sglГ¤ubig verwendet wurde.

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Grãnden wird die Beschwerde abgewiesen.