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Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI

DECISIГ“N DEL EXPERTO ADMINISTRATIVO

Nissan Mexicana S.A. de C.V. v. Gustavo Adolfo Luja Membrilla

Caso No. D2009-1301

1. Las Partes

El Demandante es Nissan Mexicana S.A. De C.V., con domicilio en México, D.F. representada por Arochi, Marroquin & Lindner, S.C., Distrito Federal, México.

El Demandado es Gustavo Adolfo Luja Membrilla, con domicilio en Guanajuato, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <nissancelaya.com>

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Historia Procesal

La Demanda se presentГі ante el Centro de Arbitraje y MediaciГіn de la OMPI (el "Centro") el 1 de octubre de 2009. El 2 de octubre de 2009 el Centro enviГі a Network Solutions, LLC por correo electrГіnico una solicitud de verificaciГіn registral en relaciГіn con el nombre de dominio en cuestiГіn. El 2 de octubre de 2009 Network Solutions, LLC remitiГі al Centro por igual vГ­a su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de localizaciГіn de los contactos administrativo y técnico. El Centro revisГі que la Demanda cumpliera con los requisitos formales de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (la "PolГ­tica"), el Reglamento de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la PolГ­tica uniforme de soluciГіn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

En cumplimiento a lo dispuesto por los pГЎrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro corriГі formal traslado al Demandado con la Demanda y sus anexos, dando asГ­ comienzo al procedimiento el 15 de octubre de 2009. De conformidad con el pГЎrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijГі para el 4 de noviembre de 2009. El Demandado no contestГі la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificГі al Demandado su falta de personaciГіn y ausencia de contestaciГіn a la Demanda el 6 de noviembre de 2009.

El Centro nombrГі a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro Гєnico del Grupo Administrativo de Expertos el dГ­a 19 de noviembre de 2009, previa recepciГіn de su DeclaraciГіn de AceptaciГіn, Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pГЎrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Como resultado de su revisiГіn al expediente, el Experto dictГі la Orden Procesal No. 1 requiriendo al Demandante la exhibiciГіn del contrato de licencia que tiene inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto del registro marcario No. 360584, asГ­ como del contrato de distribuciГіn que celebrГі con Distribuidora Automotriz Oriental, S.A. de C.V., a mГЎs tardar el 2 de diciembre de 2009. El Demandado remitiГі al Centro el 2 de diciembre de 2009 los contratos de referencia.

Por lo que respecta al idioma del procedimiento, el pГЎrrafo 11(a) del Reglamento establece que, en principio, las actuaciones procesales se substanciarГЎn en el idioma en que esté redactado el contrato de registro del nombre de dominio en disputa, en este caso el inglés. Sin embargo, como excepciГіn a dicha regla general, el propio precepto en cita autoriza al Experto a determinar un idioma distinto al del contrato de registro cuando las circunstancias particulares del caso a su juicio asГ­ lo justifiquen.

En atenciГіn a que el contenido del Portal de Internet adscrito al nombre de dominio en controversia figura en castellano y se refiere a una agencia automotriz NISSAN ubicada en Celaya Guanajuato; a que ambas partes tienen seГ±alado su domicilio en México; a que el registro de la marca que sirve de base a la acciГіn fue otorgado en México; a que las pruebas ofrecidas por el Demandante estГЎn redactadas en espaГ±ol y a que el Demandado no se opuso a la peticiГіn fundada del Demandante para que el procedimiento se substanciara en espaГ±ol, se resuelve que este Гєltimo sea precisamente el idioma aplicable al procedimiento administrativo y la presente resoluciГіn.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es la filial mexicana de uno de los diez principales fabricantes de automГіviles a nivel mundial por volumen de ventas que fue fundado en JapГіn en 1933. En México, el Demandante se constituyГі legalmente en 1961 y desde entonces ha venido produciendo automotores en sus plantas de ensamble locales para satisfacer la demanda interna, asГ­ como para servir de plataforma de exportaciГіn a mГЎs de 60 paГ­ses en la actualidad¹.

Para identificar y distinguir en el mercado automotriz mexicano los vehГ­culos que comercializa a través de su red de distribuidores autorizados, el Demandante tiene inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una licencia de uso respecto de la marca NISSAN y DiseГ±o que se encuentra registrada en México desde 1989 con respecto a la clase 19 del nomenclГЎtor internacional, segГєn se acredita con el tГ­tulo de registro de marca y los oficios de renovaciГіn e inscripciГіn de licencia correspondientes.

Asimismo, el Demandante mantiene desde 1995 un Portal de Internet bajo <nissan.com.mx> y desde septiembre de 2009 en <nissan.mx> donde provee informaciГіn sobre la amplia gama de vehГ­culos de pasajeros y de carga que ofrece al pГєblico consumidor.

El Demandado por su parte registrГі el nombre de dominio en contienda el 16 de julio de 2003, el cual se utiliza en relaciГіn con un sitio Web atribuido a la empresa Automotriz Oriental, S.A. de C.V. que se ostenta como agencia distribuidora de vehГ­culos NISSAN en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El Demandante reconoce haber celebrado con fecha 1 de diciembre de 2006 un Contrato de DistribuciГіn y ComercializaciГіn No Exclusiva de Productos Nissan y PrestaciГіn no exclusiva de Servicios Nissan con la empresa Automotriz Oriental Celaya, S.A. de C.V., mismo que fue terminado anticipadamente por el propio Demandante mediante aviso de fecha 15 de octubre de 2007 y ratificaciГіn de 3 de marzo de 2008 segГєn se acredita con una fe de hechos notarial.

El Demandante considera que al haberse resuelto la relaciГіn contractual que lo unГ­a con la empresa Automotriz Oriental Celaya, S.A. de C.V., el Demandado no tiene derecho de seguir utilizando sus signos distintivos en el comercio, razГіn por la cual el Demandante estГЎ solicitando la transferencia del nombre de dominio que incorpora la marca NISSAN de que es licenciatario.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Demandante apoya la procedencia de su acciГіn son los siguientes:

(i) Como puede apreciarse, resulta evidente que existe similitud entre el registro de marca y la reserva de derechos al uso exclusivo del Demandante por un lado y el nombre de dominio en disputa por el otro;

(ii) Desde su constituciГіn en México en 1961, e Demandante se ha consolidado como una de las principales armadoras de coches del paГ­s;

(iii) El Demandado no tiene ningГєn interés legГ­timo ni hace un uso leal en el comercio del nombre de dominio en controversia ya que no tiene ninguna marca registrada a su nombre, ni es licenciatario autorizado de la marca base de la acciГіn, ni ha sido conocido por el nombre de dominio <nissancelaya.com>;

(iv) El Demandado dejГі de ser distribuidor del Demandante en Celaya Guanajuato el 3 de marzo de 2008 y por lo tanto desde entonces ha venido utilizando de mala fe el nombre de dominio en disputa al mantener activo el sitio Web con informaciГіn apГіcrifa segГєn la cual sigue haciéndose pasar por distribuidor autorizado del Demandante;

(v) Dicha situaciГіn ademГЎs atrae trГЎfico hacia el Portal adscrito al nombre de dominio en conflicto ya que el pГєblico visitante es engaГ±ado al hacérsele creer que ha llegado al sitio del distribuidor de vehГ­culos NISSAN en Celaya, Guanajuato;

(vi) Por Гєltimo, la imagen de los vehГ­culos NISSAN y su servicio relacionado se ven afectados ya que no se puede mantener un control de calidad sobre una sociedad que falsamente se sigue identificando como distribuidor del Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestГі a las alegaciones del Demandante, dejando asГ­ de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.

6. Debate y conclusiones

General

De conformidad con lo preceptuado por el pГЎrrafo 4(a) de la PolГ­tica, para prevalecer en su acciГіn de transferencia o cancelaciГіn de registro de nombre de dominio, el Demandante tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:

(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusiГіn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) El Demandado no tiene derechos o intereses legГ­timos en relaciГіn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Efectos de la Falta de ContestaciГіn a la Demanda

Si bien mГєltiples expertos han reiterado que la falta de contestaciГіn a una demanda fundada en la PolГ­tica no se traduce automГЎticamente en una resoluciГіn favorable al Demandante (como se confirma en el pГЎrrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado "WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions"), también es cierto que esos mismos expertos han aceptado tomar como vГЎlidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando se estimen razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestaciГіn de la Demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., Caso NAF NВ° 95095 (resolviendo que la omisiГіn del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).

LegitimaciГіn del Demandante

El Demandante es licenciatario de la marca NISSAN registrada en México a nombre de Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (también conocida como Nissan Motor Co. Ltd.), en términos del Contrato de AutorizaciГіn para el Uso y ExplotaciГіn de Marcas en México que ambas partes tienen celebrado desde el 1 de abril de 2002, mismo que quedГі inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el 16 de enero de 2008.

La clГЎusula quinta del contrato de referencia obliga al Demandante a defender los intereses y privilegios del titular de las marcas NISSAN. Por su parte, el Experto toma nota del artГ­culo 140 de la Ley (Mexicana) de la Propiedad Industrial, segГєn el cual, la persona que tenga concedida una licencia inscrita en el IMPI tendrГЎ, salvo estipulaciГіn en contrario, la facultad de ejercitar las acciones legales de protecciГіn de los derechos sobre la marca como si fuera el propio titular. En el mismo sentido, el artГ­culo 141 del ordenamiento en comento seГ±ala que el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el IMPI se considerarГЎ realizado por el titular de la marca.

Atento al marco legal y contractual aplicable, así como al texto e interpretación uniforme de la propia Política, este Experto concluye que el Demandante cuenta con legitimación tanto ad causam como ad processum para solicitar la transferencia del nombre de dominio en disputa. Ver Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington, Caso OMPI No. D2003-0796 (haciendo notar que la frase contenida en el párrafo 4.a.i. de la Política "…marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos" no requiere que la acción deba plantearse forzosamente por el titular de una marca sino admite por ejemplo a un licenciatario de la misma).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiГіn

El Demandante acusa la similitud en grado de confusiГіn entre el nombre de dominio en disputa y la marca compuesta por la denominaciГіn NISSAN y el diseГ±o consistente en un rectГЎngulo que sirve de contorno al signo de referencia y un cГ­rculo que aparece de fondo.

En vista de que los nombres de dominio por su propia naturaleza son incapaces de contener elementos figurativos, el presente anГЎlisis de confusiГіn se centrarГЎ exclusivamente en la denominaciГіn constitutiva de la marca mixta de referencia. Ver EFG Bank European Financial Group SA c. Jacob Foundation, Caso OMPI No. D2000-0036, (excluyendo del examen de confusiГіn componentes grГЎficos de la marca como un triangulo y la tipografГ­a particular de una letra ya que estos no pueden reproducirse en un nombre de dominio).

Ahora bien, de una confrontaciГіn entre el término NISSAN que conforma el elemento nominativo de la marca del Demandante y la porciГіn relevante del nombre de dominio <nissancelaya>, este Experto advierte una similitud susceptible de propiciar la confundibilidad entre los signos en pugna. Esto debido a que el nombre de dominio sujeto a estudio reproduce en su totalidad la marca NISSAN del Demandante, sin que la adiciГіn de una indicaciГіn geogrГЎfica como "Celaya" sea suficiente para impedir la confusiГіn con respecto a dicha marca. Ver Shurtape Technologies LLC c. Alberto José Molina Gugino, Caso OMPI No. DMX2007-0007 (encontrando similitud hasta el punto de crear confusiГіn entre la marca SHURTAPE y el nombre de dominio <shurtapedemexico.com.mx> al considerar que la expresiГіn "de México" es interpretada por el pГєblico como materia puramente descriptiva, incapaz de diferenciar a un nombre de dominio por cuanto a su impresiГіn general); Universal City Studios, Inc. c. Meeting Point Co., Caso OMPI No. D2000-1245 (advirtiendo similitud en grado de confusiГіn entre <osakauniversalstudios.com> y la marca UNIVERSAL STUDIOS); Yahoo! Inc. c. Eitan Zvieli, et al., Caso OMPI No. D2000-0273 (resolviendo confusiГіn entre los nombres de dominio <bostonyahoo.com>, <atlantayahoo.com>, <yahoofr.com> y <yahoode.com> frente a la marca YAHOO) y Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims, Caso OMPI No. D2000-0819 (donde el Experto seГ±alГі que la inclusiГіn de un término puramente descriptivo como "usa" es insuficiente para desvirtuar la confusiГіn entre el nombre de dominio <usacanon.com> y la marca CANON).

En el caso concreto, la posibilidad de confusiГіn se incrementa cuando la designaciГіn geogrГЎfica incluida en el nombre de dominio se refiere a una demarcaciГіn en que se sabe opera el titular de la marca. Ver Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. RD Labs, Caso OMPI No. D2005-1129 (el dominio <toyota-usa.com> fue hallado similar en grado de confusiГіn con respecto a la marca TOYOTA); esto en funciГіn de que los consumidores asumen que las empresas llevan a cabo operaciones comerciales a través de sus subsidiarias, distribuidores o franquiciatarios. Ver Ferrari S.p.A. v. ASDAQ.com, Caso OMPI No. D2004-0342 (el nombre de dominio <ferrari-usa.com> causa confusiГіn al sugerir asociaciГіn con una subsidiaria estadounidense o distribuidor de FERRARI).

Por consiguiente se tiene por acreditada la hipГіtesis prevista en el pГЎrrafo 4.a.i de la PolГ­tica a favor del Demandante.

B. Derechos o intereses legГ­timos

En ninguna de las constancias que obran en el expediente, incluyendo las impresiones del sitio <nissancelaya.com> figura el nombre del Demandado Gustavo Adolfo Luja Membrilla. En consecuencia y por las razones que se explican enseguida, al Experto no le resulta evidente que el Demandado en lo personal pueda prevalerse de alguna de las defensas previstas en el pГЎrrafo 4.c. de la PolГ­tica.

Como consecuencia de la falta de oposiciГіn a la pretensiГіn del Demandante, es de presumirse que el Demandado carece de derecho o interés legГ­timo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto. Véanse Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (sosteniendo que la ausencia de contestaciГіn a la demanda por parte del demandado puede ser interpretada como una admisiГіn de su parte respecto a su carencia de interés legГ­timo en el nombre de dominio en disputa) y Canadian Imperial Bank of Commerce v. D3M Virtual Identity Inc. and D3M Domain, Caso e-Resolution NAF-0336 (determinando falta de derechos o intereses legГ­timos cuando ninguno de estos le resultaba aparente al experto a primera vista y el demandado no se hubiere apersonado en el procedimiento para alegar algГєn derecho o interés legГ­timo a su favor).

AГєn cuando el portal del Demandado hace referencia a un tercero como Automotriz Oriental, S.A. de C.V. en calidad de distribuidor del Demandante en Celaya, Guanajuato, el contrato de distribuciГіn y comercializaciГіn no exclusiva exhibido por el Demandante no confiere licencia o tГ­tulo legal alguno en favor del Demandado en este caso sobre la marca NISSAN, ni consecuentemente sobre un nombre de dominio que incorporase la misma.

De esta manera se colma el supuesto descrito en el pГЎrrafo 4.a.ii de la PolГ­tica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Por principio de cuentas, el Experto observa que el nombre de dominio en controversia fue registrado por el Demandado el 16 de julio de 2003, mientras que el contrato de distribuciГіn no exclusiva de productos y servicios NISSAN fue celebrado entre el Demandante y una persona distinta al Demandado el 1 de diciembre de 2006.

De lo anterior se colige que el Demandado no ha sido distribuidor del Demandante en Celaya, Guanajuato y por lo tanto no estaba autorizado a registrar en el 2003 la marca NISSAN como nombre de dominio ni a usar o autorizar su uso a un tercero como Automotriz Oriental, S.A. de C.V. (a quien se atribuye en <nissancelaya.com> el contenido de dicho portal).

Es de destacarse como lo ha advertido otro Experto ya, que la marca NISSAN es notoriamente conocida a nivel mundial y tiene un gran nivel de difusiГіn en México (Nissan Mexicana S.A. de C.V. v. Leonor Méndez MartГ­nez, Caso OMPI No. DMX2009-0004), por lo que el Demandado pudo y debiГі haber sabido de la existencia de la marca del Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, cuya circunstancia en este caso constituye un fuerte indicio de mala fe en el contexto de la PolГ­tica. Ver Arthur Guiness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic, Caso OMPI No. D2000-1698 (concluyendo que el demandado registrГі de mala fe el nombre de dominio <guiness.com> ya que debiГі haber sabido de la existencia de la marca famosa GUINNESS del demandante) y Ferrari S.p.A. v. American Entertainment Group, Inc., Caso OMPI No. D2004-0673 (determinando mala fe al presumir que con toda seguridad el nombre de dominio <ferrariowner.com> no se pudo haber registrado con otra finalidad que explotar la fama y reputaciГіn de la marca famosa FERRARI del demandante).

Asimismo, en vista de que el Demandado no era ni el distribuidor, ni el representante legal de este Гєltimo o su obligado solidario frente al Demandante, se impone concluir que el Demandado ha venido captando trГЎfico para su sitio Web con ГЎnimo de lucro y generando confusiГіn con la marca NISSAN del Demandante en cuanto a la fuente o patrocinio del portal <nissancelaya.com>, actualizГЎndose asГ­ la hipГіtesis demostrativa de mala fe descrita en el pГЎrrafo 4.b.iv de la PolГ­tica. Ver Daimler AG v. William Wood, Caso OMPI No. D2008-1712 (al registrar el nombre de dominio <mercedesshop.com> y usar subsecuentemente el mismo, el Demandado intentГі atraer usuarios de Internet con ГЎnimo de lucro a su sitio Web, creando confusiГіn con la marca MERCEDES del Demandante en cuanto al patrocinio del portal y/o la ubicaciГіn de bienes o servicios ofrecidos bajo dicha marca).

En tal virtud se tiene por demostrado el requisito establecido en el pГЎrrafo 4.a.iii de la PolГ­tica.

7. DecisiГіn

En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Demandante ha acreditado los extremos de su acciГіn. Por consiguiente y de conformidad con lo dispuesto por los pГЎrrafos 4.i) de la PolГ­tica y 15 del Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <nissancelaya.com> sea transferido al Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Гљnico

10 de diciembre de 2009

¹ Ver entrevista publicada en El Universal con el Director General del Demandante, publicada el 23 de noviembre de 2009.