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Centro de
Arbitraje
y
Mediaciуn de la OMPI
DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.
Caso No. D2001-0496
1. Las partes
Demandante: Banco de Vitoria, S.A., con domicilio en Calle Postas, 22, 01001
Vitoria – España, representada por Dña. Elena Nuevo Cuadrillero
y Don Ignacio Ayala Soto, Avda. Gran Vнa de Hortaleza, 3, Edificio Corporativo,
28043 Madrid – España.
Demandado: Multimedia Digital Rioja, S.L., aparentemente de nacionalidad española,
con domicilio en Gran Vнa, 65, 26005 Logroño, La Rioja – España.
2. El Nombre de Dominio y el Registro
La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <bancodevitoria.com>.
La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions Inc.,
con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 - 5139, Estados
Unidos de Amйrica.
3. Iter procedimental
3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de
Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada
"Polнtica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999,
y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambiйn por ese Organismo para desarrollo
de esa "Polнtica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ",
fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, en lo sucesivo
"el Centro de Arbitraje", el dнa 4 de abril de 2001, por correo electrуnico,
confirmбndose en formato papel el 6 de abril de 2001.
3.2. Tras la verificaciуn registral correspondiente, la demanda fue notificada
con fecha 19 de abril de 2001 al demandado, quien no procediу a darle contestaciуn.
3.3. El 14 de mayo de 2001 le fue notificado al demandado la falta de personaciуn
y contestaciуn a la demanda que habнa sido presentada.
3.4. El demandado enviу un correo electrуnico al Centro el 22 de mayo de 2001,
señalando que habнa estado ausente y preguntando si todavнa era posible
retomar el asunto y defender su posiciуn sobre el nombre de dominio controvertido.
El 23 de mayo de 2001 el Centro contesta por correo electrуnico al demandado,
señalando que el grupo de expertos tiene absoluta discreciуn en la admisiуn
de una eventual contestaciуn a la demanda fuera de plazo. El Centro añade
que el grupo de expertos serнa elegido en breve, por lo que la posible contestaciуn
fuera de plazo deberнa serlo tambiйn. No consta en el expediente que el demandado
haya efectuado notificaciуn alguna desde entonces.
3.5. Mediante comunicaciуn de 30 de mayo de 2001 se designa como experto a
D. Alberto de Elzaburu como panelista ъnico, a quien se da traslado del expediente
completo.
4. Antecedentes de hecho
4.1. La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca
en España para el distintivo BANCO DE VITORIA, junto con un logo caracterнstico.
Varios de los registros incluyen ademбs de esta marca principal expresiones
genйricas o elementos accesorios. Los registros de los que es titular la demandante
han quedado debidamente acreditados en el documento nъmero 3 del escrito de
demanda.
De entre estos registros, cabe destacar el registro de marca español
nъmero 1.288.015 BANCO DE VITORIA para distinguir "servicios de comunicaciones"
en la clase 38.
Por otra parte, es de hacer notar que la marca BANCO DE VITORIA se corresponde
con la propia denominaciуn social de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.,
que fue constituida el 8 de marzo de 1900, y que efectivamente es conocida por
dicha denominaciуn.
4.2. El demandado obtuvo el nombre de dominio <bancodevitoria.com> el
2 de marzo de 2000, siendo el status del nombre de dominio "activo".
4.3. Accediendo al sitio web www.bancodevitoria.com, aparece una pбgina en
blanco cuyo ъnico contenido son los nъmeros 212.163.200.128.
4.4. El demandado es titular de otros muchos nombres de dominio, algunos de
los cuales tambiйn se corresponden con las marcas y denominaciones de otros
bancos españoles conocidos.
5. Pretensiones de las partes
A. Demandante
El demandante establece en su escrito:
- Que "BANCO DE VITORIA" es una marca propiedad de BANCO DE VITORIA,
S.A., entidad constituida el 8 de marzo de 1900, sujeta a la normativa y regulaciones
de las entidades bancarias operantes en España.
- Que la marca "BANCO DE VITORIA" estб registrada en las 42 clases
del Nomenclбtor Internacional.
- Que la demandante ha venido realizando un uso continuado de su marca "BANCO
DE VITORIA", utilizбndola ademбs en numerosas campañas publicitarias
y patrocinando eventos, lo que hace que la marca "BANCO DE VITORIA"
goce de notoriedad.
- Que el nombre de dominio controvertido es idйntico a la marca "BANCO
DE VITORIA" de la demandante, con el consiguiente riesgo de confusiуn o
asociaciуn entre dicho dominio y la demandante, por lo que el nombre de dominio
infringe los derechos de la demandante como titular de las citadas marcas, invocando
igualmente la especial protecciуn que a las marcas notorias otorga el Convenio
de la Uniуn de Parнs, o los acuerdos ADPIC. Asimismo, añade que el registro
de nombre de dominio controvertido implica un acto de competencia desleal.
- Que el demandado no ostenta ningъn derecho ni interйs legнtimo sobre el nombre
de dominio en cuestiуn y que, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE
VITORIA", no es creнble que la elecciуn del mismo haya sido casual.
- Que, el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto
implica una apropiaciуn indebida de una marca notoriamente conocida.
Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio
<bancodevitoria.com>.
B. El demandado
De acuerdo con la documentaciуn relativa a este procedimiento, el 19 de abril
de 2001 le fue notificada la demanda al demandado, quien no contestу a la misma
dentro de plazo, ni tampoco con posterioridad al intercambio de correos electrуnicos
con el Centro de 22 y 23 de mayo de 2001.
6. Debate y conclusiones
6.1. Reglas aplicables
El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn
de la demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento",
y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel
considere aplicables.
Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandado
son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Polнtica Uniforme",
las leyes y principios del derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la demanda contenidos
en el apartado 4 a) de la polнtica uniforme.
Estos son:
- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca
semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios
sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el
nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
6.2.1. Semejanza entre el nombre de dominio y las marcas
La concurrencia de este primer requisito es indiscutible, al producirse una
identidad denominativa entre el nombre de dominio <bancodevitoria.com>
y las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que el demandante es titular
acreditado. Obviamente, la partнcula <.com> no entra en juego en la comparaciуn
a efectuar.
Por otra parte, el hecho de que la mayorнa de las marcas registradas de la
demandante incluyan junto a la denominaciуn "BANCO DE VITORIA" un
logotipo caracterнstico no destruye la coincidencia denominativa y la consiguiente
semejanza, mбxime teniendo en cuenta que tales elementos grбficos no pueden
ser utilizados como nombres de dominio.
6.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legнtimos a favor del demandado
titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento.
El demandado no ha contestado a la demanda por lo que no es posible conocer
su versiуn sobre la posible existencia de derechos o intereses legнtimos para
la adopciуn del nombre de dominio <bancodevitoria.com>.
No obstante, este Panel entiende:
- dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" del demandante,
en principio no cabe que el demandado ostente ni haya ostentado derechos o intereses
que puedan calificarse como legнtimos en relaciуn con la denominaciуn "BANCO
DE VITORIA", por lo demбs especialmente conocida tambiйn en la regiуn del
domicilio del demandado, cercano geogrбficamente al domicilio de la demandante,
en el que dicha notoriedad se agudiza.
- en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje se ha interpretado la
ausencia de contestaciуn a la demanda como una asunciуn o reconocimiento implнcito
por el demandado que no contestу, de la inexistencia de esos derechos o intereses
legнtimos a su favor. Entre tales decisiones podemos citar los casos OMPI
No. D2000-0045 o OMPI No. D2000-1402.
- teniendo en cuenta la especнfica legislaciуn y los especiales requisitos
para operar en España como entidad bancaria, es impensable que el demandado
haya operado en la prбctica legнtimamente bajo la denominaciуn BANCO DE VITORIA,
existiendo ya ademбs una entidad bancaria con dicho nombre.
De las circunstancias acreditadas en el procedimiento no se desprende la existencia
de ninguna de las posibles circunstancias acreditativas de derechos o intereses
legнtimos a favor del demandado, establecidas en el pбrrafo 4.c de la Polнtica
Uniforme.
Por todo ello, el Panel considera tambiйn probada la concurrencia del segundo
requisito exigido por la Polнtica Uniforme.
6.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio
controvertido.
El Panel desea comenzar por señalar su conclusiуn sobre la concurrencia
de este tercer requisito, que no es otra que la de que el demandado ha registrado
y usado el nombre de dominio controvertido de mala fe.
Tal afirmaciуn proviene de la consideraciуn de tres aspectos:
- hay que subsumir directamente la actuaciуn del demandado en el supuesto tipificado
en el pбrrafo 4.B ii) de la Polнtica Uniforme.
- la consideraciуn de notoria que este Panel reconoce a la denominaciуn "BANCO
DE VITORIA".
- actitud o tenencia pasiva del demandado respecto del nombre de dominio controvertido.
(i) Aplicabilidad del pбrrafo 4 b ii) de la Polнtica Uniforme.
Dicho pбrrafo determina la mala fe en el registro y uso de un dominio si se
adoptу por el demandado con el fin de impedir que el titular de la marca que
lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello pueda
constituir un patrуn de conducta en la actuaciуn de aquйl.
En el presente caso la adopciуn del nombre de dominio <bancodevitoria.com>
por el demandado impide incuestionablemente que el titular de la marca "BANCO
DE VITORIA" pueda adoptarla como nombre de dominio en el correspondiente
nivel superior .COM.
En este sentido, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA"
de la demandante, al registrar el nombre de dominio <bancodevitoria.com>
el demandado era plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando
de un distintivo ajeno y que la adopciуn de dicho nombre de dominio resulta
susceptible de inducir a los consumidores a la errуnea creencia de que se trata
de un dominio identificativo de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.
Por otra parte, este panel ha podido comprobar en la pбgina del Registrador
que el demandado ha registrado otros nombres de dominio correspondientes a las
marcas principales y denominaciones sociales de varios bancos españoles.
(ii) La denominaciуn BANCO DE VITORIA constituye ademбs una marca notoria.
Como se ha señalado, es indiscutible la notoriedad de la marca "BANCO
DE VITORIA", aunque la ausencia de contestaciуn a la demanda no permite
conocer si el demandado habrнa reconocido la existencia de esa notoriedad al
adoptar el nombre de dominio controvertido.
Sin embargo, teniendo en cuenta tal notoriedad de las circunstancias no cabe
prever que exista una explicaciуn plausible por la que el demandado decidiera
adoptar como nombre de dominio dicha denominaciуn, como no fuera precisamente
por la perspectiva potencial de obtener algъn tipo de beneficio o de impedir
el uso de la denominaciуn por su legнtimo propietario.
Tal y como se señala en la decisiуn del caso OMPI
No. D2000-0018, el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca
notoria es constitutivo de mala fe, debiendo señalarse que ni siquiera
el especial grado de discernimiento que se supone a los usuarios de internet
permite desconocer el grave problema que supone el registro de nombres de dominio
equivalentes a marcas notorias por quienes no son los titulares de йstas.
En este sentido, procede destacar que el proyecto de nueva Ley de Marcas española,
tal y como se publicу en el Boletнn Oficial de las Cortes Generales de España
de 9 de marzo de 2001, permite en su artнculo 35 al titular de una marca registrada
prohibir a un tercero la utilizaciуn del signo como nombre de dominio.
(iii) Tenencia pasiva.
La ausencia de todo contenido en las pбginas web identificadas por el nombre
de dominio controvertido, en la que tan solo aparece una sucesiуn de nъmeros,
hace inevitable llegar a la conclusiуn de que se ha producido por el demandado
una tenencia pasiva del nombre de dominio.
La tenencia pasiva constituye, segъn interpretaciуn consagrada por numerosas
decisiones emanadas tambiйn del Centro de Arbitraje, causa justificativa de
la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestiуn (Decisiones
OMPI No.D2000-0464, OMPI
No.D2000-0003, OMPI No.D2000-0239
y OMPI No. D2000-1402, entre otras), sobre
todo en casos como el presente, en el que el demandado es consciente, dada la
notoriedad de la marca, de que tal tenencia pasiva implica un impedimento efectivo
para que el legнtimo titular del distintivo pueda usarlo como nombre de dominio.
El Panel, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido por el pбrrafo
4 a) de la Polнtica Uniforme tambiйn concurre en el presente supuesto.
7. Decisiуn
El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre
de dominio <bancodevitoria.com> es idйntico a las marcas "BANCO DE
VITORIA" de las que es titular el demandante; que dicho registro se produjo
sin existir derecho o interйs legнtimo alguno, y que el registro y uso de dicho
nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.
En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <bancodevitoria.com>
al demandante.
Alberto de Elzaburu
Panelista Unico
12 Junio de 2001