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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

Demandante: Banco de Vitoria, S.A., con domicilio en Calle Postas, 22, 01001 Vitoria – España, representada por Dña. Elena Nuevo Cuadrillero y Don Ignacio Ayala Soto, Avda. Gran Vнa de Hortaleza, 3, Edificio Corporativo, 28043 Madrid – España.

Demandado: D. Gonzalo Salazar de Gurendes, aparentemente de nacionalidad española, con domicilio en Gran Vнa, Logroño, La Rioja – España.

La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio, <bancovitoria.com>.

La entidad registradora del citado nombre de dominio es Register.Com, con domicilio en 575 8th Avenue, 11th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de Amйrica.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambiйn por ese Organismo para desarrollo de esa "Polнtica Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el dнa 4 de abril de 2001, por correo electrуnico, confirmбndose en formato papel el 6 de abril de 2001.

3.2. Tras la verificaciуn registral correspondiente, la demanda fue notificada con fecha 19 de abril de 2001 al demandado, quien no procediу a darle contestaciуn.

3.3. El 14 de mayo de 2001 le fue notificado al demandado la falta de personaciуn y contestaciуn a la demanda que habнa sido presentada.

3.4. Mediante comunicaciуn de 30 de mayo de 2001 se designa como experto a D. Alberto de Elzaburu como panelista ъnico, a quien se da traslado del expediente completo.

4.1. La firma demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca en España para el distintivo BANCO DE VITORIA, junto con un logo caracterнstico. Varios de los registros incluyen ademбs de esta marca principal expresiones genйricas o elementos accesorios. Los registros de los que es titular la demandante han quedado debidamente acreditados en el documento nъmero 3 del escrito de demanda.

De entre estos registros, cabe destacar el registro de marca español nъmero 1.288.015 BANCO DE VITORIA para distinguir "servicios de comunicaciones" en la clase 38.

Por otra parte, es de hacer notar que la marca BANCO DE VITORIA se corresponde con la propia denominaciуn social de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A., que fue constituida el 8 de marzo de 1900, y que efectivamente es conocida por dicha denominaciуn.

4.2. La demandante opera en Internet bajo el nombre de dominio <bancovitoria.es>.

4.3. El demandado obtuvo el nombre de dominio <bancovitoria.com> el 14 de septiembre de 1999, siendo el status del nombre de dominio "activo".

4.4. Accediendo al sitio web www.bancovitoria.com, aparece la pбgina del registrador, Register.com, con oferta de sus servicios. Por consiguiente, no se recoge ninguna actividad propia del demandado en dicha direcciуn.

El demandante establece en su escrito:

- Que "BANCO DE VITORIA" es una marca propiedad de BANCO DE VITORIA, S.A., entidad constituida el 8 de marzo de 1900, sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias operantes en España.

- Que la marca "BANCO DE VITORIA" estб registrada en las 42 clases del Nomenclбtor Internacional.

- Que la demandante ha venido realizando un uso continuado de su marca "BANCO DE VITORIA", utilizбndola ademбs en numerosas campañas publicitarias y patrocinando eventos, lo que hace que la marca "BANCO DE VITORIA" goce de notoriedad.

- Que el nombre de dominio controvertido es confundible con la marca BANCO DE VITORIA de la demandante, con el consiguiente riesgo de confusiуn o asociaciуn entre dicho dominio y la demandante, por lo que el nombre de dominio infringe los derechos de la demandante como titular de las citadas marcas, invocando igualmente la especial protecciуn que a las marcas notorias otorga el Convenio de la Uniуn de Parнs, o los acuerdos ADPIC. Asimismo, añade que el registro de nombre de dominio controvertido implica un acto de competencia desleal.

Añade la demandante que el nombre de dominio controvertido, <bancovitoria.com>, se corresponde con el nombre de domino de cуdigo territorial español con el que BANCO DE VITORIA, S.A. opera en internet, <bancovitoria.es>, y que en las marcas mixtas "BANCO DE VITORIA" de la demandante, precisamente la palabra "DE" posee una importancia grбfica mucho menor que las palabras "BANCO VITORIA".

- Que el demandado no ostenta ningъn derecho ni interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn y que, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", no es creнble que la elecciуn del mismo haya sido casual.

- Que, el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe, por cuanto implica una apropiaciуn indebida de una marca notoriamente conocida.

Por todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <bancovitoria.com>.

De acuerdo con la documentaciуn relativa a este procedimiento, el 19 de abril de 2001 le fue notificada la demanda al demandado, quien no contestу a la misma.

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Polнtica Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El panel considera que existe una clara semejanza entre las marcas BANCO DE VITORIA, de la demandante, y el nombre de dominio controvertido <bancovitoria.com>, excepciуn hecha de la partнcula de nivel superior <.com>.

Ademбs de las coincidencias denominativas y conceptuales entre ambas denominaciones, cabe señalar que los distintivos BANCO DE VITORIA de la demandante son de naturaleza mixta y que en ellos la palabra "DE" posee una importancia grбfica limitada respecto a los vocablos principales "BANCO VITORIA".

Asimismo la condundibilidad queda refrendada por la circunstancia de que la propia demandante utilice como nombre de dominio corporativo <bancovitoria.es>.

El demandado no ha contestado a la demanda por lo que no es posible conocer su versiуn sobre la posible existencia de derechos o intereses legнtimos para la adopciуn del nombre de dominio <bancovitoria.com>

No obstante, este Panel entiende:

- dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" del demandante, en principio no cabe que el demandado ostente ni haya ostentado derechos o intereses que puedan calificarse como legнtimos en relaciуn con la denominaciуn "BANCO VITORIA", por lo demбs especialmente conocida tambiйn en la regiуn del domicilio del demandado, cercano geogrбficamente al domicilio de la demandante, en el que dicha notoriedad se agudiza.

- en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje se ha interpretado la ausencia de contestaciуn a la demanda como una asunciуn o reconocimiento implнcito por el demandado que no contestу, de la inexistencia de esos derechos o intereses legнtimos a su favor. Entre tales decisiones podemos citar los casos OMPI No. D2000-0045 o OMPI No. D2000-1402.

- teniendo en cuenta la especнfica legislaciуn y los especiales requisitos para operar en España como entidad bancaria, es impensable que el demandado haya operado en la prбctica legнtimamente bajo la denominaciуn BANCO DE VITORIA, existiendo ya ademбs una entidad bancaria con dicho nombre.

De las circunstancias acreditadas en el procedimiento no se desprende la existencia de ninguna de las posibles circunstancias acreditativas de derechos o intereses legнtimos a favor del demandado, establecidas en el pбrrafo 4.c de la Polнtica Uniforme.

Por todo ello, el Panel considera tambiйn probada la concurrencia del segundo requisito exigido por la Polнtica Uniforme.

El Panel desea comenzar por señalar su conclusiуn sobre la concurrencia de este tercer requisito, que no es otra que la de que el demandado ha registrado y usado el nombre de dominio controvertido de mala fe.

Tal afirmaciуn proviene de la consideraciуn de tres aspectos:

- hay que subsumir directamente la actuaciуn del demandado en el supuesto tipificado en el pбrrafo 4.B ii) de la Polнtica Uniforme.

- la consideraciуn de notoria que este Panel reconoce a la denominaciуn "BANCO DE VITORIA".

- actitud o tenencia pasiva del demandado respecto del nombre de dominio controvertido.

(i) Aplicabilidad del pбrrafo 4 b ii) de la Polнtica Uniforme

Dicho pбrrafo determina la mala fe en el registro y uso de un dominio si se adoptу por el demandado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello pueda constituir un patrуn de conducta en la actuaciуn de aquйl.

En el presente caso la adopciуn del nombre de dominio <bancovitoria.com> por el demandado impide incuestionablemente al titular de la marca "BANCO DE VITORIA" la posibilidad de adoptar dicho nombre de dominio <bancovitoria.com>. En este sentido, debe otorgarse la importancia que merece al hecho de que la demandante precisamente opera en internet bajo el dominio <bancovitoria.es>, es decir, exactamente el mismo nombre de dominio de segundo nivel con el cуdigo territorial español, circunstancia de la que cabalmente cabe presumir que el demandado buscу deliberadamente apropiarse del mismo nombre de dominio con la terminaciуn genйrica <.com>.

En el mismo sentido, dada la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA" de la demandante, al registrar el nombre de dominio <bancovitoria.com> el demandado era plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopciуn de dicho nombre de dominio resulta susceptible de inducir a los consumidores a la errуnea creencia de que se trata de un dominio identificativo de la demandante, BANCO DE VITORIA, S.A.

Como se señalу en la resoluciуn del caso OMPI No. D2000-0018, en el caso de marcas de alto renombre, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, -o, como en este caso, no puede cabalmente negarse-, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

(ii) La denominaciуn BANCO DE VITORIA constituye ademбs una marca notoria

Como se ha señalado repetidamente, es indiscutible la notoriedad de la marca "BANCO DE VITORIA", aunque la ausencia de contestaciуn a la demanda no permite conocer si el demandado habrнa reconocido la existencia de esa notoriedad al adoptar el nombre de dominio controvertido.

Sin embargo, teniendo en cuenta tal notoriedad de las circunstancias no cabe prever que exista una explicaciуn plausible por la que el demandado decidiera adoptar como nombre de dominio la denominaciуn BANCOVITORIA, como no fuera precisamente por la perspectiva potencial de obtener algъn tipo de beneficio o de impedir el uso de la denominaciуn por su legнtimo propietario. En este sentido, resulta reveladora que el nombre de dominio controvertido <bancovitoria.com> se corresponda exactamente con el nombre de dominio utilizado con carбcter corporativo por la demandante, <bancovitoria.es>.

Por ъltimo, procede destacar que el proyecto de nueva Ley de Marcas española, tal y como se publicу en el Boletнn Oficial de las Cortes Generales de España de 9 de marzo de 2001, permite en su artнculo 35 al titular de una marca registrada prohibir a un tercero la utilizaciуn del signo como nombre de dominio.

(iii) Tenencia pasiva

Al acceder a la pбgina identificada por el nombre de dominio controvertido se entra en la pбgina principal del registrador Register.com, prбctica frecuente en algunos servidores que albergan dominios inactivos y que obviamente puede ser impedida por el titular del dominio otorgando a este un contenido propio y especнfico.

Por ello, este panel considera que el mero alojamiento de la pбgina principal del registrador en la pбgina correspondiente al dominio controvertido no constituye ningъn uso efectivo de йste, por cuanto no se corresponde con una actividad comercial, cultural o de cualquier otra нndole por parte del demandado que otorgue al sitio web un contenido especнfico, de donde ъnicamente cabe concluir que nos encontramos ante una mera tenencia pasiva del dominio.

La tenencia pasiva constituye, segъn interpretaciуn consagrada por numerosas decisiones emanadas tambiйn del Centro de Arbitraje, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestiуn (Decisiones OMPI No.D2000-0464, OMPI No.D2000-0003, OMPI No.D2000-0239 y OMPI No. D2000-1402, entre otras), sobre todo en casos como el presente, en el que el demandado es consciente, dada la notoriedad de la marca, de que tal tenencia pasiva implica un impedimento efectivo para que el legнtimo titular del distintivo pueda usarlo como nombre de dominio.

El Panel, por tanto, concluye que el tercer requisito exigido por el pбrrafo 4 a) de la Polнtica Uniforme tambiйn concurre en el presente supuesto.

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el nombre de dominio <bancovitoria.com> es semejante a las marcas "BANCO DE VITORIA" de las que es titular el demandante; que dicho registro se produjo sin existir derecho o interйs legнtimo alguno, y que el registro y uso de dicho nombre de dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del nombre de dominio <bancovitoria.com> al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista Unico

12 Junio de 2001