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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

El demandante es BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A., entidad bancaria de derecho español, domiciliada en Madrid.

El demandado es D. José Luis Larraga Millán, ciudadano español domiciliado en Madrid.

Los nombres de dominio objeto de este procedimiento son <ibanestobroker.com> y <ibanestofondos.com>.

El registrador de este nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, VA 20170, USA.

3.1. Con fecha 18 de junio de 2001, se presentó por vía electrónica en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") una demanda de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "Reglamento Adicional"). El Centro recibió la copia en papel el 19 de junio de 2001, y acusó recibo de la demanda el 19 de junio de 2001.

3.2. El Centro requirió el 25 de junio de 2001, del Registrador Network Solutions la confirmación de los datos de registro de los dominios <ibanestobroker.com> y <ibanestofondos.com>, recibiendo tal confirmación el 25 de junio de 2001.

3.3. En fecha 27 de junio de 2001, el Centro notificó una deficiencia en la demanda relativa a la falta de envío de una copia al demandado, recibiendo el 28 de junio de 2001, la contestación y las correcciones necesarias de la demanda en formato electrónico y copia en papel.

3.4. El 29 de junio de 2001, el Centro notificó al demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo electrónico. El demandado no contestó la demanda y el Centro notificó la falta de contestación y de consiguiente personación el 20 de julio de 2001.

3.5. Después de recibir la declaración de aceptación, independencia e imparcialidad del señor Mario A. Sol Muntañola, el 2 de abril de 2001, el Centro lo designó Panelista Único (el "Panel"), fijándose el 27 de agosto de 2001, como fecha límite para dictar la decisión.

3.6. No hubo presentaciones ulteriores de las partes. La demanda se hizo en español. El demandado contestó en español. Además, el español es el idioma en que se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción mutua elegida por la demandante en la demanda que es la del domicilio del demandado (tribunales de Madrid, España). Por ello, conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continúe en español.

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el Panelista se tienen por verdaderos:

4.1. La demandante es una entidad financiera de derecho privado fundada en 1902, titular desde 1966, de la marca "BANESTO" inscrita y registrada en las 42 clases del nomenclator internacional del Arreglo de Niza de 1977 en la OEPM, titular desde 1998, de una marca comunitaria "BANESTO" inscrita y registrada en 42 clases en la OAMI, así como de una marca "BANESTO" inscrita en la PTO de los Estados Unidos de Norteamérica. Es además titular, entre otras, de las marcas "ibanesto", "ibanesto.com", "ifondosbanesto", "banestobroker", "Fondosnet Banesto", "ЎFondos Banesto". De la misma manera es titular, entre otros, de los nombres de dominio <banesto.com>, <banesto.net> y <banesto.org> que fueron recuperados, en aplicación de la Política, a través de los procedimentos D2000-1361 y D2000-0018. Por último es patrocinadora del equipo ciclista que actualmente se conoce como <ibanesto.com>.

4.2. El demandado es titular de los dominios <ibanestobroker.com> y <ibanestofondos.com>, registrados el 16 de noviembre de 2000, que están inactivos.

(a) Los nombres de dominio son al menos similares hasta el punto de crear confusión con las marcas "Banestobroker y "Fondosnet Banesto".

(b) El demandado no tiene derecho ni interés alguno respecto a los nombres de dominio en cuestión. Nunca ha sido conocido con anterioridad por tal denominación. Las marcas que contienen la raíz "Banesto" son notorias y su inclusión en los nombres de domino litigiosos no puede deberse a un acto involuntario y casual ya que no se tratan de vocablos nuevos, ni de un término de fantasía, ni coincide con el nombre del demandado ni con un signo distintivo anterior, ni tiene autorización o licencia del demandante.

(c) El demandado, aunque hace diez meses que registró los dominios litigiosos, no hace uso alguno de los mismos, y el demandante se encuentra bajo la amenaza constante de que la demandada los transfiera a un tercero, los intente vender por una suma elevada o, simplemente, los deje sin uso alguno, actos todos ellos contrarios a derecho.

(d) El demandado ha registrado de mala fe los dos nombres de dominio, al haberlo hecho con pleno conocimiento de que se están invadiendo los derechos marcarios del demandante, lo que implica un uso de mala fe, más aun cuando el demandado tiene su domicilio en España, lugar en donde la marca "Banesto" es notoria por lo que resulta difícilmente creíble que desconociera la marca con anterioridad a su registro.

(e) La conducta del demandado daña los intereses del demandante, pues le impide establecerse con su nombre en el sitio que le corresponde en internet, en cuyo entorno, es sabido, los nombres de dominio han adquirido una importancia fundamental como identificadores comerciales o personales.

(f) Los signos distintivos del demandante en manos del demandado pueden producir la dilución de su capacidad distintiva si fueran utilizados por el demandado.

El demandado no ha contestado la demanda, ni ha efectuado presentación alguna al Centro o al Panel.

(a) El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento", y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

(b) En relación con la alegación del demandante sobre la aplicación de la legislación de marcas española, el Panel considera que las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o desigual en relación con los nacionales de países que no sean parte en la controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser diferentes a los aplicados. En tal sentido, deberán aplicarse normas internacional y convencionalmente uniformes, como también lo son las que rigen en el procedimiento administrativo, y sólo en su defecto las legislaciones nacionales podrán tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.

(c) De acuerdo con lo anterior y en el sentido apuntado, teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de la demandante y del demandado se tendrán en cuenta, junto a las reglas de la política uniforme y demás normas y principios convencionales aplicables, la ley de marcas española.

(d) Sobre la falta de contestación, el demandado tiene en su mano las evidencias que pueden desvirtuar las quejas y argumentos del demandante; si no lo hace debe inferirse que tales evidencias no le habrían sido favorables, o bien que da por buenas las aserciones del demandante o bien que su interés sobre el nombre de dominio litigioso es tan escaso que no le merece la pena contestar. En todo caso, el silencio es una elección del demandado por lo que si no aporta dudas o contradice lo establecido por el demandante, este podrá probar los tres elementos establecidos en la política sin oposición.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos.

- Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El apartado 4 a) de la Política establece que el demandante deberá probar la presencia de cada uno de los tres elementos, aunque el párrafo 4 c) de la Política parece que invierta la carga de la prueba señalando un número abierto de posibilidades mediante las cuales el demandado podrá demostrar su interés; este extremo debe entenderse así ya que no se nos oculta la dificultad que para el demandante entraña probar el segundo de los tres elementos, que consiste en una prueba negativa.

(a) Pocas dudas cabe respecto a la similitud entre las denominaciones enfrentadas. La denominación social de la demandante (BANESTO), objeto de numerosas marcas nacionales españolas, comunitarias e internacionales, se encuentra incorporada en los dos dominios <ibanestobroker.com> e <ibanestofondos.com>. Además, la demandada utiliza en los dominios litigiosos las denominaciones "ibanesto", "ifondosbanesto" y "banestobroker", todas ellas inscritas como marca a favor de la demandante. La similitud y las posibilidades de confusión son evidentes, sin que el Panel considere necesario efectuar mayor análisis ni pronunciarse una vez más sobre la irrelevancia distintiva de la partícula correspondiente al gTLD sobre la que tantísimas decisiones ya se han pronunciado.

(a) El demandado no ha probado tener un interés ni derecho legítimos respecto del nombre de dominio en debate, mientras que el demandante ha probado tener un interés legítimo y excluyente de cualquier otro sobre las denominaciones que conforman los dichos dominios.

(b) El demandado tampoco ha justificado haber realizado preparativos serios para un uso normal, legítimo y leal del dominio discutido. Como el Panel ha podido comprobar intentando acceder a las páginas que corresponden a los dominios litigiosos, ni siquiera dispone de un sitio web en construcción que ofrezca explicación alguna sobre la razón o el interés que pueda tener sobre las denominaciones que ha registrado. De ello no se puede inferir nada favorable al demandado en términos de la Política, párrafo 4(c).

(c) Por otra parte, ni se ha alegado ni es concebible que el demandado sea conocido corrientemente por alguno de los nombres de dominio. Esto es particularmente cierto, por cuanto la denominación "Banesto" constituye en España marca notoria, cuyo conocimiento por parte del demandado el Panel presume a falta de prueba en contrario, sobretodo porque española es la nacionalidad y el lugar de residencia del mismo. Ello conduce a descartar la circunstancia de la Política, párrafo 4(c)(ii). La falta de personación y contestación de la demanda tampoco permite inferir nada en favor del demandado, por lo que cabe concluir que este carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio (Política, párrafo 4(a)(ii)). Por último, debe hacerse constar que el demandado no tiene autorización o licencia alguna de quien posee los derechos sobre las denominaciones que utiliza en sus nombres de dominio.

(d) Por último, del propio contenido descriptivo de los dominios en debate se deduce que están pensados para distinguir en el tráfico servicios financieros y de intermediación, actividades a las que el demandado no ha probado que se dedique ni con las que parece tenga relación alguna a la vista de las indagaciones en internet que ha efectuado el Panel.

(a) El Panel desconoce las intenciones del demandado. Sin embargo, la falta de interés y/o derecho sobre las denominaciones registradas como nombres de dominio por su parte, así como su falta de contestación al escrito de demanda, evidencian la existencia de un registro efectuado de mala fe, en el ánimo -como poco- de perturbar el normal uso de la denominación del demandante.

(b) De la misma forma, la falta de uso perceptible de los dominios litigiosos diez meses después de su inscripción, y a falta de una justificación convincente, no puede sino interpretarse como uso de mala fe. En efecto, la falta de uso obliga a descartar las circunstancias de uso de buena fe, o de uso leal o no comercial descritas en la Política, Parágrafos 4(c)(i) y 4(c)(iii).

En base a la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve que el demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 apartado a) de la Política Uniforme que concurren los tres requisitos contemplados en dicho apartado y, consiguientemente ordena que el registro de los nombres de dominio <ibanestobroker.com> e <ibanestofondos.net> sean transferidos al demandante.

Mario A. Sol Muntañola
Panelista Único

Fecha: 27 de agosto de 2001