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1. Las Partes

Los Demandantes son Ventilaciуn y Filtraciуn S.L., D. Alberto Alegre Brugueras y D. Ignacio Castaсй Garcнa representados por Bufet Almeida, Abogados Asociados, con domicilio en Terrasa, (Barcelona) Espaсa .

La Demandada es Genfiltro, S.L. representada por Ernst & Young Abogados S.L., con domicilio en Terrasa (Barcelona), Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <venfilter.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2004. El 20 de febrero de 2004, el Centro enviу a CORE Internet Council of Registrars vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 1 de marzo de 2004, CORE Internet Council of Registrars enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la sociedad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 8 de marzo de 2004. El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de marzo de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 29 de marzo de 2004. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fuй presentado ante el Centro el 29 de marzo de 2004.

El Centro nombrу a Alberto de Elzaburu como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 4 de mayo de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Al ser ambas partes de nacionalidad espaсola y haber presentado sus escritos correspondientes en espaсol, se dicta la presente decisiуn en este idioma, de acuerdo con las excepciones previstas en el pбrrafo 11 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

- Los demandantes seсores Alegre y Castaсй ostentan la titularidad sobre el registro espaсol de nombre comercial nє 202.445 VEN FILTER, solicitado el 3 de diciembre de 1994, concedido el 1 de marzo de 1996, y en vigor para identificar un “negocio de fabricaciуn y venta de filtros de aire en general”.

- Por su parte, la tambiйn demandante Ventilaciуn y Filtraciуn, S.L. es titular del nombre de dominio <venfilter.es>.

- La sociedad demandada obtuvo el nombre de dominio <venfilter.com> el 17 de diciembre de 2002, constando como contacto administrativo del dominio D. Carles Puig.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

- Los demandantes invocan su titularidad sobre el mencionado registro espaсol de nombre comercial VEN FILTER y su coincidencia con el nombre de dominio controvertido <venfilter.com>. Invocan igualmente su titularidad sobre el dominio correspondiente <venfilter.es>.

- D. Carlos Puig, quien consta como contacto administrativo en los datos del dominio controvertido, constituyу junto con los demandantes D. Alberto Alegre y D. Ignacio Castaсй la mercantil Ventilaciуn y Filtraciуn, S.L. en 1995. En 1997, D. Carlos Puig dimitiу del cargo y vendiу sus participaciones en la empresa, asн como los derechos sobre el nombre comercial VEN FILTER, a los seсores demandantes Alegre y Castaсй, mediante escritura pъblica otorgada ante Notario, en la que ademбs el Sr. Puig renunciaba expresamente al uso o utilizaciуn del nombre comercial. La cesiуn del distintivo a los Sres. Alegre y Castaсй consta debidamente inscrita en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas.

- La demandada Genfiltro, S.L. carece de derechos legнtimos sobre el nombre de dominio <venfilter.com>, y de hecho el contenido del correspondiente sitio web coincidнa exactamente con el correspondiente a los sitios “www.genfiltro.com” y “www.genfiltro.es”, tambiйn de la sociedad demandada, ante lo cual al entender de la parte actora existнa un claro propуsito de confundir a los consumidores y desviarlos a la pбgina web de la demandada aprovechando el mayor renombre y notoriedad de los demandantes.

- En consecuencia, el nombre de dominio <venfilter.com> fue registrado y estб siendo usado de mala fe. Seсala la parte actora como indicio de mala fe la circunstancia antes apuntada de que el contacto administrativo del dominio, Sr. Puig, fue uno de los propietarios del registro de nombre comercial correspondiente hasta que en 1998, cediу su parte a los demandantes Srs. Alegre y Castaсй, con expresa renuncia de sus derechos.

- La referencia que la Polнtica Uniforme hace a las marcas debe entenderse en sentido amplio, incluyendo tambiйn los registros de nombre comercial, teniendo en cuenta ademбs la equiparaciуn de ambas figuras que realiza la vigente Ley de Marcas espaсola.

- Las leyes espaсolas de Marca, de Competencia Desleal y General de Publicidad prohнben situaciones como la perseguida, segъn se reconoce en diversas sentencias de los Tribunales espaсoles y decisiones de la OMPI citadas por la parte actora.

- Como consecuencia de todo ello, se solicita la transferencia del nombre de dominio <venfilter.com> a los demandantes.

B. Demandado

- La demandada pone de manifiesto, tanto al comienzo de su escrito de contestaciуn como al final del mismo, que, si bien no estб de acuerdo con los motivos invocados por los actores, pone el nombre de dominio controvertido a disposiciуn del Centro para que se transfiera la titularidad del mismo a la parte demandante o para que se bloquee su acceso.

- Con carбcter previo, la demandada destaca que ha ofrecido a los demandantes la cesiуn gratuita del nombre de dominio mediante escritura ante Notario, ofrecimiento que йstos han rechazado.

- Ademбs de la sociedad demandante Ventilaciуn y Filtraciуn, S.L., D. Carlos Puig, junto con D. Alberto Alegre y otras personas habнan constituнdo con anterioridad la sociedad Venfilter, S.A.L., cuya denominaciуn coincide con el nombre de dominio controvertido.

- Los nombres de dominio <venfilter.com> y <genfiltro.com> fueron registrados en su dнa para lograr la presencia en Internet de las sociedades Venfilter, S.A.L. y Genfiltro, S.L., respectivamente. Ambos registros se realizaron a nombre de Genfiltro, S.L. por motivos prбcticos, pero sin ninguna actitud maliciosa o desleal, desconociendo que ello pudiera ocasionar algъn tipo de problemas. Por tanto, la demandada niega que actuara con mala fe.

- La existencia de la mencionada sociedad Venfilter, S.A.L. confiere derechos o intereses legнtimos a la demandada sobre el nombre de dominio controvertido.

- Tan pronto como la demandada tuvo conocimiento del inicio formal del procedimiento ante la OMPI solicitу a sus informбticos el bloqueo inmediato y con carбcter preventivo del sitio web “www. venfilter.com”.

- Como ya se ha seсalado, la parte demandada concluye seсalando que, a pesar de que entiende que no concurren motivos suficientes para ser desposeнdo del nombre de dominio controvertido, ofrece su transferencia a la parte demandante o su bloqueo definitivo, aсadiendo ademбs su intenciуn de no renovar en ningъn caso el nombre de dominio objeto de controversia.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de confusiуn

El registro de nombre comercial del demandado consiste en la denominaciуn VEN FILTER, totalmente coincidente, por tanto, con el nombre de dominio controvertido <venfilter.com>, si excluнmos la terminaciуn genйrica <.com> y tenemos en cuenta que no caben espacios en blanco en las denominaciones de los nombres de dominio.

Por lo demбs, el nombre comercial registrado es un signo distintivo totalmente equiparable a las marcas para la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme, tal y como estableciу el Centro en la decisiуn Banca March, S.A. v. Digigrup.com, OMPI Caso No. D2000-1341, y segъn se desprende la propia Ley de Marcas espaсola, que equipara en cuanto a eficacia y tratamiento los nombres comerciales a las marcas.

En consecuencia, se considera que concurre el primer requisito de los establecidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica Uniforme.

B. Derechos o intereses legнtimos

A juicio de este Grupo de Expertos, el demandado no ha acreditado derechos o intereses legнtimos sobre la denominaciуn VEN FILTER.

La existencia de una sociedad denominada Venfilter S.A.L. es irrelevante a estos efectos, pues dicha sociedad no es la titular del nombre de dominio.

Ademбs, los demandantes han probado que D. Carlos Puig, quien consta como contacto administrativo del dominio, renunciу expresamente a la utilizaciуn del nombre comercial VEN FILTER mediante escritura pъblica.

Pero sobre todo es de seсalar que en su escrito de contestaciуn a la demanda, el demandado manifiesta expresamente su consentimiento para que el nombre de dominio <venfilter.com> sea transferido a la parte actora, por lo que en definitiva admite su falta de interйs legнtimo sobre el nombre de dominio.

Asн pues, concurre tambiйn la segunda de las circunstancias para la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Tal y como se ha apuntado, D. Carlos Puig, contacto administrativo en los datos del nombre de dominio controvertido, habнa manifestado previamente en escritura pъblica su renuncia al nombre comercial VEN FILTER y su compromiso de no usar tal distintivo. Obviamente, el registro del nombre de dominio <venfilter.com> implica un claro incumplimiento de este compromiso, lo que constituye a juicio del grupo de expertos mala fe en su registro y utilizaciуn.

Por lo demбs, la parte actora ha acreditado que, antes de que el demandado tuviera noticia de la incoaciуn de este procedimiento, el nombre de dominio que nos ocupa dirigнa al internauta a la propia pбgina web del demandado, conducta subsumible en el pбrrafo 4.b.iv) del Reglamento, al existir una intenciуn de atraer a los usuarios de Internet al propio sitio web del demandado con бnimo de lucro, por lo que concurre tambiйn la tercera de las condiciones para la aplicaciуn de la Polнtica Uniforme.

Con independencia de todo ello, y como ya se ha apuntado, aunque la parte demandada discute los argumentos de los demandantes, seсala en definitiva su aceptaciуn de que el nombre de dominio <venfilter.com> sea transferido a la parte actora. Existe, pues, un allanamiento a lo solicitado por la parte demandante, pese a no existir lуgicamente acuerdo en la causa petendi, por lo que procede sin duda decretar la transferencia del nombre de dominio controvertido en la parte actora.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <venfilter.com> sea transferido a los Demandantes.

Alberto de Elzaburu
Experto Ъnico

Fecha: 7 de junio de 2004