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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Lycos Espaсa Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.

Caso No. D2004-0434

1. Las Partes

La Demandante es Lycos Espaсa Internet Services S.L., con domicilio social en Calle San Bernardo, 17, 6є Бtico, 28015, Madrid, Espaсa, representada en el presente procedimiento por Josй Marнa Dutilh, Madrid, Espaсa.

La Demandada es Mediaweb S.L., con domicilio en Avda. Maissonnave, 19, 7є Izda, 03003, Alicante, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lycosporno.com>, registrado el 17 de agosto de 2001.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 11 de junio de 2004. El 11 de junio de 2004 el Centro enviу a Network Solutions, LLC, via correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 15 de junio de 2004 Network Solutions, LLC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 21 de julio de 2004. El Centro verificу que la Demanda, junto con la modificaciуn a la Demanda, cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la "Polнtica"), del Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y del Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de julio de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijу para el 11 de agosto de 2004. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 16 de agosto de 2004.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 19 de agosto de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fecha 19 de agosto de 2004 el Centro remitiу el expediente al mencionado Experto Ъnico (en adelante “Panel”) y йste emitiу el 23 del mismo mes una primera orden de procedimiento, por la que se requerнa al Demandante la presentaciуn de documentaciуn adicional, concediйndole a tal efecto un plazo que expiraba el 2 de  septiembre de 2004.

El 31 de agosto de 2004 el Demandante enviу al Centro un escrito motivado, solicitando una ampliaciуn de dicho plazo y adelantando parte de la informaciуn y documentos requeridos por el Panel; en resumen, se justificaba la necesidad de una ampliaciуn del plazo alegando las dificultades para completar la documentaciуn requerida, dadas las fechas estivales que coincidнan con el periodo del vencimiento. A la vista de los motivos expuestos por el Demandante y del contenido de los documentos presentados, el Panel estimу justificado acceder, como medida excepcional, a dicha peticiуn y emitiу una segunda orden de procedimiento, con fecha 2 de septiembre de 2004.

El Centro remitiу al Panel las alegaciones y documentos adicionales remitidos por el Demandante.

Mбs adelante, en el apartado 6, el Panel harб referencia mбs detallada a las referidas alegaciones y documentos, procediendo a su valoraciуn.

El Demandante ha solicitado, de forma motivada, que el idioma del presente procedimiento sea el espaсol y este Panel considera que se cumplen las circunstancias requeridas para aceptar dicha solicitud.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

La Demandante es una Sociedad espaсola, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. El Panel ha constatado otras inscripciones relevantes de esta sociedad, que constan en el Registro Mercantil Central, tales como:

- que fue constituida el 22 de febrero de 2000, con la denominaciуn social LYCOS BERTELSMANN ESPAСA S.L.,

- que se trata de una Sociedad unipersonal, siendo el socio ъnico la compaснa holandesa LYCOS BERTELSMANN EUROPE N.V.,

- que en fecha 15 de marzo de 2000 cambia de denominaciуn social a “LYCOS ESPAСA INTERNET SERVICES S.L.”, denominaciуn actual; y

- el 25 de abril de 2000 se inscribe el cambio de denominaciуn social de la compaснa holandesa, es decir, de su socio ъnico, por la de “LYCOS EUROPE, N.V.”.

- El objeto social es: “la prestaciуn de servicios de acceso a la red de comunicaciуn y comercio electrуnico “Internet”; la prestaciуn de servicios de navegaciуn y bъsqueda a travйs de la red “Internet”, con acceso inmediato a productos…”

La Demandante registrу a su nombre el dominio <lycos.es> el 25 de junio de 2003.

La Demandada es tambiйn una Sociedad espaсola, inscrita en el Reg. Mercantil de Alicante el 15 de julio de 2002, siendo desde entonces su denominaciуn social “MEDIA WEB, S.L.” y su objeto social “Servicios de publicidad en prensa, radio y televisiуn, asн como telemarketing y servicios relacionados con dicha actividad en empresa” (sic).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Se resumen a continuaciуn las alegaciones de hecho y de derecho de la Demandante:

Lycos Inc. naciу en 1995 en Estados Unidos como uno de los primeros buscadores de Internet y en tan sуlo 4 aсos se convirtiу en una de las ventanas de acceso mбs importantes de la Red; saliу a Bolsa en el Nasdaq en abril de 1996. En 1997 entrу en el mercado europeo. Lycos es un motor de bъsqueda en Internet, bajo el dominio <lycos.com>.

Desde 1995 Lycos Inc. tiene suscrito un acuerdo de licencia exclusiva (con derecho a sublicenciar) con Carnegie Mellon University, titular de la marca LYCOS, en virtud del cual se le concede el derecho de uso exclusivo de dicha marca en todo el mundo y con carбcter perpetuo.

En el mercado europeo es la empresa holandesa Lycos Europe N.V. la encargada de explotar la marca LYCOS, siendo uno de los destinos de Internet mбs visitados de Europa y con mayor y mбs rбpido crecimiento; actualmente estб presente en 10 paнses europeos, entre los que se encuentra Espaсa. La Sociedad holandesa, conforme a sus Estatutos, es la encargada de administrar y dirigir los intereses y las participaciones de sus subsidiarias. En virtud del acuerdo de licencia entre Lycos Inc. y Lycos Europe N.V., йsta ъltima adquiriу, para Europa, el derecho a usar la marca LYCOS y el nombre “Lycos” combinбndolo con “Lycos europe” y estб legitimada para registrar, a su nombre, determinados nombres de dominio, con ciertas excepciones, todo ello conforme a lo previsto expresamente en el mencionado acuerdo.

La Demandante, filial 100% de Lycos Europe N.V., es titular del dominio <lycos.es>, registrado el 25 de junio de 2003; se manifiesta asimismo que, para registrar este dominio le fue sublicenciada la marca LYCOS. Ademбs, su URL representa uno de los portales de entretenimiento (ocio, diversiуn, canales temбticos…) y servicios avanzados de comunicaciуn (diseсos de pбginas personales, canales on-line, buscador…) mбs conocidos de Espaсa; Lycos Espaсa cuenta con mбs de 1.590.000 usuarios ъnicos, con una penetraciуn del 19,36% y 26.982.000 pбginas vistas al mes, segъn datos Nielsen (enero 2003). Segъn los datos internos de Lycos, el nъmero de usuarios ъnicos asciende a 9,5 millones y el de pбginas vistas a 129.000.000.

La Demandante alega que ostenta derechos sobre la marca LYCOS, que derivan de los acuerdos de licencia antes citados, marca en que se basa la demanda y que es usada por ella, asн como el portal de Internet “www.Lycos.es”. Lycos Espaсa tambiйn utiliza las denominaciones Lycos Webcenter, Lycos Mail Pro, Lycos Chat, Love en Lycos, Lycos Mobile para ofrecer muy diversos servicios en Internet.

Respecto al nombre de dominio objeto de este procedimiento, se afirma que resulta confundible con la marca en que basa la demanda, por ser su parte relevante (lycos) idйntica a la marca, por lo que el pъblico en general pensarб que estб relacionado con la titular de la marca o con cualquiera de sus empresas filiales o asociadas. En este punto se refiere la Demandante a decisiones anteriores del Centro, llamando la atenciуn en particular, por coincidir la Demandada, sobre el caso Microsoft Corporation contra Mediaweb S.L. (Decisiуn OMPI D2003-0538-<msnporno.com>), que se resolviу transfiriendo el dominio a Microsoft Corporation.

Termina alegando que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, que sуlo persigue aprovecharse de la fama de la marca LYCOS en el mundo entero y crear confusiуn en los usuarios de dicha marca, que ademбs es una marca renombrada. Y por ъltimo afirma que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La Demandante solicita que el nombre de dominio objeto de la controversia le sea transferido.

B. Demandado

La Demandada no contestу a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio espaсoles de Demandante y Demandada, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Polнtica, las leyes y principios del Derecho nacional espaсol.

6.2 Falta de contestaciуn a la demanda por parte de la Demandada

La Demandada no ha contestado a la demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el pбrrafo 5.e) del Reglamento, el Panel debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante. Evidentemente, el Panel no puede resolver apoyбndose exclusivamente en la falta de contestaciуn de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada (Decisiones OMPI, D2000-0277, Deutsche Bank AG v. Giego-Arturo Bruckner, D2001-1183 Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez y D2001-1479 Retevisiуn Mуvil, S.A. v. Miguel Menйndez).

6.3 Consideraciones previas

Es sabido que el Reglamento permite al Panel cierta flexibilidad para llevar a cabo el procedimiento y, concretamente el pбrrafo 10. b) enfatiza que, en todos los casos, “se asegurarб de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasiуn justa para presentar su caso”.

En consonancia con lo anterior, el pбrrafo 12 del Reglamento prevй que el Panel, haciendo uso de sus facultades, pueda exigir “otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Por otra parte, el pбrrafo 15.b), en relaciуn con el pбrrafo 6, del Reglamento obliga al Panel a adoptar una resoluciуn en el plazo seсalado, salvo que existan circunstancias excepcionales, lo que estб plenamente justificado por tratarse de un procedimiento especial. La discrecionalidad del Panel para decidir sobre estas cuestiones, valorando las circunstancias de cada caso, queda reflejada en numerosas decisiones OMPI; a manera de ejemplo, cabe citar: D2000-0802, D2001-0571, D2003-0354 y D2004-0460.

6.3.3 De acuerdo con lo anterior y dadas las circunstancias del presente caso, este Panel ha considerado procedente emitir las уrdenes procedimentales y otorgar las extensiones de plazo mencionadas en el pбrrafo 3. Seguidamente nos volveremos a referir a estas etapas del procedimiento.

6.4 Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Polнtica

Segъn el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, un nombre de dominio podrб ser transferido sуlo cuando la demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:

i) que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;

ii) que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio; y

iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La citada norma aсade que el demandante deberб probar que se cumplen tales requisitos.

Anбlisis de los presupuestos de admisibilidad de la demanda y de la existencia o inexistencia de derechos por parte de la Demandante

Para considerar que se cumple el primero de los mencionados requisitos es fundamental que el demandante ostente derechos sobre la marca en que basa la demanda, pues caso contrario resultarнa innecesario analizar si existe identidad o similitud entre dicha marca y el nombre de dominio controvertido y tampoco serнa necesario analizar los restantes requisitos del pбrrafo 4.a) de la Polнtica. Este tipo de consideraciones, en rigor y sobre todo conforme a las normas de Derecho espaсol, deberнan realizarse antes de entrar en este apartado 6, destinado al “Debate y conclusiones”; no obstante, a juicio de este Panel, las caracterнsticas especiales de este procedimiento aconsejan, al menos en el presente caso, seguir este otro orden. Asн pues, a continuaciуn vamos a analizar si se cumplen los presupuestos de admisibilidad de la demanda y, en segundo lugar, vamos a verificar si la Demandante ha acreditado sus derechos, estando legitimado para instar, mediante el presente procedimiento, la transferencia del nombre de dominio en cuestiуn.

1) Presupuestos de admisibilidad de la demanda

El Panel, al realizar el primer examen del expediente, observу que la demanda, tal y como fue presentada inicialmente en el Centro, no cumplнa con lo requerido en el pбrrafo 3.b), apartados (viii) y (xv) del Reglamento y, por tanto, dio al Demandante una oportunidad de subsanaciуn. Recordemos que dichos preceptos establecen que en la demanda se debe:

“viii) especificar la marca o marcas de productos o de servicios en la que se base la demanda y, respecto de cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca;”

“xv) adjuntar todo tipo de pruebas documentales incluida (…) copia de cualquier registro de marca de productos o de servicios sobre las que se base la demanda.”

Asн pues, en la Orden de Procedimiento Nє 1 el Panel requiriу al “Demandante para que aportase informaciуn adicional y documentaciуn que permitiese identificar los concretos registros de la marca LYCOS, en que se basa la demanda, asн como acreditar su condiciуn de sublicenciataria de dicha marca.

Recordemos que en dicha primera orden de procedimiento se le concedнa a la Demandante un plazo para cumplir con los referidos requerimientos, plazo que expiraba el 2 de  septiembre de 2004.

Mediante escrito motivado, de fecha 31 de agosto de 2004 la Demandante concretу los registros de la marca LYCOS que servнan de base a la demanda, facilitando un cuadro-resumen en el que se recogнan los principales datos de dichos registros, asн como la informaciуn obtenida de las respectivas Bases de Datos –que, por cierto, muestran discrepancias respecto al dato “fecha de otorgamiento”, pues en realidad las fechas citadas corresponden a la publicaciуn de la solicitud-.

A continuaciуn se reproduce el referido cuadro-resumen:

En el mismo escrito, la Demandante afirmaba haber sido autorizada por la titular (Carnegie Mellon University) para actuar como demandante en el presente procedimiento y para instar la transferencia del nombre de dominio; asimismo anunciaba la presentaciуn de documentaciуn acreditativa de lo anterior, solicitando una ampliaciуn del plazo de presentaciуn de la documentaciуn requerida. El Panel considerу oportuno acceder a la ampliaciуn de plazo solicitada.

2) Legitimaciуn de la Demandante

La Demandante presentу ante el Centro un nuevo escrito con los documentos en йl mencionados y con las siguientes alegaciones:

“De acuerdo con la peticiуn de documentaciуn formulada por el Experto Ъnico y dentro del plazo concedido, se adjuntan a este escrito, como documentos nє 1 y 2 respectivamente, las autorizaciones debidamente firmadas por los representantes legales de Lycos Inc. y Lycos Europe N.V., que acreditan que:

a) La demandante ostenta el derecho de uso y utilizaciуn de las siguientes marcas dentro del territorio de Espaсa: cuadro-resumen, citando los mismos registros y del mismo modo en que aparecнan en el escrito anteriormente referido.

b) Que la demandante ha sido debidamente autorizada para actuar como demandante ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI en la controversia para la transferencia del nombre de dominio <lycosporno.com> y para que йste le sea transferido (Procedimiento nє D2004-0434).”

Ambos documentos estбn legitimados por Notario y con Apostilla.

La demandante ha aportado asimismo copia del acuerdo de licencia exclusivo suscrito el 16 de junio de 1995 por Lycos Inc. y Carnegie Mellon University, titular de la marca LYCOS, en virtud del cual se le concede a Lycos Inc. el derecho de uso exclusivo de dicha marca y del nombre de dominio <lycos.com>.

Conforme al pбrrafo 10.d) del Reglamento, “el grupo de expertos determinarб la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”

Por tanto, este Panel ha examinado detenidamente los documentos aportados por la Demandante para acreditar su legitimaciуn, a saber: copia del acuerdo de licencia exclusivo suscrito el 16 de junio de 1995 por Lycos Inc. y Carnegie Mellon University y sendos ejemplares (con idйntico texto) de una certificaciуn, fechada el 31 de agosto de 2004, firmados, respectivamente por un representante de Lycos Inc. y por un representante de Lycos Europe NV, donde, en resumen, se reconocen como licenciataria y sublicenciataria de la marca LYCOS (citando los mismos registros reseсados anteriormente), confirman que Lycos Espaсa Internet Service S.L. ostenta el derecho de uso de dicha marca en el territorio espaсol y autorizan a dicha sociedad espaсola para actuar en el presente procedimiento como demandante y para solicitar la transferencia del nombre de dominio controvertido.

Este Panel considera que la Demandante, finalmente, ha conseguido cumplir con los requerimientos de la Polнtica y del Reglamento por lo que ha de concluir, en uso de sus facultades generales (pбrrafo 10 del Reglamento) y especнficas ( pбrrafos 14.b) y 15.a) del Reglamento) que se ha acreditado la legitimaciуn activa en el presente procedimiento. Este Panel desea reiterar que es responsabilidad del Demandante acreditar que ha sido autorizado por la titular de la marca para actuar como demandante en este procedimiento.

Respecto a los requisitos de la Polнtica

Una vez aceptada la legitimaciуn activa del Demandante, este Panel pasa a considerar los requisitos cumulativos del apartado 4.a) de la Polнtica.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La marca notoria LYCOS y el nombre de dominio controvertido presentan similitud, hasta el punto de causar confusiуn. A esta misma conclusiуn se ha llegado en numerosos casos anбlogos a йste y, en particular, el mismo sufijo (“porno”) era el aсadido a la marca MSN cuando la Demandada registrу el nombre de dominio <msnporno.com> que fue transferido al legнtimo titular de la marca MSN, la entidad Microsoft Corporation (Decisiуn OMPI, D2003-0538).

Cabe en este caso remitirse asimismo a la Decisiуn OMPI D2004-0513 del 31 de agosto de 2004, por la que se ordena transferir el nombre de dominio <pornocaesar> a la Demandante. En cualquier caso, es aceptada de forma unбnime la consideraciуn de que un nombre de dominio presenta similitud hasta el punto de causar confusiуn con la marca cuando el nombre de dominio incorpora la marca en su integridad (entre otras Decisiones de OMPI, D2001-0428 y D2004-0695). Si ademбs se trata de una marca internacionalmente famosa no cabe pensar en que sea casual la elecciуn del nombre de dominio (Decisiones OMPI: D2000-1108, D2001-0108, D2004-0656, entre otras).

B. Derechos o intereses legнtimos

Que la Demandada no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno, lo prueba, entre otros, el hecho de que ya se haya estimado la demanda mencionada en el pбrrafo anterior, sin que estos dos casos sean los ъnicos en que la Demandada muestra una irresistible tentaciуn a registrar dominios, a su nombre, que incluyen marcas famosas, tales como <wanadooporno.com>, <eresmasporno.com>, <oleporno.com>, <terraporno.com> y <yahooporno.com>, por lo que resulta difнcilmente imaginable que la Demandada cuente con algъn tipo de autorizaciуn o consentimiento del titular de la marca LYCOS, sin olvidar que, de haber tenido algъn derecho o interйs legнtimo, los habrнa defendido adoptando una posiciуn activa en el presente procedimiento.

Numerosas Decisiones de OMPI (por ejemplo, D2000-0270 y D2003-0022) han considerado que, en virtud del pбrrafo 4 c) de la Polнtica, basta que el Demandante haya establecido “prima facie” que ninguna de las posibles circunstancias que permitirнan defender tales derechos o interйs se cumple, para que la carga de la prueba recaiga en el Demandado. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la demanda y, por tanto, no ha aportado ninguna prueba.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El artнculo 4 a iii) de la Polнtica Uniforme establece una serie de circunstancias que sin ser exhaustivas permiten a este Experto dar por cumplido este requisito que analizamos. Por tanto, para declarar el йxito de la peticiуn del demandante, йste debe probar que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

Es obvio que, al ser LYCOS una marca notoriamente conocida, como lo son las restantes marcas citadas en el pбrrafo anterior, su registro y uso, aсadiйndoles el sufijo “porno” difнcilmente pueden obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe de la Demandada; recordemos que todas estas marcas gozan de una especial protecciуn, conforme al artнculo 6bis del CUP (Convenio de la Uniуn de Parнs), al artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21.12.1988), al artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7.12.2001), y que el artнculo 4 de la Recomendaciуn Conjunta sobre la Protecciуn de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Uniуn de Parнs y la Asamblea General de la OMPI durante la trigйsima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:

“Artнculo 4
Mala fe

1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaciуn de las presentes disposiciones, se tendrб en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberб considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

i) si la persona que usу el signo o adquiriу el derecho sobre el signo tenнa conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idйntico o similar perteneciente a otro, o no podнa razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisiciуn del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer tйrmino; y

ii) si el uso del signo redundarнa en un aprovechamiento indebido del carбcter distintivo o de la reputaciуn del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabarнa injustificadamente.”

En diversas decisiones el grupo de expertos ha considerado que el registro indiscriminado de nombres de dominio constituye un indicio de mala fe, sobre todo si se trata de marcas como las citadas mбs arriba (por ejemplo, decisiones OMPI: D2001-0949 <alehop.com> y D2002-0137 <tele5.com>).

Y cuando se han registrado tantos nombres de dominio con mala fe y sin interйs legнtimo es difнcilmente imaginable que tales nombres de dominio se puedan usar de buena fe. El Demandado en el presente caso ha actuado de mala fe para registrar el nombre de dominio <lycosporno.com>, por lo que obviamente tambiйn lo usa de mala fe, ya que йsta se vincula al conocimiento que tenнa, desde el momento del registro, de la marca notoria LYCOS y del perjuicio que podнa causar al titular de la misma.

Otro claro indicio de uso de mala fe lo constituye el contenido pornogrбfico de la web del Demandado, con independencia del riesgo de diluciуn y de desprestigio que tal uso pueda representar para la marca notoria LYCOS.

Es evidente que el Demandado persigue, con tal uso, atraer usuarios de Internet a su pбgina web, propiciando intencionadamente la confusiуn con la marca LYCOS o, al menos, una falsa asociaciуn con dicha marca, pues terceros podrнan llegar a interpretar errуneamente que la Demandada estб vinculada de algъn modo al titular de la marca y/o que йste le ha autorizado tal uso.

Finalmente y remitiйndonos al Derecho espaсol, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violaciуn de los derechos derivados del registro de la marca LYCOS; concretamente, la Ley de marcas espaсola prevй que el titular de la marca podrб prohibir “usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio”. Por otra parte, la Ley espaсola de competencia desleal prescribe:

Artнculo 5

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”;

Artнculo 6

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica.”

Artнculo 12

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <lycosporno.com> sea transferido al Demandante.

Antonia Ruiz Lуpez
Experto Ъnico

Fecha: 20 de octubre de 2004