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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Andreu Buenafuente Moreno vs. Xavier March Morla

Case No. D2004-0610

1. Las partes

1.1. Demandante: D. ANDREU BUENAFUENTE MORENO, persona fнsica, domiciliado en c/ Denia 1-3, Bajos, Barcelona 08006, Espaсa.

1.2. Demandado: D. XAVIER MARCH MORLA, persona fнsica, domiciliado en Av. Joan March, 6, 07002 Palma de Mallorca, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. La presente demanda tiene por objeto el nombre de domino <andreubuenafuente.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Direct Information Pvt Ltd., con domicilio en 330, Link-way Estate, Link Road, Malad (W), Mumbai, Maharashtra 400064, India.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio, en los sucesivo denominada “Polнtica Uniforme”, segъn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado el “Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI con fecha 4 de Agosto de 2004, tanto vнa correo electrуnico como en formato papel.

3.2 Tras la verificaciуn registral correspondiente se dio traslado de la demanda al demandado con fecha 18 de Agosto de 2004, quien no contestу a la misma dentro del plazo establecido al efecto.

3.3 Con fecha 21 de Septiembre de 2004 el expediente completo del caso ha sido remitido en formato papel a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Ъnico.

4. Idioma del procedimiento

La demanda ha sido presentada en idioma inglйs, sin que se haya hecho expresa peticiуn por ninguna de las dos partes de la que decisiуn sea dictada en lengua alguna.

Este Panel considera, no obstante, que siendo las dos partes de nacionalidad espaсola, teniendo sus respectivas residencias establecidas en Espaсa, al igual que la tiene la representante del demandante, no existe razуn que justifique que la decisiуn deba ser dictada en una lengua diferente de la espaсola.

Asн pues, por razones de нndole prбctica y econуmica, y en ejercicio de la facultad que me confiere el pбrrafo 11-a) del Reglamento, el Panel ha decidido dictar esta decisiуn en espaсol.

5. Antecedentes de hecho

5.1. El demandante es un conocido profesional del periodismo espaсol que viene desempeсando sus actividades, segъn le es conocido al Panel, desde hace varios aсos, tanto en medios radiofуnicos como en televisivos.

5.2. El demandante es titular del registro de marca nє 2.521.043 ANDREU BUENAFUENTE, que distingue productos de las clases 9, 16, 25 y 28, asн como servicios de las clases 38 y 41 del Nomenclбtor Internacional. La prioridad de dicho registro es de 14 de Enero de 2003.

5.3. A los efectos de este procedimiento se tienen en cuenta tambiйn los siguientes hechos:

- Cuando Panel ha accedido al dominio controvertido, ha encontrado exactamente la imagen que reproduce el anexo nє 5 del escrito de demanda. En dicha pбgina se ofrece la posibilidad de contactar con la direcciуn “www.dominiosa12.com” en la que se ofrece un servicio de registro y venta de dominios, de la que el demandado es responsable del departamento comercial, segъn figura tambiйn mencionado en el anexo nє 4 del escrito de demanda.

- El dominio controvertido fue inscrito con fecha 24 de Mayo de 2004, es decir, con considerable posterioridad a la fecha de prioridad del registro de marca obtenido por el demandante.

6. Pretensiones de las partes

6.1. El Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, afirma:

- Que el dominio controvertido es un signo protegido por el registro de marca nє 2.521.043 ANDREU BUENAFUENTE.

- Que el demandante es un muy conocido showman, periodista y productor de televisiуn que ya ha recibido numerosas distinciones como el Premio Ondas de 1997 (por su programa “El Terrat”), el Premio Ondas de 1998 (por su programa “Malalts de Tele”) y el Premio Ondas del 2000 (por su programa “La Cosa Nostra”), entre otros.

- Que al demando no le asiste ningъn derecho o interйs legнtimo sobre el dominio controvertido ya que no ha efectuado uso alguno del mismo y nunca ha sido conocido por el nombre “ANDREU BUENAFUENTE”.

- Que el dominio controvertido se ha registrado y usado de mala fe puesto que fue adoptado con el fin de obtener una cantidad superior a los costes de registro, lo que queda demostrado con lo peticiуn por parte del demandado de una oferta econуmica en firme a cambio de su venta, segъn se refleja en el anexo nє 4 del escrito de demanda.

Como consecuencia de todo ello, el demandante solicita que le sea transferido el dominio <andreubuenafuente.com>.

6.2. El demandado

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el Artнculo 2-a) del Reglamento por correo electrуnico y fax a las direcciones correspondientes.

El demandado no ha contestado a la demanda.

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

El apartado 15a) del “Reglamento” encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la “Polнtica Uniforme” y en el propio “Reglamento”, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en Espaсa de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la “Polнtica Uniforme”, las leyes y principios del derecho nacional espaсol.

7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda, pбrrafo 4 a) de la “Polнtica Uniforme”

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

7.2.1. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca

No puede discutirse, teniendo en cuenta la irrelevancia a efectos comparativos de la partнcula “.com”, la total identidad que se produce entre el nombre dominio controvertido y el registro de marca de que es titular el demandante, pues ambos se componen de los mismos elementos (los tйrminos “ANDREU” y “BUENAFUENTE”).

El demandante, por tanto, ha acreditado la concurrencia del primer requisito establecido en el pбrrafo 4-a) de la “Polнtica Uniforme”.

7.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legнtimos a favor del demandado, titular del dominio controvertido

El hecho de que el demandado no haya contestado a la demanda no permite conocer su versiуn acerca de las razones que le llevaron a registrar el dominio <andreubuenafuente.com>.

El Panel entiende, ademбs, que esa falta de contestaciуn constituye una aceptaciуn implнcita de la carencia de derechos o intereses del demandado, al no permitir al Panel conocer si se ha llevado a cabo actividad comercial alguna conectada con la denominaciуn ANDREU BUENAFUENTE y si dispone de algъn derecho sobre la misma o que fines u objetivos perseguнa.

El Panel concluye, por consiguiente, que el demandado tambiйn ha probado la concurrencia del segundo requisito establecido por el pбrrafo 4-a) de la “Polнtica Uniforme”.

7.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

Por lo que se refiere al anбlisis de este ъltimo requisito, el Panel entiende que existen tres factores a considerar para determinar si el dominio controvertido ha sido registrado y usado de mala fe.

7.2.3.1. La actuaciуn del demandado se considera subsumible en el supuesto contemplado en el pбrrafo 4-b i) de la Polнtica Uniforme

Dicho pбrrafo seсala que existirб mala fe en el uso y registro de un dominio si йste fuera adoptado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de nombre de dominio al demandante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor absoluto que supera los costes diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio.

En el caso que nos ocupa, el Panel considera que la peticiуn de oferta econуmica cursada por el demandado segъn figura en el anexo nє 4 del escrito de demanda, no puede sino considerarse como una firme intenciуn de vender el dominio por un coste superior a los incurridos en su registro. De no ser asн, el demandando hubiera ofrecido su venta por una cantidad equivalente, o incluso ligeramente superior a dichos costes en lugar de cursar dicha peticiуn.

Indudablemente la ausencia de contestaciуn a la demanda no permite al Panel considerar eventuales justificaciones que, sobre su conducta, el demandado hubiera podido aportar.

Asн pues, este primer factor analizado permite concluir, por sн mismo, que el demandante ha acreditado tambiйn la concurrencia del tercer requisito establecido en el pбrrafo 4-a) de la “Polнtica Uniforme”.

7.2.3.2. Tenencia pasiva del elemento controvertido

La ausencia de todo contenido relevante en la pбgina web identificada por el dominio <andreubuenafuente.com>, hace incuestionable la conclusiуn de que se ha llevado que se a cabo por el demandado una tenencia pasiva del dominio en cuestiуn.

A este respecto procede traer a colaciуn el criterio seguido por numerosas decisiones emanadas del Centro (entre otras decision OMPI D2000-0464 Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation vs Distribution Purchasing & Logistics Corporation, decision OMPI D2000-0239 J. Garcнa Carriуn, S.A. v. Josй Catalбn Frнas, decision OMPI D2000-1402 UNICAJA-Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cбdiz, Almerнa, Mбlaga y Antequera vs Fernando Labadнa Pardo y decision OMPI D2000-0003 Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Maushmallows), en el sentido de que la mera tenencia pasiva constituye una causa justificativa de mala fe tanto en el registro como en el uso del dominio.

7.2.3.3. Consideraciуn de la denominaciуn ANDREU BUENAFUENTE como marca notoria

Aunque la ausencia de contestaciуn a la demanda impide conocer cualquier pronunciamiento del demandado acerca de si conocнa o no la existencia de la marca ANDREU BUENAFUENTE, su notoriedad resulta indiscutible por cuanto el Panel ha podido verificar que ya existнa con mucha antelaciуn al momento en el cual el demandado obtuvo el registro del dominio controvertido.

El Panel entiende que no sуlo no resulta creнble una invenciуn o creaciуn independiente de la denominaciуn ANDREU BUENAFUENTE por parte del demandado, sino que fue precisamente esa notoriedad la que le llevу a adoptar para si el citado dominio.

Ello, no sуlo constituye motivo mбs que sobrado para que se entienda que concurre la mala fe en el uso y registro de un dominio (de acuerdo con otras decisiones como la decision OMPI D2000-0045 Hipercor, S.A. vs Miguel Gonzбlez), sino que constituye una conducta, a juicio del Panel, directamente subsumible en lo dispuesto en la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal que establece, a modo de clбusula general, en su Artнculo 5, que:

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

Se seсala en dicho texto legal, adicionalmente, en su Artнculo 6, “Actos de Confusiуn”, que:

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia o presentaciуn, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica”.

El Panel considera, aplicando el criterio seguido en decisiones como la decision OMPI D2000-0018 Banco Espaсol de Crйdito, S.A. v. Perry Vidal Tave/Miguel Duarte, o la decision OMPI D2001-0151 Casa Tarradellas, S.A./D. Josй Tarradellas Arcarons v. Indices de Gestiуn, S.L., que la presencia de un dominio en la red constituye, “per se”, una presencia pъblica, por lo que la actuaciуn del demando puede calificarse como transgresora de las exigencias de la buena fe.

Por otro lado, y para finalizar, necesaria referencia ha de hacerse a la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas que seсala en su Artнculo 34,

“derechos conferidos por la marca” que “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el trбfico econуmico”.

El inciso 2 de dicho Artнculo establece que “el titular de la marca registrada podrб prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trбfico econуmico:

c) cualquier signo idйntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que estй registrada la marca, cuando йsta se notoria o renombrada en Espaсa y que la utilizaciуn del signo realizada sin justa causa, se pueda indicar una conexiуn entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando su uso pueda implicar aprovechamiento indebido o menoscabo del carбcter distintivo de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

A su vez, el inciso tercero del mismo precepto seсala que “cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior, podrб prohibirse, en especial:

e) usar el signo en redes de comunicaciones telemбticas y como nombre de dominio”.

El Panel considera, por consiguiente, que tambiйn el demandante ha probado la concurrencia del tercer requisito establecido por el pбrrafo 4-a) de la “Polнtica Uniforme”.

8. Decisiуn

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que el demandado ha obtenido el dominio <andreubuenafuente.com> siendo idйntico el registro de marca ANDREU BUENAFUENTE del que es titular el demandante, que dicho registro se produjo sin existir derecho o interйs legнtimo alguno, y que el registro y uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <andreubuenafuente.com> al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista Ъnico

Fecha: 4 de Octubre de 2004