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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Bac San Josй S. A. v. Mariano Castillo Bolaсos

Caso No. D2004-0884

1. Las Partes

La Demandante es Banco Bac San Josй S. A. representada por E-Proint S.A., Costa Rica, con domicilio en San Josй, Costa Rica.

El Demandado es Mariano Castillo Bolaсos representada por el mismo demandado, con domicilio en Provincia de Alajuela, Costa Rica.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de octubre de 2004. El 25 de octubre de 2004, el Centro enviу a Tucows vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn; en respuesta a la misma Tucows enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su informe confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la "Polнtica"), del Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y del Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de noviembre de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 23 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de noviembre de 2004.

El Centro nombrу al firmante de esta Decisiуn como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 23 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del procedimiento

Las partes en el presente son una persona jurнdica creada bajo las normas del derecho de Costa Rica y una persona domiciliada en dicho paнs. El Demandante presentу la Demanda en idioma espaсol y el Demandado utilizу el mismo idioma en la Contestaciуn, en las comunicaciones que enviу a su contraparte aсadidas por el Demandante como prueba y en la que remitiу al Centro al contestar la Demanda.

Conforme el pбrrafo 11 del Reglamento:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo serб el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resoluciуn, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta el tбcito acuerdo de las partes en cuanto al idioma del procedimiento y en uso de sus facultades procesales, el Panelista decidiу dictar la presente decisiуn en el idioma mencionado, pese a ser el inglйs el idioma del acuerdo de registro.

5. Antecedentes de Hecho

No se controvierte en el caso que el Demandante registrу la marca BAC SAN JOSE en Costa Rica el 25 de septiembre de 2003 bajo el nъmero 141515, en clase 36 para “servicios de seguros y finanzas”. Tampoco que cuatro aсos antes habнa registrado una marca de diseсo especial, incluyendo la sigla “SJ”, tambiйn en la clase 36 y que a lo largo del tiempo -desde mucho antes de la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa- usу para distinguirse la denominaciуn social “BANCO DE SAN JOSЙ” hasta que recientemente la cambiу por su denominaciуn actual que adiciona la sigla “BAC”.

Estб igualmente fuera de controversia que el Demandado registrу los nombres de dominio:

∙ <bancodesanjose.com> el 20 de junio de 2003; y

∙ <bancobacsanjose.com> el 31 de octubre de 2003;

Debe considerarse igualmente no controvertido que el Demandado lo ha sido tambiйn en los casos:

∙ No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancobanex.com>; y

∙ No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaсos”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancointerfin.com>.

Puesto que el Demandante lo afirma y prueba circunstanciadamente, sin que el Demandado aporte elementos que arrojen duda sobre la autenticidad del contenido de las copias de mensajes electrуnicos y sobre las informaciones de prensa acerca de los prolegуmenos del presente Caso, el Panelista debe tener asimismo por cierto que el Demandado se comunicу reiteradamente por correo electrуnico con funcionarios del Demandante para ofertar la transferencia onerosa de sus derechos sobre los nombres de dominio a los que se refiere este caso.

El Panelista verificу que a la fecha de analizar el caso y dictar la decisiуn, no existнa ningъn sitio activo en las direcciones a las que se accede con los nombres de dominio en disputa, desplegando su navegador el mensaje de error “11.001”, correspondiente a “No se encontrу host”.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega en apoyo de la Demanda:

a) “Durante (...) aproximadamente 20 aсos (...) ha usado en forma ininterrumpida en el comercio de Costa Rica, el signo BANCO DE SAN JOSE, como nombre comercial asн como signo distintivo de su amplia gama de servicios bancarios. Dicho signo como tal, aplicando la Teorнa de la Distintividad Sobrevenida (“Secondary Meaning” en inglйs), goza de gran renombre en el бmbito nacional”.

b) “dicho signo (...) (es) (...) usado por la totalidad de las empresas del holding .. GRUPO FINANCIERO BAC”.

c) “las pбginas web que йl mantiene (en las direcciones de Internet correspondientes a los nombres de dominio de autos) son utilizadas para otros fines y en otro caso utiliza sin autorizaciуn signos de nuestra corporaciуn, engaсando a los consumidores de nuestros servicios financieros”.

d) “el demandado nunca ha sido representante de nuestra empresa, ni mantiene vнnculos comerciales con la misma”.

e) “nuestro banco utiliza en internet la direcciуn www.bacsanjose.com y que es fбcilmente confundible con el registro del demandado que es www.bancobacsanjose.com , es decir lo que hizo fue agregar ilegнtimamente la denominaciуn “banco””.

f) “Es fбcilmente comprobable con los correos electrуnicos que adjuntamos .. asн como de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicaciуn costarricenses que tambiйn adjuntamos (...) que el Seсor Castillo Bolaсos ha registrado los dominios objeto de esta demanda, con el sуlo propуsito de venderlos a mi representada o a cualquier otra persona”.

g) “El demandado planea en el futuro seguir causando confusiуn en los consumidores y visitantes en general a Internet, ya que cuando estos planeen digitar las palabras de nuestra empresa entonces se redireccionarбn hacia su sitio web y buscarб obtener un lucro que a todas luces es antijurнdico”.

B. Demandado

En apoyo de la Contestaciуn de Demanda, el Demandado argumenta que¹:

a) “El demandante registrу la marca BAC San Josй (no la marca Banco BAC San Josй) bajo su razуn social anterior Banco de San Josй, S.A.”

b) “La sociedad Banco BAC San Josй Sociedad Anуnima, no aparecнa en el Registro Nacional de Costa Rica, en el momento que registrй bancobacsanjose.com y con el hecho de registrarla despuйs piensan que tienen derecho sobre el dominio”.

c) “Se ha utilizado el dominio para anunciar la Urbanizaciуn Rнo Grande, ubicada en La Guбcima de Alajuela, muy cerca de San Josй, Capital de Costa Rica”.

d) “No fue agregada la palabra genйrica “banco” con el fin de que se confunda con la direcciуn del demandante, de la cual no tenнa conocimiento (…). En bancobacsanjose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes raнces de Amйrica Central en San Josй, que no puede ser confundidos los servicios de bienes raнces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”.

e) “El demandante no se ha comunicado con mi persona con relaciуn a el dominio bancobacsanjose.com, demostrando que no le importa pasar por encima del derecho de registro del aquн demandado”.

f) “No recuerdo haber enviado correos electrуnicos a ningъn banco, mucho menos al Seсor David McCrea y una direcciуn de e-mail del que envнa ni siquiera pertenece a mi persona”.

g) “En Costa Rica la Fiscalнa concluyу que, segъn el Cуdigo Procesal vigente, no encaja en ningъn tipo de delito”.

h) “Recibн varias llamadas del Jefe de Seguridad del Antes Banco de San Josй, S. A., el seсor Gilberto Muсoz, donde me solicitу que direccionara el dominio bancodesanjose.com a la web oficial de ellos, mientras que llegбbamos a algъn arreglo, yo aceptй de buena fe, pero todo era un engaсo para denigrar mi nombre con supuestos delitos, tales como: clonaciуn, robo de nombres de usuarios, claves (Supuestamente podнa realizar transferencias bancarias como si fuera el legitimo cliente), con ello pretender que se me culparб por extorsiуn, fraude, coacciуn y estafa”.

i) “No se puede tomar como referencia los casos anteriores Banex ( decisiуn D2003-0573 ) e Interfin ( decisiуn D2003-0609 ), ya que no tienen relaciуn alguna y no realice la debida contestaciуn por amenazas que me realizaron los bancos”.

7. Debate y conclusiones

Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el Panelista procederб a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requeridas por la Polнtica. Esta establece en el pбrrafo 4.a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuaciуn la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

7.1 Nombre comercial utilizado como marca

Los antecedentes de autos demuestran que desde fines de 1985, el Demandante utilizу su denominaciуn social de BANCO DE SAN JOSЙ para distinguir los servicios ofrecidos al pъblico, sin registrar su nombre comercial como una marca.

El Panelista no ignora que del Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (http://wipo2.wipo.int) surge que “a pesar de que se opina mayoritariamente a favor de extender la protecciуn a los nombres comerciales en el DNS, no consideramos adecuado modificar la Polнtica Uniforme para permitir que se interpongan demandas relativas al registro y la utilizaciуn de mala fe o engaсoso de tales identificadores como nombres de dominio”. No obstante, el Panelista tiene en cuenta muy especialmente que el Demandante invoca sus derechos sobre el signo BANCO DE SAN JOSЙ no en cuanto nombre comercial sino en calidad de “marca de hecho” o marca no registrada.

En resoluciones anteriores, el Panelista ha sustentado su opiniуn de que las “marcas de hecho” merecen para la Polнtica igual protecciуn que las marcas registradas. Asн, en el Caso No. D2000-1649, Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S. L., dijo:

“Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Polнtica aluden a “marca” en el sentido genйrico de una palabra, lema, diseсo, imagen u otro sнmbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, asн como a sus orнgenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del pъblico diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como instituciуn del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar “que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad” y “anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes”.

“La Polнtica de ninguna manera se hace referencia a “marcas registradas” ni a cualquier otro tнtulo derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido comъn, la decisiуn dictada en el caso AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambiguedad utilizado por la Polнtica se dirige a excluir el requerimiento de registro: el Panelista comparte este razonamiento y la interpretaciуn que de йl deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte”.

Por considerar que el signo BANCO DE SAN JOSЙ constituyу a la vez un nombre comercial y una “marca de hecho”² durante el lapso en el que se utilizу -en cuyo transcurso se registrу el dominio <bancodesanjose.com>- en esta Decisiуn se parte de la base de que el Demandante tiene tнtulo vбlido a la marca no registrada BANCO DE SAN JOSЙ.

7.2 Cumplimiento de las condiciones acumulativas

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

No cabe duda de que el contenido del nombre de dominio <bancobacsanjose.com> es confusamente similar tanto con la marca BAC SAN JOSЙ registrada por el Demandante como con la marca de hecho bajo la cual el Demandante ha sido conocido histуricamente. La adiciуn del vocablo “banco” no reduce sino que refuerza esa similitud, al evocar mediante un vocablo descriptivo el ramo de actividad del titular de la marca.

En cuanto al nombre de domino <bancodesanjose.com>, es idйntico a la marca de hecho usada por el Demandante histуricamente y que lo distinguнa a la fecha de registro del nombre de domino en cuestiуn.

Como reiteradamente lo han establecido decisiones anteriores del Centro, el Panelista no considera que ni la similitud ni el riesgo de confusiуn se atemperen por la inexistencia de espacios entre las palabras componentes del nombre de dominio ni tampoco por el agregado de la extensiуn “.com”, que por ser propia del gTDL en cuanto divisiуn del espacio de nombres de dominio, no debe considerarse parte del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el requisito del parrбfo 4.a)(i) de la Polнtica se cumple en el Caso.

B. Derechos o intereses legнtimos

Las expresiones “banco”, “bac” o “San Josй” no forman parte del nombre personal del Demandado ni de la denominaciуn de alguna de sus empresas o negocios, ni de la descripciуn de algъn objeto de su aficiуn o por el que manifieste preocupaciуn. La ъnica relaciуn que el Demandado alega con alguna de esas expresiones es la vecindad con la Ciudad de San Josй de la Urbanizaciуn Rнo Grande, con la que (segъn se harб merito enseguida) ninguna relaciуn parece tener tampoco el Demandado. El Panelista no considera que surja de esta circunstancia la evidencia de un “uso legнtimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por otra parte, el Demandado no demostrу la existencia de las circunstancias aludidas en los parбgrafos “i.” a “iii.” del pбrrafo 4.c) de la Polнtica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interйs al uso de los nombres de dominio a los fines del parrбfo 4.a)(ii) de la Polнtica.

En particular:

Sobre 4.c)(i):

Alega el Demandante y admite el Demandado que “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” el Demandado usaba los nombres de dominio para desplegar referencias a un proyecto inmobiliario con el que el Demandado no se atribuye vinculaciуn alguna, guardando silencio en la Contestaciуn sobre las razones que pudieran haberle llevado a difundir tales informaciones. La lectura de las decisiones en los casos OMPI No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo y No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaсos”, permite comprobar que el Demandado utilizу de igual forma esos nombres de dominio para alojar o direccionar a contenidos que no constituнan un servicio genuino ofertado por el Demandante sino que operaban como recursos para mantener un sitio aparentemente activo bajo nombres de dominio que tambiйn en esos casos se intentaba negociar con bancos costaricenses.

El Demandado no aporta elemento alguno que permita considerar que la informaciуn desplegada en los sitios que a la йpoca de plantearse esta disputa eran accedidos mediante los nombres de dominio objeto del Caso fuera otra cosa que un recurso para llenar la pantalla con algъn contenido, lo que de manera alguna equivale a haber “efectuado preparativos demostrables (...) en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Por tanto, el Panelista considera que la circunstancia justificativa prevista bajo el inciso examinado por la Polнtica no se verifica en el caso.

Sobre 4.c)(ii):

No existe alegaciуn ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido “conocido corrientemente” por los nombres de dominio en disputa.

Sobre 4.c)(iii):

No considera el Panelista, que el uso pasado (al que se hizo referencia en punto anterior) ni la falta de uso presente de los nombres de dominio en disputa constituyan un “uso legнtimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por todo lo anterior, concluye el Panelista que el Demandado no tiene interйs legнtimo en el uso de los nombres de dominio objeto de la controversia. En consecuencia, el requisito del parrбfo 4.a)(ii) de la Polнtica se cumple en el Caso.

C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberбn revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en el pбrrafo 4.b) de la Polнtica:

Sobre 4.b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes, unidas a la fuerte presunciуn que surge de los casos OMPI No. D2003-0609 “Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaсos”, y No. D2003-0573 “Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo”, en cuanto a la finalidad perseguida por el Demandado al registrar diversos nombres de dominio conteniendo marcas correspondientes a bancos costarricenses, llevan a considerar que el Demandado ha realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con “el propуsito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro” de los nombres de dominio. Las propuesta de venta alegadas por el Demandante deben considerarse plausiblemente probadas, incluso a tenor de las declaraciones del Demandado al periodismo. En estos autos, el Demandado no niega terminantemente su propуsito de lucrar con la transferencia de los nombres de dominio al titular de la marca, ya que se reduce en la Contestaciуn a manifestar que “no recuerda” haber enviado mensajes de correo electrуnico a instituciones bancarias.

Sobre 4.b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya registrado los nombres de dominio “para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente”.

Sobre 4.b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber registrado losl nombres de dominio “con el propуsito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor”.

Sobre 4.b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URL’s de algъn sitio activo en la Web (en autos estб alegado, pero no suficientemente probado que asн lo hizo “clonando” el sitio Web del Demandante) estarнa realizando una “tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propуsito de lucro comercial” ya que en tal supuesto la similitud de los nombres de dominio con las marcas del Demandante inducirнa a los usuarios de Internet a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en lнnea “provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por йste”.

No resulta admisible la defensa del Demandado al descartar la posibilidad de confusiуn por parte de los usuarios de Internet porque “En bancobacsanjose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes raнces de Amйrica Central en San Josй, que no puede ser confundidos los servicios de bienes raнces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”. Es bien obvio que cualquier usuario debiera partir del supuesto de que los contenidos alojados en un sitio identificado con un nombre de dominio coincidente con la marca utilizada por un banco para prestar servicios, han de corresponder a dicho banco.

En razуn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusiуn de que el Demandado registrу originalmente y usу luego los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y

<bancodesanjose.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del pбrrafo 4.a)(iii) de la Polнtica se cumple en el Caso.

8. Decisiуn

El Demandante ha probado que los nombres de dominio son idйnticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interйs legнtimo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registrу y usa los nombres de dominio con mala fe.

En consecuencia, de acuerdo los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el registro de los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com> se transfiera al Demandante.

Antonio Millй
Experto Ъnico

Fecha: 6 de diciembre de 2004

¹ Para facilitar la comprensiуn de la decisiуn, el Panelista (quien cita entre comillas los dichos de las partes) se ha permitido agregar los acentos ortogrбficos omitidos en el texto original, cuya ausencia puede alterar el tiempo del verbo que se quizo utilizar.

² La ambivalencia fue tambiйn considerada por aportantes de opiniуn al “Segundo Proceso”, adonde se asienta que: “Se seсalу que, dado que la mayorнa de nombres comerciales funcionan ademбs como marcas, ya cumplen los requisitos, como tales, para gozar de protecciуn en virtud de la Polнtica Uniforme”.