Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco De Bogotб S.A., v. Fernando Dнaz Bueno

Caso No. D2004-1093

1. Las Partes

La Demandante es la sociedad Banco de Bogota S.A., representada por Wilson Rafael Rнos Ruiz, con domicilio en Bogotб, Colombia.

La Demandada es el seсor Fernando Dнaz Bueno, con domicilio en Bogotб, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancodebogota.net>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 22 de diciembre de 2004. El 23 de diciembre de 2004, el Centro enviу a Tucows, via correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 23 de diciembre de 2004, Tucows enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la "Polнtica"), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 25 de enero de 2005. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de enero de 2005.

El Centro nombrу a Daniel Peсa como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 15 de febrero de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Experto considera que teniendo en cuenta que ambas partes del procedimiento tienen origen y localizaciуn en Colombia y con el fin de garantizar plenamente su derecho de defensa y el debido proceso, la decisiуn serб proferida en idioma espaсol.

4. Antecedentes de Hecho

El Banco de Bogotб iniciу sus labores el 15 de noviembre de 1870 como la primera instituciуn financiera creada en Colombia, constituida mediante escritura pъblica N° 1923 del 15 de noviembre de 1870 de la Notaria 2 del Circulo Notarial de Bogotб.

La Demandante fue pionera en algunos productos bancarios como las cuentas de ahorro, las cuales ofreciу al pъblico por primera vez en 1923. El Banco se fortaleciу y extendiу su бmbito geogrбfico, gracias a la fusiуn con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacб y el Banco de Pereira. En 1938, el Banco de Bogotб fundу los Almacenes Generales de Depуsito S.A., ALMAVIVA, compaснa precursora en este tipo de negocios en el paнs.

En 1945, el Banco cumpliу sus primeros 75 aсos de existencia, aumentando su capital mediante la emisiуn de 153.000 acciones. Para 1947, la instituciуn poseнa 105 sucursales.

En 1959, se inaugurу la nueva sede de la Direcciуn General y simultбneamente el Banco incorporу una mбs de sus compaснas filiales, la Corporaciуn Financiera Colombiana, a travйs de la cual iniciу sus inversiones en empresas del sector real de mediano y gran tamaсo.

En 1967, contando con 214 oficinas en el paнs, estableciу una oficina en Panamб, siendo asн el primer banco colombiano en tener operaciones en el exterior. Esta oficina en 1970 fue convertida en filial.

En abril de 1968 se realizу la fusiуn del Banco de Bogotб con el Banco de los Andes. En 1969, el Banco organizу el sistema de tarjeta de crйdito, Credibanco, como concesiуn del Bank of America. El 15 de noviembre de 1970, el Banco se consagrу como pionero de la banca colombiana, al cumplir 200 aсos de existencia. En 1971, debido a la creciente demanda de tarjeta de crйdito, el Banco de Bogotб en asocio con otros bancos creу Ascredibanco, organismo que agrupa las entidades adscritas al sistema Credibanco de Tarjetas de Crйdito.

En 1974, el Banco de Bogotб estableciу una oficina en Nueva York, operaciуn que fue complementada en 1977 con la creaciуn del Banco de Bogotб Trust Company, el cual mбs adelante fue llamado First Bank of the Americas. Para 1976 se fundу la Corporaciуn Financiera de Desarrollo Industrial Agrario, Indufinanciera, como otra filial del Banco.

En 1977, la Junta Directiva del Banco aprobу su participaciуn como accionista del Banco Latinoamericano de Exportaciуn Bladex, con sede en la ciudad de Panamб. En 1978 fue incorporado el Banco de Bogotб Nassau Limited de las islas Bahamas, como subsidiario del Banco de Bogotб Panamб S.A, y en 1980, se creу en Miami, el Banco de Bogotб International Corporation.

En 1987, el Banco de Bogotб entrу a formar parte del grupo de empresas de la propiedad de la Organizaciуn Luis Carlos Sarmiento Angulo, Grupo Aval, consolidando su desarrollo y proyecciуn dentro del sistema financiero

En 1992, a la luz de la reforma financiera en Colombia de principios de los noventa, el Banco de Bogotб estableciу nuevas filiales como son: Fiduciaria Bogotб, Leasing Porvenir y Fondo de Pensiones y Cesantнas Porvenir. En 1992 adquiriу el 76% del Banco del Comercio y posteriormente se fusionу con el mismo, incorporando asн con este proceso nuevas filiales a su grupo: la Compaснa de Bolsa del Comercio (actualmente Valores Bogotб S.A) y el Banco del Comercio Panamб. Este ъltimo mбs adelante se convertirнa en Leasing Porvenir Panamб.

A finales de 1998, el Banco de Bogotб comprу el 24.95% de las acciones en circulaciуn en la Corporaciуn Financiera de los Andes (Corfiandes) y la Corporaciуn Financiera Colombiana adquiriу el 98.98% de la corporaciуn Financiera Santander (Corfisantander); posteriormente en febrero la Corporaciуn Financiera Colombiana se fusionу respectivamente con Indufinanciera y en marzo con Corfiandes y Corfisantander.

A su vez, en 1998, el Banco de Bogotб adquiriу el 27.87% de la Corporaciуn de Ahorro y Vivienda Las Villas, la cual se fusionу en el mes de enero del aсo 2000 con la Corporaciуn de Ahorro y Vivienda, Ahorramбs, cambiando su denominaciуn por AV Villas. El Banco de Bogotб tiene actualmente el 19.12% de participaciуn en esta entidad.

El Banco de Bogotб S.A., es titular de una serie de registros marcarios en distintas clases de los cuales entre otros, dentro del expediente N° 9446254 0, y mediante Resoluciуn N° 29879 del 20 de septiembre de dos mil dos (2002) se otorgу la renovaciуn del registro de la marca Banco de Bogotб, otorgada desde mil novecientos noventa y cuatro (1994) en la clase 36 de la clasificaciуn internacional de Niza.

Asн mismo, el Banco de Bogotб es titular de mъltiples registros marcarios entre ellos sobre las expresiуn <bancodebogota.com>, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resoluciуn N° 05679 del 26 de febrero de 2001 para la clase 35, y mediante Resoluciуn N° 05674 del 26 de febrero de 2001. La expresiуn “www.bancodebogota.com/wap”, tambiйn se encuentra registrada como marca en favor del Banco de Bogotб S.A., con vigencia desde el 13 de febrero de 2002 hasta el 13 de febrero de 1012, para identificar servicios en la clase 36 amparando negocios financieros, negocios monetarios; negocios inmobiliarios). Este registro fue otorgado mediante la Resoluciуn 37956 del 23 de noviembre de 2001. El Banco de Bogotб S.A., tambiйn es titular de los registros de los nombres de dominio de nivel general (gTLD) “www.bancodebogota.com” y de nivel local “www.bancodebogota.com.co”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio <bancodebogota.net> registrado por el Demandado es idйntico a los registros de marcas de la Demandante quien es titular de varios registros de marca sobre la expresiуn <Banco de Bogotб>, en las siguientes clases: clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); clase 35 amparando servicios de publicidad; gestiуn de negocios comerciales; administraciуn comercial; trabajo de oficina y la clase 16 que ampara papel, cartуn y artнculos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artнculos de encuadernaciуn; fotografнas; papelerнa; adhesivos (pegamentos) para la papelerнa o la casa; material para artistas; pinceles; mбquinas de escribir y artнculos de oficina (excepto muebles); material de instrucciуn o de enseсanza (excepto aparatos); materias plбsticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichйs.

Asн mismo, el Banco de Bogota S.A., cuenta con los registros de marca <bancodebogota.com> en la clase 35 que ampara servicios de publicidad; gestiуn de negocios comerciales; administraciуn comercial; trabajo de oficina y en la clase 36 amparando seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) de la clasificaciуn internacional de Niza.

El Banco de Bogotб S.A. es tambiйn titular de la marca <www.bancodebogota.com/wap> en la clase 35 para servicios de publicidad; gestiуn de negocios comerciales; administraciуn comercial; trabajo de oficina; clase 36 que ampara seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios); y en la clase 38 amparando telecomunicaciones, de la clasificaciуn internacional de Niza. A estos registros marcarios, les han sido asignados los Certificados 250090, 250096, 250097, con una vigencia desde el 13 de febrero de 2002 hasta el 13 de febrero de 1012.

Los anteriores registros de marca, junto con los registros de los nombres de dominio de nivel general y local, “www.bancodebogota.com” y “www.bancodebogota.com.co”, respectivamente, muestran de manera clara la intenciуn manifiesta del Banco de Bogotб S.A., de incursionar en los servicios en lнnea y en la red.

Asн mismo, el Banco de Bogotб S.A., presta una serie de servicios financieros para sus clientes en lнnea, siendo pionero en Colombia en los servicios bancarios por internet, con una amplia gama de posibilidades dirigidas tanto a sus clientes personales, institucionales y corporativos, y con una importante participaciуn en el mercado de banca electrуnica en Colombia.

Para un ciudadano colombiano, residente ademбs en Bogotб, como lo es el seсor. Fernando Dнaz Bueno, es un hecho notorio que existe en Colombia una instituciуn financiera conocida como el Banco de Bogotб, pues aparte de ser una marca notoriamente conocida en el territorio colombiano e inclusive fuera de йl, tiene una amplia cadena de sucursales. Mбs de 278 oficinas en toda Colombia, de las cuales 87 se encuentran en Bogotб y presta una serie de productos respecto de los cuales se realiza una publicidad constante en toda clase de medios de comunicaciуn.

La inversiуn en publicidad que el banco realiza para promocionar su nombre comercial –Banco de Bogotб, entre enero de 1999 y agosto de 2004, en los varios medios de comunicaciуn como televisiуn, radio, prensa, revistas y otros medios asciende a la suma de $90.495’693.000 de pesos colombianos que a tasa representativa de mercado entre peso y dуlar, a 2 de diciembre de 2004, asciende a la suma de US$36’605.328 de dуlares.

La legislaciуn internacional y la legislaciуn colombiana, establece que la actividad de los bancos debe ser vigilada y estar sometida a un organismo de control. Para el caso colombiano, la entidad competente y que cumple tal funciуn es la Superintendencia Bancaria, organismo tйcnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crйdito Pъblico.

El Banco de Bogotб S.A., como miembro del grupo empresarial denominado Grupo Aval, ha recibido por intermedio de su Gerente de proyectos Inter Entidades, una oferta de comercializaciуn conjunta del nombre de dominio <bancodebogota.net>, proveniente del CEO de Esreal.com Inc., Sr. Peter Zaller. Para la Demandante: “la anterior comunicaciуn, pone en evidencia que el interйs de Esreal.com, Inc. y del Sr. Fernando Dнaz Bueno como su contacto administrativo y tйcnico, no es otro que el de haber registrado el nombre de dominio <bancodebogota.net> con el бnimo de ofrecerlo en venta o comercializaciуn conjunta a quien en verdad detenta un legнtimo interйs por el, es decir el Banco de Bogotб S.A., asн como el de evitar y perturbar los servicios y negocios que el banco desea comercializar en red para sus clientes; y le evita de paso poder reflejar su marca en Internet, ocasionando una diluciуn de la marca y marcas del Banco de Bogotб S.A.”

B. Demandado

El Demandado afirma que en junio 14 de 2000, actuando como consultor de una empresa europea que provee servicios de alojamiento, correo electrуnico y software, registrу el nombre de dominio en disputa con el ъnico propуsito de prestar servicios de correo electrуnico a los clientes y empleados del Banco de Bogotб. Como consecuencia de lo anterior, el 7 de  noviembre de 2003 le enviу una oferta de buena fe de servicios al Grupo Aval.

El Demandado, segъn lo expresado en la contestaciуn de la demanda, no ha utilizado el nombre de dominio para crear confusiуn a los clientes de la Demandante, pues regularmente lo ha direccionado al sitio de internet de la misma.

El Demandado tambiйn considera que el principio jurнdico de uti possidetis podrнa ser aplicado por analogнa a este caso por haber poseнdo el nombre de dominio en disputa por casi cinco aсos y en consecuencia, obtener una compensaciуn por parte de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante ha probado ser la titular de derechos de propiedad industrial sobre diversas marcas en Colombia para distinguir servicios financieros y otros servicios similares. Estas marcas, en particular, Banco de Bogotб en la clase internacional 36, gozan de un reconocimiento evidente en el pъblico por la historia y tradiciуn del Banco, una de las instituciones financieras emblemбticas de Colombia. Tambiйn se ha demostrado que el Banco ha incursionado en el mercado de servicios financieros fuera de Colombia, en particular, en Bahamas, Panamб y Estados Unidos.

El Demandado no ha demostrado ser titular de ningъn tipo de licencia de uso de marcas otorgada por la Demandante que le autorice a registrar el nombre de dominio en disputa ni tampoco para usarlo de manera alguna en la red global internet.

El nombre de dominio registrado por el Demandado <bancodebogota.net> reproduce exactamente la marca Banco de Bogotб de la Demandante ocasionando confusiуn entre los signos distintivos de amplio reconocimiento de propiedad de esta ъltima y el nombre de dominio en disputa.

Para cualquier consumidor del sistema financiero, y mбs aъn si es colombiano, la existencia de un nombre de dominio que incluye la expresiуn <Banco de Bogotб>, a nombre de una persona o entidad distinta al Banco de Bogotб S.A., puede ocasionar confusiуn respecto del origen empresarial de los servicios prestados y por ende, de la calidad y tradiciуn asociada a una de las entidades financieras mбs importantes de Colombia.

Esta posible confusiуn es aъn mбs grave si se tiene en cuenta la funciуn econуmica y social que cumple el sistema financiero de un paнs que incluye la captaciуn del ahorro pъblico, en relaciуn con la cual, la protecciуn y uso adecuado de los signos distintivos es parte esencial de estabilidad y transparencia del mismo sistema. En este caso, la intenciуn de recuperar el dominio en disputa por parte de la Demandante coincide con su deber como entidad financiera de evitar cualquier confusiуn que pueda causarse entre el pъblico consumidor y afectar el orden pъblico econуmico que sirve de fundamento a las actividades y prбcticas bancarias.

La Demandante al haber demostrado la adecuada protecciуn de sus derechos de propiedad industrial que son reproducidos por el nombre de dominio en controversia ha demostrado plenamente el primer requisito de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con las pruebas que aparecen en el expediente, es evidente que el Banco de Bogotб ha hecho un esfuerzo econуmico para posicionar sus marcas y lograr que la imagen empresarial asociada con las mismas sea reconocida en el territorio nacional de la Repъblica de Colombia y en los otros paнses en los que presta servicios financieros.

La tradiciуn histуrica del Banco y sus logros como entidad financiera son un hecho notorio en Colombia. Ninguno de los alegatos presentados por el Demandado, en la contestaciуn de la demanda, logra contraponerse de manera eficaz al hecho de que el Banco de Bogotб es una instituciуn muy tradicional y reconocida en Colombia y que esta entidad financiera, de mucho tiempo atrбs, ha protegido y usado de manera adecuada su propiedad industrial.

El Demandado expone de manera poco convincente que la razуn por la cual registrу el nombre de dominio en controversia fue la de prestar servicios tecnolуgicos a la Demandante. Es bien sabido, desde el punto de vista tecnolуgico y jurнdico, que para cumplir tal finalidad no es necesario apropiarse de un nombre de dominio que corresponda exactamente a las marcas del posible “cliente”. Con esa excusa no puede ampararse el Demandado para invocar un derecho legнtimo que le permitirнa mantener el registro de este nombre de dominio.

Por lo anterior, el interйs legнtimo de la Demandante debe ser reconocido plenamente, asн como la carencia de un interйs del Demandado que pudiese ser amparado por la Polнtica y que justificara mantener en su cabeza el registro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, debe declararse cumplido el requisito segundo de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Ni en la Polнtica ni en regla local o internacional alguna se puede encontrar el fundamento para declarar que la “posesiуn” de un nombre de dominio pueda legitimar la propiedad sobre el mismo cuando se violan los derechos adquiridos de terceros y ha sido adquirido con mala fe. Mucho menos se puede generar compensaciуn alguna al demandado en caso de ser sujeto pasivo de una demanda con base en la Polнtica. Todo lo contrario, bajo las reglas de la Polнtica, el hecho de que el Demandado haya registrado un nombre de dominio que coincide con el nombre comercial y marcas de una entidad financiera ampliamente conocida y respetada en su ramo de negocios, es un indicio evidente de que la su verdadera intenciуn es aprovecharse de la reputaciуn de la Demandante. Lo anterior demostrando que en toda su actuaciуn lo movнan fines distintos al uso leal y legнtimo de un nombre de dominio en internet.

Si bien es cierto que al Experto no le corresponde, por su competencia limitada bajo los supuestos de la Polнtica, determinar si existen actos de competencia desleal, lo que aparece evidente es que el registrar el nombre de dominio <bancodebogota.net> que reproduce la marca de mayor reconocimiento de la Demandante y uno de los sнmbolos mбs importantes del sistema financiero colombiano no es una conducta comercial ni leal ni correcta. Siendo tan evidente, para cualquier colombiano, la existencia, el uso extendido y el reconocimiento de la marca Banco de Bogotб no se encuentra explicaciуn alguna distinta de la intenciуn del Demandado de aprovechar de manera ilegнtima la tradiciуn y buena imagen de la Demandante.

La mala fe en el uso del nombre de dominio no se atenъa por el direccionamiento que supuestamente se hace al sitio de internet del demandante. Por el contrario, este acto puede contribuir a la confusiуn sobre la titularidad de los nombres de dominio y de las pбginas web de las partes. Esto es mбs grave por el mбximo cuidado con el que las instituciones financieras deben proceder en la identificaciуn clara de sus servicios para evitar cualquier conducta fraudulenta o incluso negligente que ponga en peligro al propio sistema o a los derechos de los clientes y consumidores del mismo.

Tales conductas son aъn mбs reprochables si se aprecia la existencia de una comunicaciуn en la que solicita una contraprestaciуn econуmica por el nombre de dominio, asн йsta se encubra con una supuesta tasaciуn de honorarios por los servicios que se prestarнan al Banco.

El hecho indebido y de mala fe cometido por el Demandado limita de manera legнtima la posibilidad de la Demandante de desplegar una estrategia integral y propia en materia de tecnologнas de la informaciуn con el nombre de dominio correspondiente a sus marcas y a su nombre comercial.

Como agravante mayor de la mala fe del Demandado se debe considerar que la conducta suya de registrar nombres de dominio que corresponden a marcas reconocidas de terceros es reiterada. En el caso, Banco de Occidente S.A. v. Fernando Dнaz Bueno - Esreal.com Inc. OMPI No D2004-1108, procedimiento administrativo basado en hechos y argumentos similares a los del presente caso, se discutiу, teniendo tambiйn como Demandado al seсor Dнaz Bueno, la titularidad del nombre de dominio <bancodeoccidente.net>. Este dominio tambiйn corresponde a la marca ampliamente reconocida de otra entidad financiera del Grupo Aval.

Para el Experto estб suficientemente probada, bajo los supuestos de la Polнtica, la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <bancodebogota.net> sea transferido a la Demandante.

Daniel Peсa
Experto Ъnico

Fecha: 2 de marzo 2005