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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn v. Oscar Espinosa Comin

Caso N° D2005-1029

1. Las Partes

La demandante es la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn con domicilio en Zaragoza, Espaсa, representada por Clarke, Modet & Co., Espaсa (en adelante, la “Demandante”).

El demandado es Oscar Espinosa Comin, con domicilio en Zaragoza, Espaсa (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cajadeahorrosdelainmaculada.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. - NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).

3. Iter Procedimental

La Demandante presentу su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 30 de septiembre de 2005. El 4 de octubre de 2005 el Centro enviу a NICLINE.COM, por correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el Nombre de Dominio. El 5 de octubre de 2005 NICLINE.COM enviу al Centro, por correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de octubre de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 2 de noviembre de 2005. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 3 de noviembre de 2005.

El Centro nombrу a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el 11 de noviembre de 2005, recibiendo la correspondiente declaraciуn de aceptaciуn y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Lengua del procedimiento

La Demandante presentу la Demanda en castellano, sin que el Demandado haya presentado escrito ni oposiciуn alguna en relaciуn con el uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento.

Habida cuenta de la mencionada falta de oposiciуn del Demandado y del hecho que ambas partes aparentemente residen en Espaсa, este Panel considera que, de acuerdo con lo establecido en el pбrrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.

5. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una caja de ahorros espaсola, fundada en Zaragoza en el aсo 1905. Desde su fundaciуn, se ha dedicado a la prestaciуn de servicios financieros al por menor a empresas y particulares, incluyendo, entre otros, crйditos hipotecarios y al consumo, depуsitos financieros, planes de pensiones y otros servicios financieros.

Actualmente, la Demandante cuenta con una plantilla de mбs de 1200 personas ademбs de una red de 224 sucursales, de las cuales 177 se encuentran situadas en la provincia de Zaragoza. Tal y como ha acreditado la Demandante (por medio de la aportaciуn de numerosas noticias publicadas en los principales periуdicos de Espaсa y de un gran nъmero de folletos publicitarios), йsta es una de las entidades financieras mбs conocidas en la provincia de Zaragoza, al haber hecho un uso extensivo y prolongado de la marca “Caja de Ahorros de la Inmaculada” tanto para promocionar sus servicios como para fomentar actividades interйs pъblico. En este бmbito, la Demandante se ha destacado por prestar apoyo econуmico a actividades y actos relacionados con las humanidades, las ciencias, la cultura, el deporte o el medioambiente.

La Demandante es titular de numerosos registros de marcas espaсolas compuestas por la denominaciуn “Caja de Ahorros de la Inmaculada”. De este modo, se pueden citar, entre otras, las siguientes marcas:

- Marca nє 1025147 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn”, concedida en clase 16 del Nomenclator Internacional;

- Marca nє 1025148 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn”, concedida en clase 35 del Nomenclator Internacional;

- Marca nє 1025149 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn”, concedida en clase 36 del Nomenclator Internacional;

- Marca nє 1025150 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn”, concedida en clase 37 del Nomenclator Internacional;

- Marca nє 1536852 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn”, concedida en clase 41 del Nomenclator Internacional;

- Marca nє 2655205 “CAI – Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn”, concedida en las clases 35, 36, 41 y 42 del Nomenclator Internacional;

Asimismo, la Demandante es titular del nombre comercial espaсol nє 98094, “Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragуn”, el cual se encuentra registrado bajo las clases 36, 41, 42 y 45 del Nomenclator Internacional.

Por ъltimo, cabe seсalar que la Demandante es igualmente titular, entre otros, del nombre de dominio <cai.es>, el cual utiliza desde 1996 para albergar su pбgina web corporativa, en la cual se ofrece informaciуn sobre los diversos productos financieros ofrecidos y gestionados por la Demandante asн como sobre sus actividades de obra social.

El Demandado parece ser un ciudadano espaсol que reside en la ciudad de Zaragoza. Este Experto, no obstante, no ha podido obtener mбs informaciуn sobre el Demandado ni sobre las circunstancias en las que registrу el Nombre de Dominio puesto que el Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en este procedimiento de forma alguna. No obstante, de acuerdo con lo probado en la Demanda, el Demandado fue empleado durante un aсo de la Demandante, trabajando en oficinas de la Demandante sitas en Zaragoza.

El Nombre de Dominio fue registrado el 15 de mayo de 2003 y desde su registro no se ha vinculado a pбgina web alguna.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda, afirma la Demandante:

(i) Que es titular de numerosas marcas compuestas por la denominaciуn “Caja de Ahorros de la Inmaculada”, registradas ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, que utiliza para la comercializaciуn de sus productos y servicios asн como para promover sus actividades de obra social.

(ii) Que el Nombre de Dominio, es confusamente similar a las marcas “CAI - Caja de Ahorros de la Inmaculada” de las que la Demandante es titular.

(iii) Que el Demandado no ostenta derecho o interйs legнtimo alguno respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, la Demandante indica que el Demandado no es titular ni licenciatario de signo distintivo alguno compuesto por la denominaciуn “Caja de Ahorros de la Inmaculada” ni que ha utilizado en momento alguno la mencionada denominaciуn para identificarse.

(iv) Que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe. Para llegar a esta conclusiуn, seсala la Demandante que es imposible que el Demandado desconociera la existencia de la Demandante y de sus marcas en el momento del registro del Nombres de Dominio. En efecto, el Demandado fue empleado de la Demandante durante un aсo, con lo que quedan pocas dudas sobre su pleno conocimiento tanto de la Demandante como de las marcas de las que aquйlla es titular. Asimismo, la masiva presencia mediбtica de las marcas de la Demandante en la provincia donde el Demandado reside hace imposible que este no estuviera al corriente de la existencia de dichas marcas en el momento del registro del Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el apartado 4.a) de la Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas de las que la Demandante es titular.

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte de los Demandados respecto al Nombre de Dominio.

(iii) Acreditar que los Demandados han registrado y utilizan de mala fe los Nombre de Dominio.

A continuaciуn se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Polнtica respecto al presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la Demandante es titular de diversas marcas compuestas por la denominaciуn CAI – CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA, las cuales ha utilizado en el desarrollo de sus actividades.

Si se compara el Nombre de Dominio con las marcas CAI – CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA se puede comprobar que hay una coincidencia, si bien dicha coincidencia no es plena. En efecto, las marcas de las que es titular la Demandante se componen de las siglas “CAI” y de las palabras “Caja de Ahorros de la Inmaculada”, constituyendo la parte mбs distintiva de las mismas esta ъltima. De hecho, la denominaciуn “CAI” corresponde a las siglas de “Caja de Ahorros de la Inmaculada”. Por todo ello, este Experto considera que las mencionadas diferencias no son lo suficientemente relevantes a efectos de la Polнtica.

Por otra parte, otra diferencia entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio es la ausencia de espacios en el Nombre de Dominio, ademбs de la inclusiуn en este ъltimo del sufijo “.com”. Esta diferencia no obstante, no deberнa tenerse en cuenta pues se deriva de las actuales condiciones de uso de nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System). Asн lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nє D2000-0812, o A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI Nє D2003-0172,).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que a efectos de la Polнtica, el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas CAI – CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA de las que la Demandante es titular y que, por tanto, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El pбrrafo 4.c) de la Polнtica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Polнtica. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aъn cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

Tampoco el Demandado ha presentado argumento alguno que contradiga dicha conclusiуn. En este sentido, de acuerdo con los argumentos que se expondrбn mбs adelante, este Experto considera que difнcilmente podrнa considerarse que el Demandado ha hecho un uso legнtimo u ostenta un interйs legнtimo sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere a una marca notoria en la provincia donde el Demandado reside. Esta consideraciуn se refuerza si se tiene en cuenta, adicionalmente, el hecho de que el Demandado fue empleado de la Demandante durante un aсo.

Teniendo en cuenta lo dicho, este panel considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El ъltimo de los elementos previstos por la Polнtica es que el Demandado haya registrado y usado el Nombres de Dominio de mala fe. De este modo, de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas bajo la Polнtica (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No° D1999-0001,o Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI N° D2000-0001), hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del Nombre de Dominio como en su posterior utilizaciуn.

Seguidamente, se analizarб la eventual concurrencia de los mencionados elementos de mala fe en el presente caso.

(i) Registro de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado

Todos los indicios aportados por la Demandante apuntan a que, en el presente caso, el registro del Nombre de Dominio no responde a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa del Demandado para registrar un nombre de dominio basado en las marcas de la Demandante. En este sentido, este Experto considera que, para llegar a la mencionada conclusiуn, deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

- Tal y como se ha apuntado con anterioridad, en ningъn momento parece que el Demandado haya ostentado un derecho legнtimo para registrar el Nombre de Dominio. En efecto, el Demandado no es titular ni licenciatario de marcas u otros signos distintivos que se basen o incluyan la denominaciуn “Caja de Ahorros de la Inmaculada”. Tampoco ha acreditado que utilice dicha denominaciуn para identificarse en el desarrollo de sus actividades habituales, lo cual parece bastante improbable teniendo en cuenta las circunstancias que se han descrito con anterioridad.

- El Demandado aparentemente reside en Zaragoza, ciudad donde la marca CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA ha adquirido una significativa notoriedad. Asimismo, tal y como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de la presente decisiуn, parece imposible que el Demandado se sirva de cualquier forma de la denominaciуn “Caja de Ahorros de la Inmaculada” sin lesionar los derechos de la Demandante.

- El Demandado trabajу durante un aсo como empleado de la Demandante, de modo que es inconcebible que, en el momento del registro del Nombre de Dominio, no fuera claramente consciente de que dicho registro (y su posterior uso) constituнa una clara infracciуn de los derechos de la Demandante.

- Por ъltimo, de acuerdo con lo seсalado con anterioridad, el Demandado no ha aportado argumento alguno que permitiera justificar el registro del Nombre de Dominio.

Teniendo en cuenta todo lo dicho, en opiniуn de este Experto, la posibilidad mбs razonable para explicar el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado es que dicho registro respondiу a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.

(ii) Utilizaciуn de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado.

De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisiуn, el Nombre de Dominio se encuentra desactivado, sin enlazar con pбgina web alguna. En este sentido, la tenencia pasiva como supuesto de mala fe en el sentido de la Polнtica ha sido reconocido en numerosas decisiones anteriores a la presente (ver, por ejemplo, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N° D2000-0003; CBS Broadcasting, Inc. vs. Edward Enterprises, Caso OMPI N° D2000-0242,o Brown Thomas & Company Limited v. Domain Reservations, Caso OMPI N° D2001-0592), si bien para reconocer dicha mala fe, la tenencia pasiva del Nombre de Dominio debe complementarse con una serie de indicios que permitan considerar que existe mala fe en el uso del Nombre de Dominio.

En el presente caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias descritas en relaciуn con el Demandado y el Nombre de Dominio, parece claro que el uso del Nombre de Dominio responde a criterios de mala fe.

En efecto, el Nombre de Dominio corresponde a una marca notoriamente conocida en la provincia donde el Demandado reside, de modo que es difнcil imaginar cualquier uso que no produjera una lesiуn de los derechos de la Demandante, siendo dicha lesiуn perfectamente conocida por el Demandado. En este sentido, cabe recordar una vez mбs que este fue empleado de la Demandante, lo cual no hace sino reforzar la impresiуn anteriormente descrita. Dicha interpretaciуn ha sido adoptada en numerosas decisiones anteriores centradas en casos cuyas circunstancias eran equiparables a las que se dan en el presente procedimiento (ver, por ejemplo, la decisiуn en el Savino del Bene, Inc. v. Graciano Innocenti Gennari, Caso OMPI N° D2000-1133, o en First National Telecom Services Limited v. Richard Gibbs, Caso OMPI N° D2004-0363, o en Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Christopher E. Moakely, Caso OMPI N° D2005-0471).

Por otra parte, cualquier potencial uso que el Demandado pudiera hacer del Nombre de Dominio provocarнa un riesgo significativo de futura perturbaciуn de las actividades de la Demandante en Internet. Ciertamente, el hecho de que la Demandante sea una entidad financiera. Asн se ha considerado en anteriores decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadнa Pardo, Caso OMPI N° D2000-1502, o Banco Zaragozano S.A. v. Constramat y D. Fernando Labadнa Pardo Caso OMPI N° D2004-0044).

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha acreditado suficientemente la mala fe del Demandado respecto al uso del Nombre de Dominio. De acuerdo con todo lo indicado, no cabe sino concluir que el Demandado registrу y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, por lo que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <cajadeahorrosdelainmaculada.com> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Ъnico

Fecha: 25 de noviembre de 2005