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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Total S.A. contre KLTE Limited

Litige n° DFR2005-0017

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Total S.A., Courbevoie, France, reprйsentйe par Lovells, Paris, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй KLTE Limited, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne les noms de domaine <totale.fr> et <clubtotal.fr> enregistrйs respectivement le 25 avril 2005 et le 18 avril 2005.

Le prestataire Internet est la sociйtй Die Webagenturat.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le Centre”) a йtй reзue le 8 novembre 2005, par courrier йlectronique et le 8 novembre 2005, par courrier postal.

Le 9 novembre 2005, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 10 novembre 2005, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 15 novembre 2005. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 6 dйcembre 2005 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 28 dйcembre 2005, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй “Total S.A” qui a une activitй pйtroliиre allant de l’exploration, du dйveloppement et de la production de pйtrole et de gaz jusqu’au raffinage et а la distribution de produits raffinйs.

Le Requйrant est implantй dans de nombreux pays а travers le monde.

La sociйtй “Total S.A” est titulaire de plusieurs enregistrements de marques franзaises et internationales TOTAL, LE CLUB TOTAL, TOTAL LE CLUB dont notamment la marque franзaise TOTAL n° 033222615, appliquйe а des produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du 17 avril 2003, la marque franзaise LE CLUB TOTAL n° 93496722 en classes 4, 8, 9, 12, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 et la marque internationale TOTAL n° 813 234, pour viser des produits et services des classes 1, 3, 4, 5, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

La sociйtй Total a rйservй :

- le 31 dйcembre 1996 le nom de domaine <total.com>. Ce nom de domaine est actif et pointe vers le site institutionnel du Requйrant, prйsentant son activitй;

- le 21 mars 1997 le nom de domaine <total.fr>. Ce nom de domaine est actif et est destinй au public en France.

Par lettre de mise en demeure adressйe en recommandй avec accusй de rйception par voie postale, le 27 septembre 2005, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de cesser l’utilisation et de procйder au transfert amiable du nom de domaine <totale.fr>. Le Dйfendeur n’a prйsentй aucune rйponse. Suite а une communication de l’AFNIC, le Requйrant a constatй que le nom de domaine <clubtotal.fr> avait йgalement йtй rйservй par le Dйfendeur. Une lettre de mise en demeure a йtй adressйe en recommandй avec accusй de rйception par voie postale, le 21 octobre 2005, dans laquelle le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de cesser l’utilisation et de procйder au transfert amiable du nom de domaine <clubtotal.fr>. Elle est йgalement restйe sans rйponse.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

La sociйtй Total justifie de droits de marques et de noms de domaine en France et а l’international sur le signe “TOTAL” et а titre de marque en France sur le signe LE CLUB TOTAL.

Le Requйrant invoque йgalement la notoriйtй des signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL LE CLUB” et “CLUB TOTAL” dans la mesure oщ ils ont йtй utilisй auprиs du public de maniиre constante depuis 1993.

Le Requйrant allиgue que le Dйfendeur a imitй quasi-servilement le signe “TOTAL” et “LE CLUB TOTAL” dans la mesure oщ la seule diffйrence entre ces signes tient pour le premier а l’ajout d’un “e” muet dans le signe protйgй et pour le second а l’omission de l’article dйfini “le” qui ne constitue pas un йlйment suffisant de diffйrenciation. Par ailleurs, l’extension .fr doit кtre ignorйe dans la mesure oщ elle est nйcessaire au fonctionnement technique du domaine et non appropriable en tant que telle.

Le Requйrant souligne que la mauvaise foi du Dйfendeur doit кtre apprйciйe au regard de la dйlibйration du Conseil d’administration de l’AFNIC du 18 juillet 2005 prise en application de l’article 36 de la charte de nommage portant blocage de plus de 1200 noms de domaine rйservйs par le Dйfendeur pour une durйe de trois mois а compter du 21 juillet 2005. L’AFNIC a pris cette dйcision suite а la constatation de la proximitй des 1200 noms de domaine de marques.

Par ailleurs, le Requйrant relиve que le Dйfendeur a d’ores et dйjа fait l’objet d’une dйcision de transfert dans le cadre d’une PARL (Application des Gaz c. KLTE Limited, OMPI litige n° DFR2005-0004).

Le nom de domaine <totale.fr> contestй pointait, prйalablement а la dйcision de blocage de l’AFNIC, vers un site prйsentant des liens commerciaux, notamment vers des jeux d’argent et portait une offre de rachat ce qui ne fait que renforcer la preuve de la rйservation de mauvaise foi.

En consйquence, le Requйrant allиgue que le Dйfendeur en rйservant et en utilisant les noms de domaine objets du prйsent litige a entendu porter atteinte aux droits du Requйrant en trompant et dйtournant au profit de tiers le consommateur qui pensait lйgitimement, en tapant ces noms de domaine mais en commettant une erreur de frappe, obtenir des informations sur le Requйrant et ses produits.

Le Requйrant estime en consйquence кtre fondй а requйrir le transfert des noms de domaine litigieux au profit de la sociйtй Total S.A.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite le transfert au profit de la sociйtй Total S.A.

Conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

Il est йgalement important de souligner que, conformйment aux dispositions de l’article 1 du Rиglement, on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers.

A) Atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle

Atteinte aux droits de marque

Les articles L.713-2 et L.713-3 du Code la Propriйtй intellectuelle sanctionnent la reproduction ou l’imitation d’une marque antйrieure ainsi que l’usage d’une marque imitйe, pour des produits ou services identiques ou similaires.

En consйquence, l’expert doit dйterminer au vu des signes et des produits et services en prйsence si la reproduction ou l’imitation des marques du Requйrant par les noms de domaine du Dйfendeur est caractйrisйe.

Comparaison des signes

L’expert retient que les noms de domaine contestйs sont la reproduction quasi-totale des signes “TOTAL” et “LE CLUB TOTAL” sur lesquels la sociйtй Total S.A. a justifiй dйtenir des enregistrements de marques franзaises et internationales pour le premier et de marque franзaise pour le second. L’ajout de la voyelle “e” ou l’omission de l’article dйfini “le”, ainsi que l’adjonction du suffixe .fr non appropriable en tant que tel, sont inopйrants а faire disparaоtre l’imitation de marque au sens du droit franзais.

En effet, selon une jurisprudence rйcente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrкt du 4 fйvrier 2004 “un signe n’est identique que s’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les йlйments constituant la marque ou, si considйrйe dans son ensemble, il recиle des diffйrences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperзues aux yeux du consommateur d’attention moyenne”. Au vu des signes en prйsence, l’ajout de la voyelle “e” ou l’omission de l’article dйfini “le” peuvent кtre considйrйs comme des diffйrences insignifiantes.

Comparaison des produits et services

Dans la mesure oщ les preuves rapportйes par le Dйfendeur concernant l’activitй des noms de domaine <totale.fr> et <clubtotal.fr> ne sont pas йquivalentes, а savoir le Requйrant dйmontre que prйalablement au blocage des noms par l’AFNIC, le nom de domaine <totale.fr> йtait exploitй tandis qu’aucune capture d’йcran n’est prйsentйe concernant le nom de domaine <clubtotal.fr>, l’expert doit distinguer les deux noms.

- <totale.fr>

Au vu de la capture d’йcran soumise par le Requйrant, il semblerait que le nom de domaine litigieux йtait exploitй, prйalablement а la dйcision du Conseil d’Administration de l’AFNIC, et portait des liens commerciaux notamment vers des jeux d’argent, des sites de voyage, de divertissement et d’informatique.

Aprиs examen des marques du Requйrant, l’expert relиve dans leur libellй notamment les produits et services suivants : “appareils automatiques dйclenchйs par l’introduction d’une piиce de monnaie ou d’un jeton; jeux; organisation de concours, loteries et compйtitions sportives; production de spectacles”.

Les liens auparavant proposйs par le nom de domaine litigieux sont donc similaires aux produits et services visйs par le libellй des marques du Requйrant.

L’expert relиve que ce nom, au jour de l’introduction de la PARL ne pointe pas vers un site actif. Cependant, l’absence de site actif dйcoule d’un blocage de ces noms suite а une dйlibйration du Conseil d’Administration de l’AFNIC prise en application de l’article 36 de la charte de nommage portant blocage de plus de 1200 noms de domaine rйservйs par le Dйfendeur pour une durйe de trois mois а compter du 21 juillet 2005. Ce blocage est donc indйpendant de la volontй du Dйfendeur.

Il serait donc inйquitable de considйrer que le nom de domaine <totale.fr> n’abritant pas de site actif, ne porte pas atteinte aux droits antйrieurs du Requйrant. Par ailleurs, mкme si le site ne pointait plus а un site actif, l’expert relиve la notoriйtй des marques du Requйrant et les dispositions de l’article L713-5 du Code la Propriйtй Intellectuelle.

En consйquence, l’atteinte а la marque TOTAL par le nom de domaine <totale.fr> est caractйrisйe en application des dispositions des articles L713-3 et L713-5 du Code la Propriйtй Intellectuelle.

- <clubtotal.fr>

Le Requйrant n’a pas prйsentй d’йlйment dйmontrant que le nom de domaine <clubtotal.fr> йtait actif avant le blocage opйrй par l’AFNIC. Il ne fait que prйsumer que ce nom portait les mкmes liens que le nom <totale.fr>, sans en rapporter la preuve.

Cependant l’expert ne peut prйsumer de l’activitй d’un nom de domaine sans йlйment а l’appui. En consйquence, l’expert se doit de partir du postulat que le nom de domaine n’йtait pas exploitй.

Dans une dйcision rйcente de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 dйcembre 2005, opposant le titulaire des marques LOCATOUR а une sociйtй ayant enregistrй <locatour.com> mais n’abritant pas de site actif, les juges ont considйrй que, sauf si elle est notoire, le titulaire d’une marque ne peut agir en contrefaзon de marque sur le fondement des articles L713-2 et L713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle le propriйtaire d’un nom de domaine qui ne l’exploite pas.

Cependant, le Requйrant allиgue de la notoriйtй des signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL LE CLUB” et “CLUB TOTAL” dans la mesure oщ ils ont йtй utilisй auprиs du public de maniиre constante depuis 1993.

Compte tenu de la notoriйtй avйrйe de la marque TOTAL dans le monde, l’expert examinera l’atteinte portйe aux signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL LE CLUB” et “CLUB TOTAL” au vu des dispositions de l’article L713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle.

La jurisprudence franзaise considиre par ailleurs qu’il y a abus de droit en cas de dйpфt d’un nom de domaine identique а la marque d’un tiers bйnйficiant d’une renommйe, cette usurpation йtant sanctionnйe sur le fondement de l’article L713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle (TGI Nanterre, 16 septembre 1999, <vichy.com>). La renommйe de la marque LE CLUB TOTAL est indiscutable. L’expert estime que cette notoriйtй n’est pas йtrangиre а l’adoption du nom de domaine trиs proche par le Dйfendeur. La Cour de cassation a rйcemment йtendu l’application de l’article L 713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle aux signes identiques ou voisins (Cass Com, 12 juillet 2005). L’expert est d’avis que la rйservation du nom de domaine litigieux constitue un abus de droit. 

En consйquence, les signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL LE CLUB” et “CLUB TOTAL” йtant notoires, il importe peu que le nom de domaine <clubtotal.fr> ait йtй actif. L’expert retient donc l’atteinte aux signes “LE CLUB TOTAL”, “TOTAL LE CLUB” et “CLUB TOTAL” par le nom de domaine litigieux а savoir <clubtotal.fr>, en application des dispositions de l’article L713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle.

Atteinte aux noms de domaine

Par ailleurs, le Requйrant invoque йgalement l’atteinte par les noms litigieux а ses noms de domaine <total.fr> et <total.com>.

La Cour d’Appel de Paris a clairement йnoncй le 18 octobre 2000 que “si le nom de domaine, compte tenu notamment de sa valeur commerciale pour l’entreprise qui en est propriйtaire, peut justifier d’une protection contre les atteintes dont il fait l’objet, encore faut-il que les parties а l’instance йtablissent leurs droits sur la dйnomination revendiquйe, l’antйrioritй de son usage par rapport au signe contestй et le risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraоner dans l’esprit du public” (CA Paris, 18 octobre 2000, Virgin Interactive Entertainment Ltd et Virgin Interactive Entertainment Sarl / France Tйlйcom et BDDP-TBWA).

Ainsi si trois conditions sont rйunies, а savoir l’antйrioritй du nom de domaine du Requйrant, son exploitation et qu’un risque de confusion entre le nom de domaine du Requйrant et le nom de domaine contestй est caractйrisй, alors un nom de domaine peut porter atteinte а un autre nom de domaine.

En l’espиce, l’Expert retient qu’il est clairement йtabli que les noms de domaine du Requйrant sont antйrieurs а la rйservation des noms contestйs et qu’ils sont exploitйs. Par ailleurs, et comme йvoquй prйcйdemment, le risque de confusion entre les signes est avйrй.

En consйquence, l’atteinte aux noms de domaine est retenue en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil.

Comportement dйloyal en matiиre commerciale

L’article 1382 du Code civil franзais prйvoit que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause а autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivй, а le rйparer.”

Ainsi l’enregistrement d’un nom de domaine similaire et dans un secteur d’activitй similaire ou proche peut кtre considйrй comme constitutif d’actes de concurrence dйloyale et parasitaire (Tribunal de grande instance de Lille, 10 juillet 2001).

Par ailleurs, l’offre а la vente des noms est un des йlйments dйmontrant l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi d’un nom de domaine bien qu’il ne soit pas suffisant en tant que tel (Tribunal de grande instance de Paris 3иme chambre, 2иme section Jugement du 23 septembre 2005, Hфtels Meridien / Sedo, Stйphane H.).

En proposant le nom de domaine <totale.fr> а la vente sur son site, le Dйfendeur a tentй de tirer un profit financier de la rйservation du nom de domaine.

Par ailleurs, l’expert relиve йgalement que le Dйfendeur a dйjа йtй fait l’objet de dйcisions de transfert dans le cadre de PARL (Application des Gazs, SAS c. KLTE Ltd, OMPI litige n° DFR2005-0004, <campingaz.fr>; Les Echos c. KLTE Ltd, OMPI litige n° DFR2005-0012, <lesecho.fr>).

Ces йlйments concordent pour dйmontrer le comportement dйloyal en matiиre commerciale en application de l’article 1382 du Code civil.

B) Les droits du Requйrant

L’expert estime que le Requйrant a dйmontrй que les marques TOTAL et LE CLUB TOTAL sont exploitйs pour prйsenter la sociйtй Total SA, ainsi que les produits et services proposйs par TOTAL et notamment LE CLUB TOTAL servant а rйcompenser la fidйlitй des clients.

Le Requйrant est ainsi fondй а solliciter le transfert а son profit des noms de domaine litigieux, en conformitй avec les dispositions de la Charte.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant des noms de domaine <totale.fr> et <clubtotal.fr>.

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Nathalie Dreyfus
Expert

Le 11 janvier 2006