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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fadesa Inmobiliaria SA v. Acuda y Defemser, S.L.

Caso No. D2006-0711

 

1. Las Partes

La Demandante es Fadesa Inmobiliaria SA, La Coruсa, Espaсa, representada por Baker & McKenzie, Espaсa.

La Demandada es Acuda Y Defemser, S.L, Zaragoza, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sindromefadesa.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 7 de junio de 2006. El 7 de junio de 2006 el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 8 de junio de 2006 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 6 de julio de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 6 de julio de 2006.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 19 de julio de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- La Demandante es una sociedad dedicada a la promociуn inmobiliaria que cotiza en la Bolsa de Madrid.

- La Demandante es titular de las siguientes marcas:

Marca espaсola nъm. M-2382982 FADESA (denominativa con grбfico), clase 42;

Marca espaсola nъm. M-2382981 FADESA (denominativa con grбfico), clase 35;

Marca espaсola nъm. M-2318802 LA MARCA DE TU CASA ES FADESA (denominativa con grбfico), clase 36;

Marca espaсola nъm. M-2046349 FADESA (denominativa con grбfico), clase 36;

Marca espaсola nъm. M-1810731 URBANIZADORA INMOBILIARIA FADESE, S.A. (FADESA) (denominativa), clase 37;

Marca espaсola nъm. M-1810730 URBANIZADORA INMOBILIARIA FADESE, S.A. (FADESA) (denominativa), clase 36;

Marca comunitaria nъm. 003606258 FADESA (figurativa), clases 6, 17, 19, 35 y 42;

Marca comunitaria nъm. 001105287 FADESA (figurativa), clases 36 y 37.

- La Demandante tambiйn es titular de los nombres de dominio <fadesa.es> y <fadesa.net>, este ъltimo como consecuencia de la Decisiуn del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI dictada el dнa 9 de julio de 2001 (Pfizer Inc. v. Kurt Walstrom/Domain Finder, Caso OMPI Nє D2001-0570).

- La sociedad Demandada tiene por objeto social la prestaciуn de servicios de gestiуn administrativa a empresas y colectivos, alquiler no financiero, cesiуn o autorizaciуn de uso de programas informбticos y sus servicios derivados con explotaciуn electrуnica o telemбtica por cuenta de terceros.

- El registro del nombre de dominio <sindromefadesa.com> fue realizado con fecha 18 de noviembre de 2005.

- En la pбgina web ”www.sindromefadesa.com”, a fecha de 17 de enero de 2006, se contenнa, entre otros extremos, una invitaciуn a declarar todas las quejas, reclamaciones o denuncias contra la Demandante; y a fecha 7 de junio de 2006 se ofrece diferente informaciуn muy crнtica con la Demandante, hasta el punto de que la Demandante considera que existe un presunto delito de injurias y calumnias.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

El signo “Fadesa” que la Demandante tiene protegido como marca ostenta el carбcter de renombrado, debiendo gozar de una mayor protecciуn, tal y como prevй la vigente normativa en materia de marcas. Por su parte, el nombre de dominio <sindromefadesa.com> es similar a las marcas de la demandante compuestas por el signo “Fadesa” hasta el punto de crear confusiуn. Argumenta la Demandante que el tйrmino “sнndrome” puede considerarse de pleno conocimiento en la lengua espaсola y, en ese sentido, genйrico, siendo la parte realmente fuerte del nombre de dominio la palabra “fadesa”, que coincide exactamente con sus marcas. Ademбs, alega la Demandante que la confusiуn entre el nombre de dominio y sus marcas se acrecienta por el hecho de que el objeto de la pбgina web que se ofrece bajo el nombre de dominio <sindromefadesa.com> estб vinculado a la compaснa “Fadesa Inmobiliaria, SA”. Por todo ello entiende que, en la misma lнnea que la legislaciуn de marcas, se ha de proscribir el uso de una marca, ya sea por sн sola o con otros elementos o palabras, cuando su uso estб orientado a que el usuario vincule el sitio web en cuestiуn con la marca infringida. Afirma igualmente la demandante que Fadesa Inmobiliaria, SA es una compaснa con presencia y proyecciуn internacional, en concreto y por el momento, en Portugal, Marruecos, Hungrнa y Polonia; y que en particular, tiene registrada la marca FADESA en Marruecos. De este modo, entiende la Demandante que usuarios de otros paнses que no conozcan la lengua castellana, pueden buscar la marca FADESA en los motores de bъsqueda en Internet, y al no apreciar el significado del vocablo “sнndrome”, cabe la posibilidad de que vinculen la pбgina objeto de controversia con la marca del Demandante, por lo que la confusiуn del nombre de dominio con la marca se verнa, segъn la Demandante, mбs clara aъn.

El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en litigio, pues no goza de licencia o de autorizaciуn alguna por parte de la Demandante para usar la marca FADESA, y nunca ha utilizado con dicha marca con anterioridad a la creaciуn de la pбgina web <www.sindromefadesa.com>. Y no cabe, segъn la Demandante, que el Demandado invoque la libertad de expresiуn como derecho o interйs legнtimo, pues la libertad de expresiуn no requiere el uso de las marcas de la Demandante en el nombre de dominio; y porque la libertad de expresiуn no permite vulnerar la Ley espaсola de marcas (Ley 17/2001) ni vulnerar los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. (En este sentido, entiende la Demandante que la adiciуn de “sнndrome” a “fadesa” supone una innecesaria intromisiуn en su honor.) Finalmente, y en relaciуn con el segundo de los requisitos de la Polнtica, afirma la Demandante que el Demandado no ha sido conocido por el nombre de dominio en conflicto, y que, ademбs, el Demandado hace un uso ilegнtimo y desleal de dicho nombre de dominio.

El registro del nombre de dominio se ha producido de mala fe, dado el carбcter renombrado de la marca FADESA, el conocimiento que de la misma tiene el Demandado, y el hecho de que la pбgina web que se ofrece bajo ese nombre de dominio sea utilizada ъnicamente para fomentar la crнtica y la litigiosidad entre los usuarios propietarios de determinadas viviendas y la Demandante. Ademбs, considera la Demandante que el registro del nombre de dominio se habrнa realizado con el fin de atraer usuarios de Internet al sitio web del Demandado, y que existe una clara finalidad denigratoria, porque, a su juicio, el uso de la palabra “sнndrome” delante de la marca FADESA se hace con un claro sentido denigratorio y agresivo hacia la Demandante, asociбndola con una enfermedad, pretendiendo asн ridiculizar la actividad desarrollada por el Demandante e incluyendo bajo el nombre de dominio informaciуn falsa.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resoluciуn por la que se ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <sindromefadesa.com>.

B. Demandado

Sintйticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

Procede que el registro del nombre de dominio sea “www.sindromefadesa.com” porque segъn la Real Academia de la Lengua Espaсola “sнndrome” define una enfermedad que se caracteriza por una sintomatologнa especнfica que afecta a las personas, y en este caso existe una enfermedad que afecta a los adquirentes de las viviendas promovidas o construidas por la Demandante, a juicio del Demandado, sin respetar el cumplimiento de la normativa vigente. Al ser una enfermedad no tiene ninguna connotaciуn de carбcter comercial.

El nombre de dominio en conflicto estб en el marco legal de la Constituciуn espaсola y de la Constituciуn europea, pues el derecho a la libre expresiуn permite comunicar al conjunto de la sociedad que existe un grave “sнndrome”, que, siempre segъn el Demandado, estб probado documentalmente, que afecta a las personas causбndole un quebranto moral y econуmico en su patrimonio.

La empresa constructora Fadesa Inmobiliaria, SA estб inmersa en un proceso penal por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y atentado contra la integridad fнsica y la seguridad de las personas. Ademбs, dicha sociedad presentу ante el Juzgado nъm. 19 de Zaragoza una demanda civil con la misma documentaciуn presentada ante este Centro, de la cual desistiу voluntariamente. Finalmente, considera el Demandado que el Demandante miente cuando pone de manifiesto que ninguno de los procesos judiciales existentes entre las partes versa sobre la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>, pues a su entender la ampliaciуn de querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA ante el Juzgado nъmero 7 de Zaragoza se refiere y afecta de forma directa a la titularidad de dicho nombre de dominio, razуn por la cual, entiende el Demandado que no se puede realizar procedimiento arbitral alguno hasta que recaiga una sentencia judicial.

Por todo lo anterior, la sociedad Demandad solicita que se dicte una resoluciуn por la que se desestimen los recursos solicitados por el Demandante.

 

6. Cuestiуn previa: Otros procedimientos jurнdicos

Segъn comunica la Demandante, entre las partes existen diversos procesos judiciales en marcha, de forma destacada una querella presentada por Fadesa Inmobiliaria SA contra Acuda Y Defemser, S.L. que se tramita ante el Juzgado de Instrucciуn nъmero 7 de Zaragoza (Diligencias previas nє 108/2006). Asimismo, la parte Demandante en este procedimiento administrativo afirma que ninguno de los procesos judiciales existentes entre las partes versan sobre la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>.

Por su lado, el Demandado, en su Escrito de Contestaciуn a la Demanda afirma que Fadesa Inmobiliaria, SA entablу ante el Juzgado nє 19 de Zaragoza una demanda civil con la misma documentaciуn presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI y de la cual desistiу voluntariamente (adjunta el Demandado copia de la demanda de solicitud de medidas cautelares inaudita parte contra Acuda y Defemser, SL)

Asimismo, tambiйn invoca el Demandado el proceso penal por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y atentado contra la integridad fнsica y la seguridad de las personas en el que estб inmersa Fadesa Inmobiliaria, SA por la denuncia de mбs de 700 personas.

Finalmente, alega el Demandado que la Demandante ha presentado ante el Juzgado de Instrucciуn nє 7 de Zaragoza una ampliaciуn de querella que, segъn se entiende, se refiere y afecta de forma directa a la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>, de forma que, a su juicio, no se puede realizar ningъn procedimiento arbitral hasta que recaiga una sentencia judicial.

A la vista de todas estas alegaciones, debe recordarse que segъn el pбrrafo 18.a) del Reglamento, “en caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resoluciуn de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estarб facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resoluciуn”. Asн pues, en los casos en que la titularidad del nombre de dominio se estй dilucidando ante los Tribunales de Justicia, se reconoce la competencia del Grupo de expertos para tomar la decisiуn que entienda mбs oportuna sobre la continuidad del procedimiento administrativo.

Pues bien, en el presente caso, la Demandante afirma que no existe en la actualidad proceso judicial alguno sobre la titularidad del nombre de dominio <sindromefades.com>. Frente a esa afirmaciуn, la Demandada invoca la ampliaciуn de querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA contra Acuda y Defemser, SL, por considerar que se refiere y afecta de forma directa a la titularidad del nombre de dominio en conflicto.

Este Experto, despuйs de leer tanto la querella presentada por Fadesa Inmobiliaria, SA contra Acuda y Defemser, SL por presuntos delitos de injurias y calumnias, como la ampliaciуn de la querella, considera que en el procedimiento penal que se sigue como consecuencia de esta querella, no se discute la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>. Es verdad que en la querella, Fadesa Inmobiliaria, SA afirma que la propia denominaciуn del nombre de dominio constituye per se un delito de injurias, y que el propio nombre de dominio integra el tipo penal previsto en el art. 274.1 del Cуdigo penal espaсol. Pero no se discute en este procedimiento penal, al menos directamente, la titularidad del nombre de dominio <sindromefadesa.com>.

Por ello, este Experto, al amparo de la facultad que le confiere el pбrrafo 18.a) del Reglamento, decide la continuidad del presente procedimiento administrativo.

 

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4.a)i) de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio en conflicto y dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varias marcas espaсolas y comunitarias que protegen la denominaciуn Fadesa.

Por lo que se refiere al presupuesto de la confundibilidad entre el nombre de dominio de la Demandada y la marca o marcas de la Demandante, ha de tenerse en cuenta que segъn el pбrrafo 4.a i) de la Polнtica se requiere, literalmente, que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”. El pбrrafo citado de la Polнtica exige que exista confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio, sin necesidad de que tambiйn exista dicha confundibilidad entre los productos o servicios a los cuales se aplica la marca y los que se ofrecen bajo el nombre de dominio. Significa esto que la valoraciуn de la confundibilidad a que hace referencia la Polнtica no es equiparable a la clбsica nociуn de riesgo de confusiуn propia del Derecho de marcas. En efecto, en materia de marcas, el titular de una marca puede prohibir el uso de signos que por ser idйnticos o semejantes a la marca y por ser idйnticos o similares los productos o servicios a los cuales se refieren la marca y el nombre de dominio, originen un riesgo de confusiуn en el pъblico (Asн lo dispone, por ejemplo, el art. 34 de la Ley espaсola de Marcas de 2001, o el art. 9 del Reglamento comunitario de Marcas de 1994). En el Derecho de marcas la existencia del riesgo de confusiуn depende de dos factores, similitud entre signos y similitud entre productos o servicios. Es por ello que en ocasiones se puede infringir una marca, por existir riesgo de confusiуn, sin que exista confundibilidad entre los signos. Piйnsese en un signo parecido a la marca, pero no confundible que se usa para los mismos productos o servicios. En tal hipуtesis, analizando ambos factores (similitud entre signos y entre productos o servicios), el juzgador puede llegar a concluir que existe riesgo de confusiуn para el pъblico. Es por ello, que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se afirma que “la apreciaciуn global del riesgo de confusiуn implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideraciуn, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Asн, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa” (Sentencia de 29 de septiembre de 1998, apartado 19, asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha y Metro-Goldwyn-Mayer Inc. anteriormente Pathe Communications Corporation, Recopilaciуn, 1998, p. I-5532)

Pues bien, frente a lo que sucede en el Derecho espaсol y comunitario de marcas, en la Polнtica lo ъnico que se exige es valorar si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el pъblico normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer que se trata de los mismos signos, o al menos que el titular de la marca y el nombre de dominio coinciden, o que siendo diferentes media entre ellos algъn tipo de vнnculo.

Nуtese cуmo en la Polнtica no basta que la marca y el nombre de dominio sean similares o parecidos; han de ser confundibles. Y a este respecto, debe tenerse presente que la comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas. Asн, por ejemplo en la resoluciуn, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D2000-1199.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la mayorнa de las ocasiones existirб similitud cuando el nombre de dominio reproduzca la marca ajena acompaсada de un aсadido secundario, como puede ser una referencia territorial, un tйrmino genйrico o una indicaciуn descriptiva. Pero esto cambia cuando el aсadido que se le incorpora a la marca es un tйrmino claramente despectivo o peyorativo, pues ello hace que el pъblico sea plenamente consciente de que detrбs del nombre de dominio no se encuentra el titular de la marca, ni otra persona que cuente con su consentimiento, pues nadie se denigra a sн mismo.

De este modo, en el presente caso, el usuario de Internet, con un nivel de atenciуn medio, que introduzca en su ordenador el nombre de dominio <sindromefadesa.com> no puede creer que va a acceder a la web de la inmobiliaria Fadesa, o de alguien vinculado econуmicamente a ella. Para una persona de habla hispana es claro que “sindromefadesa” no es un tйrmino confundible con “fadesa”. Como afirma la propia Demandante en la Demanda, el uso del tйrmino “sнndrome” en relaciуn con la marca “Fadesa” implica asociar dicha marca con una enfermedad, pues la Real Academia de la Lengua Espaсola define “sнndrome” como “conjunto de sнntomas caracterнsticos de una enfermedad”. Esto significa que el nombre de dominio asocia la marca a una palabra peyorativa que indica claramente que el nombre de dominio no estб vinculado con el titular de la marca.

En la querella interpuesta el 11 de enero de 2006 por la Demandante contra el Demandado ante el Juzgado de Instrucciуn nъm. 7 de Zaragoza, se afirma literalmente que “la querellada ACUDA Y DEFEMSER, SL” registrу a su favor este dominio el 18 de noviembre de 2005. Su propia denominaciуn constituye, per se, un delito de injurias, dado el бnimo difamatorio que se pone de manifiesto al afirmar la existencia de una enfermedad o patologнa producida por FADESA…”. Sin entrar a valorar si existe o no dicho delito (para lo cual sуlo son competentes los Tribunales de Justicia), lo cierto es que si el nombre de dominio destaca el бnimo difamatorio de la marca, un internauta medio no puede creer que el titular de una marca registra un nombre de dominio con бnimo difamatorio de su propia marca. De este modo, el usuario de Internet creerб que ese nombre de dominio pertenece a un sujeto distinto al titular de la marca. La actitud denigratoria que el Demandante imputa al Demandado lejos de inducir a confusiуn entre ambos signos tiende a disiparla, toda vez que nadie en su sano juicio se denigra a sн mismo. (En este mismo sentido, expresamente, se manifiesta la resoluciуn del caso Les Elfes Verbier S.A v. Miguel Rojo Pйrez, Caso OMPI No. D2003-0593).

En esta misma lнnea, por ejemplo, las resoluciones de los casos Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi, Caso OMPI No.є D2000-1015; Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey, Caso OMPI No.є D2000-1104; McLane Company, Inc. v. Fred Craig, Caso OMPI No. D2000-1455; America Online, Inc. v. Johuathan Investments, Inc., and AOLLNEWS.COM, Caso OMPI No. D 2001-0918; Les Elfes Verbier S.A v. Miguel Rojo Pйrez, Caso OMPI No. D2003-0593.

Resulta, en definitiva, que el nombre de dominio en conflicto es similar a la marca de la Demandante, pero no hasta el punto de generar confusiуn. Es claro que los usuarios de Internet pueden asociar el nombre de dominio a la marca, esto es, que a la vista del nombre de dominio les venga a la mente la marca FADESA. Pero lo que estб claro es que no los confundirбn, pues el hecho de que en el nombre de dominio figure la palabra “sнndrome” hace que el usuario medio de Internet sea consciente de que el responsable de dicho nombre de dominio nada tiene que ver con el titular de la marca y que lo que pretende es criticar a dicho titular de la marca. Una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca. En este sentido, por ejemplo, la decisiуn del caso Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos, SL, Caso OMPI No. D2004-0735.

Alega la demandante que Fadesa Inmobiliaria, SA es una compaснa con presencia y proyecciуn internacional, en concreto y por el momento, en Portugal, Marruecos, Hungrнa y Polonia, que en particular, tiene registrada la marca FADESA en Marruecos, y que usuarios de otros paнses de habla no castellana y que no conozcan la lengua castellana, pueden buscar la marca FADESA en los motores de bъsqueda en Internet. Y al no apreciar el significado del vocablo “sнndrome”, pueden vincular la pбgina objeto de controversia con la marca del demandante, por lo que la confusiуn del nombre de dominio con la marca del Demandante se ve mбs clara aъn.

No obstante, el Demandante es una entidad espaсola que opera de forma destacada en el mercado espaсol. Esto justificarнa atender predominantemente al usuario de Internet hispanoparlante a la hora de valorar la confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio. Pero es que, ademбs, en este procedimiento la Demandante no prueba en modo alguno su presencia en mercados extranjeros. Como ъnica prueba de dicha proyecciуn internacional se refiere a la titularidad de una marca en Marruecos, considerando que este extremo queda acreditado porque la resoluciуn del procedimiento Fadesa Inmobiliaria, S.A. v. Flemming Madsen, Caso OMPI No. D2001-0570 reconoce la existencia de dicha marca. Sin embargo, dicha resoluciуn es de hace cinco aсos, perнodo durante el cual la marca puede haber caducado o haber sido declarada nula. Pero con todo, y aunque dicha marca con efectos en Marruecos estй en vigor, en nada cambia la conclusiуn de que los signos “fadesa” y “sнndromefadesa” no son confundibles.

En procedimientos anteriores, como Full Sall, Inc. v. Ryan Spevack, Caso OMPI No.. D2003-0502, se tuvo en cuenta el hecho de que al buscar informaciуn sobre la marca del demandante apareciese el nombre de dominio del demandado. Pero en ese caso esto se tuvo en cuenta porque el demandante probу que la apariciуn del nombre de dominio del demandado tenнa lugar en un lugar prominente dentro de los resultados de bъsqueda. No obstante, en el presente caso el Demandante no acredita que al buscar en un search engine informaciуn sobre Fadesa, entre los primeros resultados ofrecidos por el buscador se encuentre un enlace al sitio web <sindromefadesa.com>.

Ademбs, a mayor abundamiento y en referencia con el territorio de Marruecos, si un internauta de ese paнs quiere buscar informaciуn en Internet sobre la Demandante, deberб introducir la marca o la denominaciуn social de la Demandante en el buscador, y deberб hacerlo con los caracteres del alfabeto latino, pues la marca y la denominaciуn utilizan estos caracteres. De esta forma, el internauta marroquн que busca informaciуn sobre la Demandante por regla general conocerб el alfabeto latino (para poder introducir “Fadesa” como criterio de bъsqueda). Y en este sentido, no debe olvidarse que aunque el бrabe es la lengua oficial de Marruecos, la lengua de uso generalizado en los negocios es el francйs, de modo que lo mбs probable es que el internauta marroquн que busca informaciуn en la web sobre “Fadesa” conozca la lengua francesa. Y en francйs “sнndrome” se dice “syndrome” (al igual que en inglйs), de modo que un ciudadano marroquн, serб consciente de que el nombre de dominio pretende la crнtica de la marca, eliminбndose asн la confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio ahora en conflicto.

Por todas estas razones, la alegaciуn de la Demandante con relaciуn a la confundibilidad de la marca y el nombre de dominio para los internautas no hispanoparlantes, no puede prosperar.

En la hipуtesis de que un tribunal de justicia entendiese que el nombre de dominio <sindromefadesa.com> se utiliza en el trбfico econуmico, y siempre que lograse probarse el carбcter notorio o renombrado de las marcas de la Demandante, el proceder del Demandado podrнa quedar englobado en la Ley de Marcas espaсola de 2001 y en el Derecho de marcas de la Uniуn Europea, pero no en la Polнtica. Asн, dispone el art. 34.2 c) de la Ley espaсola, que “el titular de la marca registrada podrб prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el trбfico econуmico: … c) Cualquier signo idйntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que estй registrada la marca, cuando йsta sea notoria o renombrada en Espaсa y con la utilizaciуn del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexiуn entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carбcter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. Y en sentido similar se expresa el artнculo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria. En estos casos de protecciуn reforzada de la marcas notorias o renombradas no se exige que exista confusiуn en el consumidor. Sуlo que la marca y los signos sean semejantes (no confundibles) y que exista un aprovechamiento o un daсo a la reputaciуn de la marca.

Es verdad, que el Reglamento de la ICANN permite al Grupo de expertos estimar aplicables normas y principios de Derecho de un determinado paнs, lo cual parece abogar por una aplicaciуn de las normas antes citadas. No obstante, la posibilidad de aplicar otras normas diferentes a la Polнtica y Reglamento de la ICANN estб abierta cuando dichas normas o principios no entran en colisiуn con la Polнtica y Reglamento. Y a juicio de este Experto, como ya se ha expuesto, la Polнtica se aparta en este punto de la citada normativa en materia de marcas.

En todo caso, la presente decisiуn, adoptada en el estrecho margen de estos procedimientos ICANN, no debe servir para convalidar –por sн misma- un uso marcario del nombre de dominio aquн en disputa, ni para solicitar el registro de marcas correspondientes, ni para resistir una oposiciуn u otra clase de impugnaciуn a una solicitud de registro como marca de cualquiera de los nombres de dominio; y mucho menos debe servir esta resoluciуn como elemento a tener en cuenta a la hora dilucidar si el nombre de dominio o el contenido ofrecido bajo el nombre de dominio afecta o no al honor de la Demandante.

En definitiva, en la medida en que no se cumple el primero de los requisitos de la Polнtica, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el pбrrafo 4 de la Polнtica, no tiene sentido a entrar a analizar los requisitos relativos a la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado y al registro y uso de mala fe del nombre de dominio objeto del procedimiento.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Experto Ъnico desestima la Demanda.

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Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 26 de julio de 2006