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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri

Caso No. D2006-0740

 

1. Las Partes

La Demandante es Grupo Zena de Restaurantes, S.A., Madrid, Espaсa representada por Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, Espaсa.

La Demandada es Ri, Madrid, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <zena.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Register.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2006. El 13 de junio de 2006 el Centro enviу a Register.com vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 14 de junio de 2006 Register.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo y tйcnico. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de junio de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 6 de julio de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 11 de julio de 2006.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 18 de julio, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento. El escrito de Demanda se presentу en lengua espaсola y la Demandante ha solicitado que el procedimiento se desarrolle en dicha lengua. El Demandado no ha contestado la Demanda, pero ambas partes son espaсolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Experto, haciendo uso de la facultad contenida en el pбrrafo 11.a) del Reglamento, estima que el espaсol debe ser la lengua del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, Grupo Zena de Restaurantes, S.A., es titular ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas de las siguientes marcas, en la clase 42 del Nomenclбtor Internacional (“servicios propios de restaurantes, cafeterнas y demбs servicios propios del ramo de hostelerнa”):

- Marca denominativa nє 2.407.741 ZENA, solicitada el 13 de junio de 2003, y actualmente en vigor.

- Marca denominativa nє 2.417.862 GRUPO ZENA DE RESTAURACIУN, solicitada el dнa 27 de julio de 2001, y actualmente en vigor.

- Marca mixta nє 2.419.814 GRUPO ZENA DE RESTAURACIУN, solicitada el dнa 6 de agosto de 2001, y actualmente en vigor.

La Demandante es titular del nombre de dominio <zena.es>. La pбgina web a la que se vincula dicho dominio, ofrece informaciуn corporativa de la empresa.

El Grupo Zena de Restaurantes, S.A., es conocido en el бmbito empresarial y mбs concretamente en el sector hostelero.

El nombre de dominio <zena.com> fue registrado el 10 de noviembre de 1999.

El contenido actual de la Web a la que se accede a travйs del nombre de dominio en disputa, <zena.com>, es absoluta reproducciуn de la pбgina Web de la Demandante, alojada en el nombre de dominio <zena.es>, titularidad de йsta.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega:

Que es el principal Grupo de restauraciуn en Espaсa, Grupo Zena de Restaurantes, S.A., constituida en 2001, una de las mбs destacadas empresas de restauraciуn multimarca y la primera empresa espaсola de franquicias de establecimientos de restauraciуn.

Que de conformidad con la base de datos Whois el nombre de dominio <zena.com> ha sido registrado por Ri, no correspondiendo este dato a ninguna persona fнsica o jurнdica conocida.

Que es titular registral de la marca ZENA, asн como de marcas que contienen la denominaciуn Zena, segъn acredita con los documentos nъmeros 3, 4 y 5.

Que desarrolla actividad a travйs del nombre de dominio <zena.es> desde el 1 de junio de 2001, suponiendo йste un canal de comunicaciуn imprescindible con sus clientes.

Que tiene interйs legнtimo en obtener el nombre de dominio <zena.com>, no sуlo para continuar con el cumplimiento de sus objetivos empresariales, aprovechando las ventajas competitivas que le ofrece Internet, sino tambiйn para evitar que terceros hagan un uso fraudulento como el que viene desarrollando el Demandado.

Que ha intentado recuperar con anterioridad a este procedimiento el nombre de dominio <zena.es>, siendo el resultado negativo al no poder contactar con el Demandado, lo que, en su opiniуn, sustenta la falsedad de los datos de contacto dados por йste al registrar el nombre de dominio.

Que el Demandado no ha desarrollado ningъn tipo de actividad dentro de la pбgina Web <zena.com>; es mбs, que el dominio estб redireccionado a la pбgina Web de la Demandante <zena.es>.

Que el nombre de dominio <zena.es> objeto de la demanda es idйntico, o cuando menos confusamente similar, a la marca notoria “ZENA”, cuya titularidad ostenta. Y que analizada la estructura del nombre de dominio, se debe concluir que la elecciуn del mismo por el Demandado no puede ser fruto del azar sino de un acto premeditado.

Que en virtud del pбrrafo 5.a) del Reglamento solicita se tengan en especial consideraciуn las leyes y principios del derecho espaсol, aplicable al presente supuesto por ser ambas partes residentes en territorio espaсol. Y especialmente se tenga presente la Ley 17/2001 de Marcas espaсola, y concretamente su artнculo 34.

Que el Demandado carece de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio objeto de demanda porque 1) no es titular de ninguna marca que contenga el tйrmino “zena” ni estб autorizado por la Demandante para utilizar esa denominaciуn, 2) tampoco realiza desde el nombre de dominio oferta de productos o servicios de buena fe, como exige la Polнtica y, 3) no es conocido en el mercado ni se le puede identificar con la denominaciуn que constituye el nombre de dominio.

Que el dominio ha sido registrado de mala fe porque el hecho de que los datos de registro sean falsos, implica en sн mismo un registro de mala fe, como declaran diversas Decisiones del Centro, que aporta.

Que, igualmente, el uso es de mala fe, siguiendo el criterio de Decisiones del Centro que consideran como tal la tenencia de un nombre de dominio a los ъnicos efectos de servir de redirecciуn hacia la pбgina del titular marcario. Aсadiendo que, ademбs, este uso revela la intenciуn del Demandado de obstaculizar al titular de la marca poder reflejarla como nombre de dominio en cualquier nivel y extensiуn.

Que por todo lo expuesto solicita le sea transferido el nombre de dominio <zena.com>.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones de la Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

El Experto deberб examinar los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica. Estos son los siguientes:

i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de producto o servicio sobre la que la Demandante tenga derechos.

ii) que el Demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio.

iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisiуn de la Demanda sobre la base de (a) las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, (b) lo dispuesto en la Polнtica Uniforme y en el propio Reglamento, y (c) de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Para justificar el cumplimiento de este requisito, la Demandante, de las diversas marcas de las que es titular, alega la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusiуn entre su marca ZENA y el nombre de dominio <zena.com>.

El Experto considera que, efectivamente, entre el nombre de dominio <zena.com> y la marca ZENA de la Demandante, puede afirmarse que existe total identidad hasta el punto de crear confusiуn entre ambos.

La ъnica diferencia existente entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio impugnado se refiere a la extensiуn “.com”, caracterнstica de un dominio genйrico. Como numerosas Decisiones UDRP del Centro han concluido, estas extensiones por ser de obligatoria inclusiуn en los dominios de primer nivel, no deben entrar en el anбlisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca de la Demandante. En efecto, en la comparaciуn entre la marca y el nombre de dominio, la inclusiуn en йste de los elementos .com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificaciуn en cuanto a la identidad, puesto que el usuario internauta ъnicamente centrarб su atenciуn en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Asн se recoge entre otras en las siguientes Decisiones: Segway LLC v. Chris Hoffman, Caso OMPI Nє. D2005-0023; Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI Nє. D2004-0721; ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini, Caso OMPI Nє. D2001-1425; y Myrurgia, S.A. v. Javier Ivбn Madroсo, Caso OMPI Nє. D2001-0562.

El Experto entiende, en consecuencia, cumplido el requisito contenido en el pбrrafo 4.a.i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El Demandado no ha contestado a la demanda por lo que ha sido imposible conocer su versiуn de los hechos. Con ello, ademбs, perdiу la oportunidad de aportar prueba alguna acerca de los derechos o intereses legнtimos que pudiera ostentar sobre el nombre de dominio <zena.com>.

El Experto interpreta que esta falta de respuesta puede ser debida a que el Demandado carece de la argumentaciуn necesaria para acreditar tal extremo, pues, de otro modo, hubiera sido de esperar una posiciуn activa a la hora de defender sus intereses.

El Experto ha examinado, ademбs, los diferentes indicios a travйs de los cuales se podrнa determinar la existencia de interйs legнtimo o derecho del Demandado, atendiendo a lo establecido en el pбrrafo 4.c) de la Polнtica y ha verificado que los antecedentes acreditan que:

- no consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular.

- el Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registrу el nombre de dominio, oferta alguna de productos o servicios de buena fe. Es mбs, en el momento actual, el contenido de la pбgina a la que se accede desde <zena.com> es exactamente el mismo que el de la pбgina Web <zena.es>, cuya titularidad ostenta la Demandante, lo que significa que, no sуlo no realiza oferta alguna de buena fe, sino que, ademбs, parece estar vulnerando los derechos de propiedad intelectual de la Demandante sobre el contenido de su pбgina Web. Por lo tanto, el uso que el Demandado hace del nombre de dominio no puede calificarse de leal y legнtimo.

- el Demandado no es conocido por el nombre de dominio. De hecho el nombre del titular que figura en los datos de registro del nombre de dominio no coincide con ninguna persona fнsica o jurнdica, segъn ha alegado la Demandante, y en cualquier caso, no coincide con el nombre de dominio <zena.com>.

Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el pбrrafo 4.a.ii) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En el tercero de los requisitos exigidos por la Polнtica, el Experto ha de examinar, en virtud de la informaciуn que obra en su poder, si el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio de mala fe.

En cuanto a la mala fe en el registro, el Experto ha de interpretar, que, a pesar del hecho de que el nombre de dominio fue registrado con anterioridad a la marca ZENA, titularidad de la Demandante, parece plausible considerar que el Demandado conociera ya de la existencia de la Demandante y del nombre por el que se la identificaba, ya que segъn el documento nє 1 de la demanda, en 1981 el Grupo Zena se convirtiу ya en el primer franquiciado de Burger King, conocidнsima cadena de restaurantes de comida rбpida.

Asнmismo, el hecho de que el tйrmino utilizado para registrar el nombre de dominio fuera Zena, vocablo que carece de sentido propio y que no se ha acreditado que se halle vinculado en algъn modo al Demandado, unido a lo anteriormente seсalado, puede inducir a pensar que su origen no procede de la imaginaciуn del Demandado, sino del conocimiento que йste tenнa de la Demandante.

En cualquier caso, y por si esto no fuera suficiente para demostrar que el registro se efectuу de mala fe, el hecho de que los datos registrales del nombre de dominio aparentemente sean falsos o inexactos, acreditarнa esta circunstancia. Y asн, hay numerosas Decisiones que lo establecen, entre otras: Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI Nє. 2000-0003; Home Director, Inc. v. HomeDirecto, Caso OMPI Nє. D2000-0111;, Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce, Caso OMPI Nє. D2002-0155, Wachovia Corporation v. Meter Carrington, Caso OMPI Nє. D2002-0775, y Action Instruments, Inc. v. Technology Associates, Caso OMPI Nє. D2003-0024.

En lo relativo al uso de mala fe del nombre de dominio, ha quedado acreditado a travйs del documento nє 16 que acompaсa al escrito de demanda, asн como de la consulta que el Experto ha hecho a la Web del Demandado, que el nombre de dominio <zena.com> reproduce la pбgina Web de la Demandante. Pues bien, segъn numerosas Decisiones UDRP de la OMPI, esto es una muestra evidente del uso de mala fe. Asн, por su claridad, se trascribe parte de una de las Decisiones citadas en la demandaCaja de Ahorros de Vitoria y Alava – Araba Eta Gazteiko Aurrezki Kutxa Caja Vital v. El Tempranillo, Caso OMPI nє D2004-0066, El Experto Manuel Moreno-Torres, seсalaba: “…aquellos titulares de nombres de dominio que no utilizan para sн el nombre de dominio (por ejemplo, redireccionando el nombre de dominio a la pбgina web del titular marcario) se colocan en una posiciуn similar a la de aquellos que realizan un uso pasivo de los nombres de dominio idйnticos o similares a marcas de productos o servicios por lo que en dichos casos se da el requisito de la mala fe”.

Como bien es sabido, la tenencia pasiva de un nombre de dominio siempre es interpretado, en todas las Decisiones UDRP del Centro, como un uso de mala fe. Sirvan como base a esta afirmaciуn las siguientes: Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, Caso OMPI Nє. D2000-0001; Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cбdiz, Mбlaga, Almerнa Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI Nє. D2000-1402; Banco Rнo de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso OMPI Nє. D2001-0173; Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”) v. Enric-Josep, Caso OMPI Nє. D2001-0438; y Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y Josй Socorregut Domйnech; Caso OMPI Nє. D2002-1026.

Por ъltimo, debe concluir este Experto que el uso que el Demandado realiza del nombre de dominio revela su conocimiento de la existencia de la Demandante.

Por todo lo expuesto el Experto entiende que queda cumplido el tercer requisito contenido en el pбrrafo 4.a.iii) de la “Polнtica”.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <zena.com> sea transferido a la Demandante.

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Marнa Baylos Morales
Experto Ъnico

Fecha: 28 de julio de 2006