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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Agustнn Mateo Garcнa v. BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom)

Caso N° D2006-0767

 

1. Las Partes

La parte demandante es Agustнn Mateo Garcнa, con domicilio en Valencia, Espaсa y representado por Eduard Chaveli Donet, con domicilio en Valencia, Espaсa (en adelante, el “Demandante”).

La parte demandada es BemarNet Management (Derribosmateo-com-dom), con domicilio en Valencia, Espaсa y representada por Javier A. Maestre Rodrнguez, con domicilio en Madrid, Espaсa (en adelante, la “Demandada”).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de Dominio <derribosmateo.com> (en adelante, el “nombre de dominio”).

La entidad registradora del nombre de dominio es DSTR Acquisition VII, LLC (en adelante, “Dotregistrar.com”).

 

3. Iter Procedimental

El Demandante presentу su escrito de demanda (en adelante, la “demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 20 de junio de 2006. El 22, 27 y 28 de junio de 2006 el Centro enviу a Dotregistrar.com por medio de correo electrуnico sendas solicitudes de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio. El 28 de junio de 2006 Dotregistrar.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del nombre de dominio, proporcionando a su vez los correspondientes datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de julio de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijу para el 25 de julio de 2006. La Demandada presentу su escrito de contestaciуn a la demanda (en adelante, el“escrito de contestaciуn”) ante el Centro el 13 de julio de 2006.

El Centro nombrу a Albert Agustinoy Guilayn, Mario A. Sol Muntaсola y Luis Larramendi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos el 20 de septiembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de la marca mixta espaсola nє 1770452 DERRIBOS MATEO, la cual ha venido utilizando desde su registro para el desarrollo de sus actividades profesionales.

La Demandada es una sociedad espaсola especializada en la prestaciуn de servicios tecnolуgicos, entre los cuales destaca el registro de nombres de dominio y desarrollo y mantenimiento de pбginas web. En este sentido, el registro del nombre de dominio se derivу de un encargo de una sociedad espaсola denominada Derribos Mateo, S.L., la cual solicitу de la Demandada igualmente el desarrollo de su sitio web corporativo, vinculбndose al nombre de dominio.

El Demandante habнa mantenido una larga relaciуn con la sociedad Derribos Mateo, S.L., cuyo principal accionista es Antonio Mateo Garcнa, hermano del Demandante. De hecho, el Demandante habнa sido partнcipe desde 1984 (aсo de constituciуn de la sociedad) en el capital de la citada sociedad para, posteriormente y debido a diferencias con D. Antonio Mateo Garcнa, abandonar dicha posiciуn. No obstante, poco antes de desprenderse de su participaciуn en la sociedad Derribos Mateo, S.L. en agosto de 1993 el Demandante procediу al registro de la mencionada marca mixta espaсola, cuya concesiуn fue publicada por la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas el 1 de enero de 1994.

Dicho registro fue impugnado por Derribos Mateo, S.L. el 25 de enero de 1996 ante un juzgado de primera instancia de Valencia. En la correspondiente demanda, Derribos Mateo, S.L. solicitaba su pleno derecho de uso de la mencionada marca, acompaсado del cese inmediato en el uso de la misma por parte del Demandante. En su sentencia, el juzgado de primera instancia de Valencia desestimу las pretensiones de Derribos Mateo, S.L., confirmando los derechos del Demandante sobre la citada marca.

Dicha sentencia fue objeto de recurso de apelaciуn ante la Secciуn Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, la cual terminу fallando a favor de Derribos Mateo, S.L. estableciendo que correspondнa a favor de dicha sociedad una “cuota indivisa del 50 % del nombre de dominio para emplear la denominaciуn Derribos Mateo, como marca grбfica para distinguir los servicios de su empresa”.

De nuevo, dicha sentencia fue recurrida en casaciуn por el Demandante ante el Tribunal Supremo espaсol, cuya sala de lo civil terminу estimando el citado recurso el 15 de febrero de 2005, anulando la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia y confirmando нntegramente la sentencia originalmente emitida por el juzgado de primera instancia de Valencia anteriormente mencionada.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el nombre de dominio fue registrado el 28 de junio de 2004 y en el momento de la presentaciуn de la demanda en el presente procedimiento se encontraba vinculado al sitio web corporativo de Derribos Mateo, S.L., ofreciendo informaciуn sobre la historia y servicios de la citada sociedad.

Al momento de emitir la presente decisiуn, no obstante, el estado de dicha pбgina web ha cambiado, encontrбndose desactivada.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la demanda el Demandante expone los siguientes argumentos:

- Que desde el 5 de julio de 1993 es pleno titular de la marca mixta espaсola “Derribos Mateo”, titularidad que ha sido confirmada por sentencia firme a nivel espaсol;

- Que el nombre de dominio es idйntico a la parte denominativa de la referida marca, lo cual –de acuerdo con decisiones anteriormente adoptadas en el marco de la Polнtica– constituye suficiente para considerar una identidad suficiente a nivel de la mencionada Polнtica;

- Que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. En este sentido, indica el Demandante que la Demandada no ostenta licencia o autorizaciуn alguna que le permita utilizar la marca “Derribos Mateo” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio. Indica asimismo el Demandante que el uso hecho del nombre de dominio constituye una infracciуn de sus derechos sobre la mencionada marca, en el sentido previsto en los artнculos 34.1 y 34.3(e) de la Ley espaсola Nє 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

- Que, en el mismo sentido indicado en el punto anterior, indica el Demandante que tampoco puede considerarse que Derribos Mateo, S.L. ostente un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio, habida cuenta del hecho que no tiene licencia o autorizaciуn alguna para utilizar el nombre de dominio. De este modo, considera el Demandante que el uso de dicho nombre de dominio por parte de Derribos Mateo, S.L. constituye un uso ilegнtimo y desleal de la marca de la que es titular.

- Que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe por la Demandada. En este sentido, indica el Demandante que, a pesar de que pudiera entenderse que la Demandada hubiera actuado como mera prestadora de los servicios de tramitaciуn del registro del nombre de dominio, es contra quien debe dirigirse la Demanda y evaluar, consecuentemente, su actuaciуn respecto al nombre de dominio. De este modo, el Demandante considera que la Demandada ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio porque impide al Demandante reflejar la marca de la que es titular en el correspondiente nombre de dominio. Igualmente, considera el Demandante que, al actuar por encargo de Derribos Mateo, S.L., estб colaborando con una actuaciуn de mala fe –en el sentido de la Polнtica–, al utilizar el nombre de dominio para atraer de forma intencionada usuarios de Internet eventualmente interesados en los servicios del Demandante. Indica en el mismo sentido el Demandante que la actuaciуn de la Demandada estб perturbando ilegнtimamente el desarrollo de sus actividades en Internet.

B. Demandado

En el escrito de contestaciуn a la demanda, la Demandada incluye los siguientes argumentos:

- Que, a pesar de que Bemarnet Management consta como Demandada en el presente procedimiento, la empresa que estб haciendo un uso efectivo del nombre de dominio es la sociedad espaсola Derribos Mateo, S.L. En este sentido, la Demandada se define como una mera intermediaria tйcnica, encargada por Derribos Mateo, S.L. de registrar y utilizar el nombre de dominio para el desarrollo del sitio web corporativo de la mencionada sociedad;

- Que el registro y uso del nombre de dominio se funda en la denominaciуn social de Derribos Mateo, S.L., la cual –incluso antes de su constituciуn formal- ha venido sirviйndose de dicha denominaciуn para el desarrollo de sus actividades comerciales;

- Que la Demandada ostenta un interйs legнtimo sobre el nombre de dominio, al responder su registro y utilizaciуn a la ejecuciуn de un encargo profesional que le efectuу la sociedad Derribos Mateo, S.L. Ello no obstante, indica la Demandada que el interйs legнtimo que en ъltima instancia ha de tenerse en cuenta para la estimaciуn o no de la demanda es el de Derribos Mateo, S.L., empresa que efectivamente viene utilizando y utiliza el nombre en cuestiуn;

- Que, al ostentar la Demandada un interйs legнtimo en el sentido descrito en el punto anterior, en ningъn caso podrб considerarse que ha registrado y utilizado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, indica la Demandada que la ausencia de mala fe es igualmente justificable por el hecho de que el registro del nombre de dominio por la Demandada se deriva de un encargo profesional recibido de uno de sus clientes, el cual simplemente pretendнa trasladar su denominaciуn social al entorno de Internet sin estar dirigido a aprovecharse de la marca titularidad del Demandante;

- Que el conflicto planteado en el presente procedimiento excede el бmbito de la Polнtica, al derivarse de un conflicto estrictamente contractual, societario y marcario que deberнa ser plenamente resuelto en vнa judicial espaсola;

- Que al presentar la demanda, el Demandante ha incurrido en un supuesto de secuestro a la inversa del nombre de dominio (“Reverse Domain Hijacking”), tal y como dicho concepto ha sido definido de forma recurrente por decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, el Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carбcter idйntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de la marca de la que el Demandante es titular;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y

- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

A continuaciуn se analizarб la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Polнtica en relaciуn con el presente caso.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

De acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente decisiуn, el Demandante es titular de una marca basada en la denominaciуn “Derribos Mateo”, la cual ha venido utilizando durante aсos para el desarrollo de sus actividades comerciales.

Si se compara el nombre de dominio con la mencionada marca, se puede comprobar que existe solamente la diferencia consistente en que el nombre de dominio no incluye un espacio de separaciуn entre las dos palabras que lo componen, ademбs de incorporar el sufijo “.com”.

Esta diferencia, no obstante, no deberнa considerarse relevante a los efectos de la presente decisiуn pues se deriva de la actual configuraciуn tйcnica del sistema de nombres de dominio (DNS). Asн lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, las decisiones en New York Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth, Caso OMPI Nє D2000-0812, o en, A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Caso OMPI Nє D2003-0172).

De este modo, este Grupo de Expertos considera que, a efectos de la Polнtica, el nombre de dominio es idйntico a la marca de la que el Demandante es titular y que, consiguientemente, en el presente caso concurre la primera de las condiciones previstas en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

El pбrrafo 4.c) de la Polнtica contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Polнtica.

En concreto tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por la denominaciуn contenida en el nombre de dominio, aъn cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los usuarios de Internet de forma equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas titularidad de la Demandante con бnimo de lucro.

A efectos de evaluar la eventual concurrencia de alguna de las circunstancias anteriormente mencionadas en el presente caso, debe determinarse previamente quй entidad ha de ser considerada en el marco del presente procedimiento como demandada en el sentido previsto por la Polнtica. En este sentido, no cabe sino insistir en la claridad con la que queda dilucidada dicha cuestiуn en el pбrrafo 1 del Reglamento en el que, al definirse el concepto de “demandado”, se indica que deberб entenderse por tal el “titular del registro de un nombre de Dominio contra el cual se ha iniciado una actuaciуn en relaciуn con una demanda”.

Teniendo en cuenta dicha definiciуn, este Grupo de Expertos debe considerar como Demandada precisamente a Bemarnet Management, sin perjuicio de tener en cuenta las circunstancias vinculadas al registro y uso del nombre de dominio por parte de aquella y, especialmente, el encargo recibido de Derribos Mateo, S.L. para el registro del nombre de dominio para albergar su sitio web corporativo. Dicha interpretaciуn parece congruente con la aplicada de forma recurrente en anteriores decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, entre otras las decisiones Maureen A. Healy v. Andreas Kuhlen, Caso OMPI Nє D2000-0698; Henning Mediation & Arbitration Service, Inc. and eNeutral Inc. v. Corblet Corporation, Caso OMPI Nє D2003-0441; Dr. Ing. H. C. F. Porsche AG v. Ron Anderson, Caso OMPI Nє D2004-0312; y, Antonio de Felipe v. Registerfly.com, Caso OMPI Nє D2005-0969).

Habiendo hecho la anterior aclaraciуn, cabe seсalar que en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna de las mencionadas en el pбrrafo 4.c) de la Polнtica ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interйs legнtimo por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta los siguientes elementos:

- En ningъn caso puede considerarse que la Demandada haya vinculado el nombre de dominio a una “oferta de buena fe de productos o servicios” propios, puesto que, por el contrario, dicha oferta no le era propia sino que era la de uno de sus clientes y, consiguientemente, no podнa considerarse como un uso legнtimo en el sentido por la Polнtica.

- En ningъn momento ni en forma alguna la Demandada ha sido conocida bajo la denominaciуn “Derribos Mateo”, puesto que la misma, en su caso, corresponderнa a la entidad que habнa encargado el registro y uso del nombre de dominio y que, tal y como se ha indicado con anterioridad, no puede ser considerada como demandada en el marco del presente procedimiento. De este modo, tampoco ha lugar a la aplicaciуn de este supuesto en el presente procedimiento.

- Tampoco puede considerarse que la Demandada haya hecho un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, puesto que, de hecho, estaba actuando por encargo de un tercero, por lo que dicho uso le era ajeno y, en todo caso, respondнa a un encargo comercial.

Teniendo en cuenta todo lo indicado, este Grupo de Expertos considera que la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica ha sido acreditado por el Demandante en el marco del presente procedimiento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El ъltimo de los elementos previstos por la Polнtica es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde un primer momento por las decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI Nє D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI Nє D2000-0001,) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilizaciуn.

En este sentido, a efectos de evaluar la eventual concurrencia de la mencionada mala fe en el presente caso, este Grupo de Expertos considera imprescindible recordar una vez mбs las circunstancias asociadas al registro y uso del nombre de dominio por parte de la Demandada. En especial cabe recordar:

- Que la Demandada es una empresa especializada en la prestaciуn de servicios informбticos, entre los cuales se incluyen el registro de nombres de dominio y el desarrollo y mantenimiento de pбginas web;

- Que, tal y como ha acreditado documentalmente la Demandada, el registro del nombre de dominio –y su posterior vinculaciуn con la pбgina web corporativa de Derribos Mateo, S.L.–, se derivу de un encargo profesional de una sociedad que cumplнa las dos condiciones siguientes:

(i) Se trataba de una sociedad cuya denominaciуn social, tal y como constaba y consta en el Registro Mercantil espaсol, correspondнa totalmente a la denominaciуn de que se compone el nombre de dominio; y

(ii) Se trataba de una sociedad que, en el momento de realizar el mencionado encargo –asн como en el momento de registro del nombre de dominio–, habнa sido judicialmente habilitada para utilizar la marca espaсola que se correspondнa con el nombre de dominio.

Teniendo en cuenta las circunstancias indicadas, no parece que el registro del nombre de dominio pueda considerarse derivado de una actuaciуn de mala fe en el sentido previsto por la Polнtica. Asн, el ъnico elemento susceptible de crнtica es la identificaciуn en la base de datos Whois de la Demandada como (aparente) plena titular del nombre de dominio, cuando de hecho actuaba en dicho registro como mera intermediaria tйcnica a favor de la sociedad Derribos Mateo, titular de hecho del nombre de dominio. Sin embargo, no parece que dicho extremo, a pesar de ser criticable desde de un punto de exactitud y veracidad en los datos de registro, sea suficientemente relevante como para elevar la actuaciуn de la Demandada al nivel de mala fe en el sentido previsto por la Polнtica.

Tampoco parece que el uso del nombre de dominio pueda considerarse basado en criterios de mala fe –tal y como se definen en la Polнtica. En este sentido, cabe recordar que desde un primer momento, el nombre de dominio se encontrу asociado a la pбgina web corporativa de la sociedad Derribos Mateo, S.L. Dicho uso confirma el carбcter de encargo en el que se basу la Demandada a la hora de registrar y posteriormente utilizar el nombre de dominio.

De hecho, йsta es una diferencia significativa entre las circunstancias aplicables al presente procedimiento y las que aplicaron al procedimiento referido en , Agustнn Navarro Navarro v. Antonio Navarro Navarro y Beatriz Martнnez, S.L. Caso OMPI Nє DES2006-0011. En efecto, en dicho procedimiento el especialista encargado de resolver constatу que el nombre de dominio en cuestiуn (<derribosmateo.es>) no estaba siendo utilizando en modo alguno desde su registro, considerando que dicha falta de uso constituнa una incongruencia con el supuesto encargo de Derribos Mateo, S.L. para el desarrollo y hospedaje del sitio web corporativo de la mencionada sociedad. Esta incongruencia no se da en el presente caso, puesto que, atendiendo a las evidencias presentadas por las partes, parece claro que desde un primer momento existiу una voluntad real de uso.

A modo de conclusiуn, cabe recordar que la disputa de la que es objeto el presente procedimiento no se deriva estrictamente de la titularidad sobre el nombre de dominio, sino que se entronca con un largo y complejo enfrentamiento entre las partes que supera el бmbito estrictamente referido a los nombres de dominio. De este modo, la Polнtica no parece ser el instrumento уptimo para la resoluciуn definitiva de la disputa entre las partes, sino que dicha soluciуn plena y referida a todos los aspectos relevantes de la disputa entre las partes deberнa obtenerse ante los tribunales de justicia.

Teniendo en cuenta lo indicado hasta este punto, este Grupo de Expertos considera que el Demandante no ha acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones requeridas por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica para la estimaciуn de la demanda.

 

7. Secuestro a la inversa del nombre de dominio

Tal y como se ha indicado al resumir los argumentos de la Demandada, йsta considera que la presentaciуn de la demanda constituye un acto claro de intento de secuestro inverso del Nombre de Dominio (“reverse domain name hijacking”), tal y como dicho concepto se encuentra definido en el pбrrafo 15.e) del Reglamento y ha sido interpretado por las decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica (ver, entre otras, las decisiones Innovative Measurement Solutions, Inc. v. Hart Info Systems, Caso OMPI Nє D2001-0552; Windsor Fashions, Inc. v. Windsor Software Corporation, Caso OMPI Nє D2002-0839; usDocuments, Inc. v. Flexible Desgins, Inc./Craig Dinan, Caso OMPI Nє D2003-0583; Consejo de Promociуn Turнstica de Mйxico, S.A. de C.V. v. Latin America Telecom, Inc, Caso OMPI Nє D2004-0242; Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, Caso OMPI Nє D2005-0309; yTrailblazer Learning, Inc. dba Trailblazer v. Trailblazer Enterprises, Caso OMPI Nє D2006-0875).

Teniendo en cuenta las circunstancias descritas a lo largo de la decisiуn, este Grupo de Expertos no considera que la actuaciуn del Demandante se haya basado en una voluntad basada en la mala fe o en el бnimo de obstaculizar las actividades de la Demandada. De este modo, este Grupo de Expertos no considera que haya lugar a la solicitud de la Demandada de declarar la actuaciуn del Demandante como un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, este Grupo de Expertos desestima la demanda.

Albert Agustinoy Guilayn Experto Presidente
Mario A. Sol Muntaсola Experto	Luis Larramendi Experto

Fecha: 17 de octubre de 2006